文/集佳知识产权代理有限公司 薛晨光

　　在专利侵权诉讼程序中，被控侵权技术方案是否落入涉案专利保护范围的判定，在不属于相同侵权的基础上，还需要进一步进行是否属于等同侵权的判断。

　　《专利法》第五十九条第一款规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

　　《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释〔2015〕4号）第十七条规定：

　　专利法第五十九条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”，是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。

　　等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

　　★什么是等同特征

　　“等同特征”的使用最早是在美国司法案例当中提出，并随着司法实践的逐渐演变，目前，在美国、德国及日本等国家的专利侵权判例中，等同原则均有成熟应用。我国《专利法》未明确界定“等同特征”，具体在相关司法解释当中给出了明确释义。

　　此外，《专利审查指南》关于检索的部分（第二部分第七章），针对确定检索要素的相关规定中也有涉及“等同特征”的描述：“在确定反映技术方案的检索要素时，不仅要考虑技术方案中明确的技术特征，必要时还应当考虑技术方案中的某些技术特征的等同特征。等同特征是指与所记载的技术特征相比，以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且所属技术领域的技术人员能够联想到的特征。在确定等同特征时，应当考虑说明书中描述的各种变型实施例、说明书中不明显排除的内容等因素”。这里，关于“等同特征”的规制性内容主要用于专利申请的实质审查检索程序，以全面评价相关申请的新颖性和创造性。也即，并非当然地适用于专利侵权判定程序。

　　较之于《专利审查指南》检索部分提及的“等同特征”，最高院法释〔2015〕4号《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中关于“等同特征”的客观判断部分的表述是相同的：以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果。但在主观判断部分的表述略有区别：本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征。显然，针对能够想到的技术特征的认定，《专利侵权判定指南》中特别强调了无需经过创造性劳动能够想到的限制，由此在等同原则的适用上增加了一层约束。

　　笔者理解，“等同原则”的适用相当于对权利人权益的扩充性保障，以避免字面解释所导致的权利损失。那么，在该扩充性保障的基础上，进一步约束“能够想到的技术特征”需要达到无需经过创造性劳动的程度，无疑是对社会公众权益的有效平衡，也就是说，行为人经过创造性劳动所获得的技术手段，不应当被认定为等同特征，符合专利制度用于规制权利人与社会公众之间的利益平衡的立法本意。

　　案例：（2004）桂民三终字第15号

　　涉案专利ZL98231113.3的专利权人王本淼将该实用新型专利许可鼎基公司在指定的行政区域境内独占实施许可。鼎基公司以巨星公司生产及销售的薄壁管件行为已经构成对其独占实施许可权的侵害为由，向一审法院提起诉讼。

　　ZL98231113.3附图

　　该案的焦点问题在于，被控产品技术特征C与涉案专利技术特征（3）相比是否构成等同特征的判断。也就是说，被控产品筒体的“玻璃纤维布夹”是否为权利要求中记载的管玻璃纤维布层数为“不少于二层”为等同特征。

　　首先，权利要求明确记载筒管玻璃纤维布层数为“不少于二层”，实际上该限定本身已排除一层的实现方式。其次，还应当注意说明书对于权利要求的解释作用对等同特征认定的约束作用，客观上，涉案专利说明书明确记载了“可以少到仅两层”，并基于此强调其技术效果。 因此，在等同特征判断时，不应当再将权利要求限定已经排除的一层的实现方式认定为“不少于二层”的等同特征，以有效平衡社会公众的权益。 此外，该案二审判决体现了另外一个观点：由于早于本案专利发明存在着筒底及筒管组成混凝土薄壁筒体构件的公知技术，所以，被控侵权物在筒管上使用一层玻璃纤维布更接近于公知技术。沿用与公知技术相近似的技术方案，属于公众的权利。尽管该观点与等同特征的判断无直接关联，但在该判决中进一步依职权从现有技术抗辩的角度进行了评述，无疑为事实认定提供了另一维度的支撑。

　　★撰写需要注意的细节

　　根据专利民事侵权案件的不完全统计，被控侵权行为与涉案专利相比构成等同侵权案件占比较高，特别是侵权行为人的规避意识日趋增强。为了便于权利人在后续民事诉讼程序进行能够充分主张权利，在撰写申请文件及答复程序时建议注意以下细节：

　　第一，说明书中扩展性说明。

　　“等同原则”相当于对权利人权益的扩充性保障，说明书中关于技术手段、功能作用及技术效果的描述应当作相应的扩展性描述，以避免说明书及附图的解释说明作用对于等同特征认定的约束作用。

　　第二，授权审查程序中申请人的答辩意见需谨慎处理。

　　在等同判定过程中，权利人的主张受“禁止反悔原则”的限制，因此，在答复审查意见的过程中，申请人的观点同样需要特别关注，以避免后续维权程序影响等同特征的认定。当然，专利权人在无效宣告程序的主张，同样可用于“禁止反悔原则”的适用。

　　第三，注意权利要求的撰写层次与说明书扩展说明的必要对应关系。

　　通常，我们在撰写独立权利要求时会进行合理的概括上位，同时部分申请人习惯于权项数能够有所控制，以控制申请费用。基于这种情况，需要特别注意权利要求的撰写层次，也就是说，权利要求的从权布局应当与说明书的技术扩充的一致性。

　　例如，交底书中所交待的技术特征为A1，说明书扩展为A可以为A1，A还可以为A2，同样可以实现相应的功能，达成相同的技术效果。独权概括上位为技术特征A，从权包括A1（A2未体现在从权中，且无法以并列方案的方式与A1体现在同一从权中）。

　　上述权利要求的撰写层次很容易导致后续被动的可能。当审查意见引用对比文件所公开的A3可以影响A的新颖性和创造性时，若采用删除式修改权利要求，并基于A1获权。基于该权项所限定的保护范围，受限于“捐献原则”，权利人面对他人采用A2的方案则无法主张等同侵权。

　　因此，需要关注说明书扩展的出现上述“双刃剑”影响的可能，一方面，不建议为了权项数量而忽视扩充方案在权利要求书中的体现，避免因小失大；另一方面，原始申请采用上述处理情形的案件，应当在案件处理档案中作特别标注，从而可确保在答通过程中作独权修改时，注意说明书扩展方案补入权项的可行性，或者分案处理的可行性。

　　参考文献：

　　1.《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释〔2015〕4号）；

　　2．（2004）桂民三终字第15号民事判决书。