文/集佳知识产权代理有限公司 刘成

　　审查员在对本发明的技术方案进行创造性审查时，常见的一种否定本发明缺乏创造性的评述思路是：将检索得到的至少两篇对比文件（公知常识也可视为是一种特殊的对比文件）进行结合，所得到的技术方案与本发明的技术方案一致，并解决相同的技术问题，以此来认定本发明的技术方案不具有创造性。针对于这种评述逻辑，代理人/申请人在和审查员进行创造性抗辩时，一个重要的争议点很可能在于对比文件之间结合的论述，包括：1）这两篇对比文件是否存在结合冲突，2）在不存在结合冲突的情况下是否容易想到要结合，以及3）即使将对比文件进行结合，所得到的技术方案是否与本发明的方案一致。当对比文件1以及对比文件2公开了本发明的全部技术特征时，代理人/申请人围绕上述三点进行对比文件1与对比文件2之间的结合问题的抗辩，可能会成为本发明的技术方案能否被认定具有创造性的关键。

　　对于第1）点，由于对比文件1与对比文件2在进行结合时，是以对比文件1的技术方案为基础，并将对比文件2中公开的“区别技术特征”迁移至对比文件1的技术方案后，所得到的新的技术方案如果成立，才能认定对比文件的结合公开了本发明的技术方案。基于此，若审视与分析这两篇对比文件所公开的内容后发现，对比文件1技术方案的实施与对比文件2中“区别技术特征”存在冲突，这说明结合对比文件后所得到的新的技术方案中存在两部分技术特征之间具有冲突，使得该新的技术方案不成立，因此，对比文件2中“区别技术特征”无法迁移到对比文件1的技术方案中，也即对比文件1与对比文件2之间存在结合冲突。

　　下面，结合笔者曾经处理过的一个实际案例，对第1）点的答复思路进行说明。

　　本发明中是将两个一维条形码进行组合或者是将两个二维条形码进行组合，得到相应的条形码组。相对于一个条形码而言，利用两个条形码所组成的条形码组能够承载更多的商品信息，增加了承载的商品信息量。

　　而对比文件1中，为了提高商品防伪信息的查询率，是将一维条形码与而条形码进行组合，其中，一维条形码存储商品信息，二维条形码存储商品防伪信息，从而在用户扫描一维条形码进行商品信息的查询时能够同时查询该商品的防伪信息，从而提高商品防伪信息的查询率。可见，本发明相对于对比文件1而言，区别技术特征主要在于，本发明是将两个相同类型的条形码进行组合，得到条形码组。

　　基于该区别技术特征，审查员检索到对比文件2，其公开了利用两个相同的条形码生成得到复合条形码以承载物品信息，并认定对比文件1与对比文件2结合后，公开了本发明的技术方案。

　　虽然，本发明中的所有技术特征在对比文件1以及对比文件2中被公开，但是，笔者通过仔细阅读对比文件1后发现，对比文件1中的技术方案的实施受到一定条件的限制，即，对比文件1采用一维条形码和二维条形码进行组合，而不选用两个相同类型的条形码进行组合的原因，是在于在进行商品购物结算时，需要对一维条形码进行扫描，并且，二维条形码的存在不会影响一维条形码的商品购物结算。这说明，对比文件1的技术方案中只能是一维条形码与二维条形码进行组合，不然，若都是一维条形码，则另一个一维条形码的存在会影响商品的结算，而若都是二维条形码，则基于现有的对一维条形码进行扫描的设备，无法完成对商品的购物结算。因此，对比文件1的技术方案中，是无法将一维条形码与二维条形码的组合改进成对比文件2中两个相同类型的条形码组合。也即，对比文件1的技术方案在与对比文件2的“区别技术特征”进行结合时，存在结合冲突，因此，对比文件1与对比文件2不能进行结合，从而基于对比文件1与对比文件2，并不能认定本发明的技术方案不具有创造性。

　　对于第2）点，在对比文件1与对比文件2之间不存在结合冲突的情况下，代理人/申请人通常会重点论述本领域技术人员并不容易想到要将对比文件2的技术特征应用至对比文件1的技术方案中，或者说，从对比文件1的技术方案出发，无法获得技术启示去结合对比文件2技术方案中的部分技术特征。

　　《专利审查指南》第二部分第四章中指出，在确定现有技术中存在技术启示时，相对于对比文件1的“区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同”。据此分析可知，对比文件的结合启示在于，对比文件2中不仅公开了“区别技术特征”的手段，也公开了该“区别技术特征”在本发明中的作用。

　　在这种情况下，在答复对比文件结合启示时，可以结合对比文件2的技术方案，对对比文件2公开的特征进行仔细分析：第一，确定对比文件2所公开的技术特征是否与本发明的“区别技术特征”在特征本身上相同或者是具有较高的相似度，若不是，则表明本发明中的“区别技术特征”并没有被对比文件2公开，因此，可以重点针对于技术特征的区别进行抗辩；第二，若本发明中的“区别技术特征”的特征本身被对比文件2公开，则可以分析该“区别技术特征”在对比文件2的技术方案中所发挥的作用，是否与本发明中所发挥的作用相同，若不相同，则表明发明人对于该“区别技术特征”的应用是发明人的创造性贡献所在，即发明人将该“区别技术特征”应用于本发明的技术方案中，使得该“区别技术特征”发挥着区别于现有技术所已知的作用，从而该“区别技术特征”基于该独特的作用能够解决本发明实际要解决的技术问题，相应的，对比文件2中的技术特征因为无法发挥着其在本发明中的作用，因此，对比文件2中相应的技术特征也就并不能本发明所实际要解决的技术问题。

　　进一步的，即使对比文件2所公开的技术特征与本发明的区别技术特征，不仅技术特征本身相同，而且技术特征所具有的作用也相同，笔者认为，本领域技术人员并不一定容易想到要将对比文件1与对比文件2结合。

　　例如，苹果与三星在针对于“滑动解锁”的专利诉讼案中，CAFC最终判决该“滑动解锁”（具体中文名称为“通过在解锁图像上执行手势/姿势来解锁设备”）专利权有效。其专利技术方案具有创造性的其中一个原因在于，考量了Graham因素，即本发明的技术方案解决了社会长期未能解决的技术问题，从而可以合理的推断出该专利技术方案的非显而易见性。

　　从专利的立法本意来看，制定专利法的意义，是为了促进科学技术进步和经济社会发展，而针对于该“滑动解锁”专利案件，苹果公司提供了客观证据证明，手机意外启动以及口袋拨号问题，长期未得到有效解决，有效解决该技术问题，成为长期悬而未决的需求。因此，苹果公司经过长期努力，设计出一款“滑动解锁”的技术方案以解决手机意外启动以及口袋拨号问题，符合专利法的立法本意，促进了社会的科技进度和经济发展，从而被授予专利权。

　　由此，笔者认为，在针对于对比文件的结合来进行本发明创造性的抗辩时，若客观条件允许，也可以是向审查员提供相应的证据证明并强调，本发明中所解决的技术问题，是长期未得到有效解决的技术问题，成为阻碍社会科技进步的障碍，直至本发明技术方案的产生，解决了该技术问题。那么，即使本发明的技术方案，在至少两篇对比文件中均有体现，但是，本发明的技术方案，也并非是容易想到的。即本领域技术人员并非容易想到要将对比文件1与对比文件2结合以得到本发明的技术方案。否则，本发明所要解决的技术问题，为何长期得不到有效解决呢？

　　客观上而言，笔者认为本发明的技术方案的非显而易见性，其实更侧重于对发明人而言。具体的，在发明人的整个发明创造性过程中，发明人所了解的对比文件（或者说现有技术），可能成百、成千甚至是上万，对于发明人而言，在面对如此众多的对比文件所描述的方案，是如何定位出审查员所检索出的对比文件1以及对比文件2，并将其进行结合得到本发明的技术方案呢？可以理解，如果对比文件1与对比文件2的技术方案的结合真的属于容易想到，那么为什么手机意外启动以及口袋拨号问题一直能够成为困扰人们并且长期得不到有效解决的技术问题呢？而且，对于非发明人（尤其是国内外的众多技术研究团队）而言，他们所面对的对比文件（或者说了解的现有技术）基本与发明人相同，在这种情况下，仅仅只有发明人提出本发明的技术方案，而非发明人在长期的技术研究过程中，并没有研究出结合对比文件1以及对比文件2的技术方案，从这一点也应该可以证明本发明的技术方案并非是容易想到的。

　　换个角度而言，对于《专利审查指南》所虚拟出的“本领域技术人员”而言，其具备中等技术水平，而对于研究该技术领域的专家而言，其对于技术的理解与认知应该是高于“本领域技术”，那么，仅仅具有中等技术水平的“本领域技术人员”都可以想到本发明的技术方案，那具有更高技术水平的众多技术人员不应该长期无法研究出本发明的技术方案，以有效解决手机意外启动以及口袋拨号问题。由此，也可以彰显，本发明的技术方案并非显而易见的。

　　事实上，目前评判方案创造性的方式都是先入为主的思想，即，审查员都是在先了解本发明的技术方案的情况下，再去基于本发明的技术方案从上万对比文件中直接定位出用于评定方案创造性的对比文件1以及对比文件2，这就是属于带着一种已知的认知角度去审视本发明的技术方案。

　　笔者认为，在评判本发明的技术方案时，觉得方案显而易见的原因有两点：第一，已经了解的本发明的技术方案（即站在了已知的角度），知道了本发明中存在哪些技术特征（技术手段），相同或者类似的技术手段就会让人主观上觉得对比文件与本发明之间存在一种共性，从而对本发明的技术方案产生了一种显而易见性的认知；第二，对比文件数量少，作为本领域技术人员以及发明人而言，其所掌握的相关现有技术应该是数量庞大的，那么找到与本发明类似的对比文件1不难，但是以对比文件1为基础，从其它众多对比文件中定位出本发明的区别技术特征并且要结合到对比文件1中，其难度应该是可想而知的，而现在审查员轻易定位出对比文件2是因为已知了本发明，所以根据本发明中的技术特征可以很容易从其它数据庞大的对比文件中筛选出其中一篇对比文件，并在筛选出的对比文件中定位出本发明的区别技术特征，进而作出结合评判。但是客观上，发明人从众多对比文件中仅选择其中一篇对比文件中的一个技术特征去结合对比文件1，难道不需要付出创造性劳动？站在已知本发明的角度评判方案的创造性，其实就是舍弃考虑了发明人在组合现有技术时的创造性劳动。

　　举个最简单的例子，在解算数学题时，利用所掌握的数学知识（相当于现有技术）去解算数学题时，如果基于数学理论进行正向推导（如发明人的创造思路），其解算难度通常较大，而如果在了解解算过程（相当于了解了本发明的技术方案）后，再反观该题目的解算过程，由于所利用的数学理论都是现有技术，那么就很容易让人认为整个解算过程是容易想到的。

　　对于第3）点，虽然对比文件1与对比文件2结合时不存在冲突，但是结合对比文件后所得到的技术方案，也可能与本发明的技术方案并不一致。

　　在答复审查意见时，可能会遇到审查员对于区别技术特征采用一种相似理论的评述，即，本发明的区别技术特征与对比文件2中的相应技术特征并不完全相同或者并非高度相同，而是与该对比文件2中的技术特征存在相似之处，则审查员会认为，在对比文件2所公开的特征的基础之上再做进一步的延伸变换，即可得到本发明的区别技术特征，从而结合对比文件1与对比文件2，所得到的技术方案与本发明的技术方案一致。

　　针对于审查员的这种评述逻辑，其实存在很大的漏洞在于，本发明的区别技术特征其实并没有被对比文件2完全公开，对比文件2中的技术特征仅仅是与区别技术特征存在一定的相似度，但是基于审查员的评述逻辑很可能会使得代理人或者申请人也认为在对比文件2这种相似的技术特征的技术上，很容易得到与本发明的区别技术特征，从而认定该区别技术特征公开。针对于这种情况，在对比文件的结合抗辩时，应当将答复重点放在对比文件2的相似技术特征上，由于本发明的区别技术特征是该相似技术特征的进一步延伸和变换，因此，即使审查员结合对比文件1以及对比文件2的相似技术特征，所得到的技术特征也与本发明的技术方案并不相同，需要对结合对比文件1以及对比文件2所得到的技术方案做出进一步改进，那么这种进一步改进，也正是发明人的发明创造所在。

　　因此，在进行创造性答复时，可以重点强调将对比文件2中的技术特征应用至对比文件1时，所得到的技术方案也与本发明的技术方案不同，并可以强调本发明的技术方案是对对比文件结合所得到的技术方案所做出的进一步改进，以突显本发明的技术方案的非显而易见性。

　　以上是笔者在进行审通答复过程中，针对于多篇对比文件结合否定本发明创造性进行抗辩的一些思考总结，其中若有不妥之处，还请读者批评指教。