文/集佳知识产权代理有限公司西安分部 鲁梅

　　禁止重复授权原则是各国专利法中的基本原则，来源于专利权的独占性和排他性。美国专利审查指南指出设立重复授权的司法理论在于阻止一项专利权到期后的不公平的延长。该司法理论背后的公共利益准则是指：公众能够假定在专利权期限届满之后，不仅可以自由地使用该专利所要求保护的发明，还可以自由地使用对于本领域技术人员来说在完成发明时，考虑了本领域的技能以及该专利所要保护的发明之外的其他现有技术后认为本发明的显而易见的改进或者变型，公众正是基于这样的认识而规范他们的行为。

　　一、重复授权概述

　　当审查员认为被审查的申请中要求保护的发明或其明显变型和另一个专利或共同待决申请中要求保护的发明或其明显变型相同，并且所述被审查的申请和所述另一个专利或共同待决申请具有至少一个共同的发明人，和/或共同的受让人/所有人，或虽非具有共同的受让人/所有人，但是却符合35U.S.C.102(c)或pre-AIA 35USC.103c(2)和(3)阐述的一个联合研究协议的情况时，审查员通常会做出重复授权驳回的审查意见。

　　需要注意将重复授权驳回与现有技术驳回进行区分。重复授权驳回涉及权利要求与权利要求的比较，即，将所述被审查的申请的权利要求和所述另一个专利或共同待决申请的权利要求进行比较。现有技术驳回涉及权利要求与公开内容的比较，即，将所述被审查的申请的权利要求和现有技术文献的公开内容进行比较。

　　重复授权按照所比较的文献类型分为临时性重复授权和非临时性重复授权。重复授权按照所比较的权利要求是否完全相同分为法定重复授权和非法定重复授权。

　　二、临时性重复授权和非临时性重复授权

　　（1）临时性重复授权驳回适用于申请对申请的情况，即，一个共同待决申请的权利要求对抗另一个共同待决申请的权利要求。

　　针对临时性重复授权驳回，建议请求暂时搁置该驳回并且推迟对至少一个相关申请中的至少一个权利要求的批准。这种请求作为答复能够对临时性重复授权驳回的审查意见进行充分响应，审查员在后续的审查意见中会重复该临时性重复授权驳回，申请人可以再次提出暂时搁置该驳回的请求来延缓实质性答复。通过实质性答复的延期，在大部分情况下，申请人能够避免产生与争辩、修改、期末放弃的准备和提交等相关的不必要费用。在对其中一件相关申请的审查过程中，相冲突的权利要求可能会被修改到一定程度，从而临时性重复授权问题自动克服。此外，如果其中一件相关申请被放弃，那么就不存在重复授权，审查员将会撤回重复授权驳回审查意见。

　　美国专利审查指南规定，如果上述相关申请中具有最早有效美国申请日的一件申请中仅存在临时性重复授权驳回（已经不存在其他驳回事项），那么审查员应该撤回针对具有最早有效美国申请日的该申请的临时性重复授权驳回，并且对该申请授予专利权。这样，针对相关申请中其他申请的临时性重复授权驳回就会变成非临时性重复授权驳回，此时，申请人对该非临时性重复授权驳回进行实质性答复。

　　（2）非临时性重复授权驳回适用于专利对申请的情况，即，在先专利的权利要求对抗另一个共同待决申请的权利要求。

　　针对非临时性重复授权驳回，申请人必须提供实质性答复，例如提交争辩、修改或期末放弃。

　　需要注意的是，如果申请人决定立即对临时性重复授权驳回进行实质性答复，那么，可以使用本文中论述的针对非临时性重复授权驳回的答复策略来进行实质性答复。

　　三、法定重复授权和非法定重复授权

　　（1）法定重复授权适用于不同案件中权利要求主张保护相同的发明的情况，通常仅当相冲突的权利要求完全一致或者基本一致并且具有相同的保护范围时才会引起法定重复授权驳回，所以法定重复授权驳回很少遇到。

　　（1a）针对临时性法定重复授权驳回，建议采取上述“暂时搁置”的答复策略。对其中一件申请的权利要求所进行的几乎任何修改都会自动克服该临时性法定重复授权驳回。

　　（1b）针对非临时性法定重复授权驳回，申请人只能做出如下选择：第一，争辩所比较的权利要求不同；第二，将申请中相冲突的权利要求删除；或者，第三，对申请中相冲突的权利要求进行修改，从而使得修改后的权利要求与专利中的权利要求具有不同的保护范围。需要注意的是，期末放弃或者声明都不能克服非临时性法定重复授权驳回。

　　（2）非法定重复授权适用于不同案件中权利要求所描述的发明为显而易见的变型的情况，也被称为“显而易见型重复授权”，显而易见型重复授权驳回更加常见。

　　（2a）针对临时性显而易见型重复授权驳回，建议采取上述“暂时搁置”的答复策略，对实质性答复进行延期，直到其中一个相关案件获得批准并且随后审查员将另一个案件中的临时性显而易见型重复授权驳回更改为非临时性显而易见型重复授权驳回。

　　（2b）针对非临时性显而易见型重复授权驳回，申请人可以采用以下方式进行答复。

　　（2b-1）采用与反驳美国专利法103（a）款驳回相同的方式对显而易见型重复授权驳回进行反驳。其中，需要注意，重复授权驳回所针对的相关专利/申请通常都是申请人自己的专利/申请，因此专利从业人员在答复重复授权驳回时不应该对驳回所针对的共有专利/申请进行贬低，否则，会对被攻击的专利/申请产生不利影响。

　　因此，为了反驳显而易见型重复授权驳回，建议对审查员的显而易见型性原理的陈述（即，审查员对采用的专利/申请的权利要求进行修改从而得出正在审查的申请的权利要求的理由）进行争辩，而不是对重复授权驳回所针对的相关专利/申请的权利要求的内容进行贬低。

　　（2b-2）如果没有可取的争辩理由来进行（2b-1）描述的策略，那么应该考虑修改或者提交期末放弃。提交期末放弃是克服显而易见型重复授权驳回的一种最简单快速的方法。

　　但是，提交期末放弃会产生下述负面影响。第一，对于提交期末放弃的申请，其将来的专利权将会与在先专利权（或者在均为未决的申请基础上授权的任何专利）在同一天过期，因此，可能会丧失一些专利期。申请人需要考虑这种专利期的丧失是否会对其经济效益产生重大的负面影响。第二，对于提交期末放弃的申请，其将来的专利权只有当该专利权与在先专利权（或者在均为未决的申请基础上授权的任何专利）保持共同所有的前提下才可以实施，这个要求大大限制了申请人分开进行专利许可的能力。

　　如果申请人想要撤回一个已经提交的期末放弃，那么申请人必须在申请获得授权之前进行撤回，在专利授权之后，不太可能将一个已经记录在案的期末放弃作废。

　　四、重复授权驳回情况下的披露义务

　　共同所有案件（即，具有相同权利要求或明显变型权利要求的案件）的存在强烈地启示这些案件密切相关。因此针对一个案件各个专利局所引用的对比文件或者申请人所提交的IDS（Information Disclosure Statement，信息披露声明）很有可能与其他案件的权利要求相关。为了满足披露义务，申请人应该注意提交相关申请的对比文件作为IDS，具体分为临时性重复授权驳回和非临时性重复授权驳回两种情况。

　　第一，临时性重复授权驳回情况下的披露义务

　　考虑以下情况：

　　▪申请A和申请B为共同所有并且共同待决；

　　▪申请A中引用/提交了对比文件A1、A2、A3；

　　▪申请B中引用/提交了对比文件B1、B2；

　　▪审查员以申请A中的一个权利要求在申请B中相冲突的一个权利要求的基础上显而易见的理由，对申请A中的该权利要求作出了临时性显而易见型重复授权驳回。

　　这种情况下，不管共同申请人是否准备立即处理临时性显而易见型重复授权驳回，共同申请人都应该采用如下方式在申请A和申请B中交叉提交IDS：

　　▪将对比文件A1、A2、A3及时地提交至申请B的IDS中；

　　▪将对比文件B1、B2及时地提交至申请A的IDS中。

　　每次其中一件申请中引用了新的对比文件时，都应该交叉提交IDS，例如：

　　▪在下次审查意见通知书中，申请B的审查员引用了新的对比文件B3、B4、B5，申请人应该在审查意见通知书日期的三个月内将对比文件B3、B4、B5及时地提交至申请A的IDS中。

　　第二，非临时性重复授权驳回情况下的披露义务

　　考虑以下情况：

　　▪申请A和专利B为共同所有；

　　▪申请A中引用/提交了对比文件A1、A2；

　　▪专利B的审查历史中引用/提交了对比文件B1、B2、B3、B4；

　　▪审查员以申请A中的一个权利要求在专利B中相冲突的一个权利要求的基础上显而易见的理由，对申请A中的该权利要求作出了非临时性显而易见型重复授权驳回。

　　这种情况下，披露义务对于专利不适用，共同申请人应该采用如下方式在申请A中提交IDS：

　　▪将对比文件B1、B2、B3、B4及时地提交至申请A的IDS中。

图一

　　综上，为了使得上述内容更容易理解，笔者制作了用于克服美国重复授权驳回的答复策略的示意图（如图1所示）。

　　参考文献：

　　[1] 美国专利法

　　[2] 美国专利审查指南

　　[3] 《US Patent Application Drafting and Prosecution Strategies》Benjamin J. Hauptman & Kien T. Le