文/集佳知识产权代理有限公司 谭雅琦

　　最近不少被客户问到，提交的美国商标申请我能换个提交基础吗？当然可以！但具体怎么换，有何限制条件，有何注意事项，且看以下指南。

　　熟悉美国商标申请的企业都知道，提交美国商标申请一般可基于三种提交基础（filing basis）：①Use in Commerce-§1(a) 实际使用，即提交商标申请时，即声明在所有指定商品上已投入实际使用；②Intent-to-Use-§1(b) 打算使用，即提交商标申请时，声明在所有指定商品上有意图，但尚未投入实际使用；③Foreign Registration -§44(e)原属国注册，即提交商标申请时，声明在所有指定商品上有意图使用，且在原属国已获得注册。

　　修改基础在申请的任何阶段都可以提出吗？

　　是的，但在不同的阶段，修改程序有所不同。我们将美国商标申请的阶段分解为如下图所示：

　　在上图的第①阶段，即核准公告前，申请人都可以提出申请基础的修改，只要符合新的修改基础的条件即可，本阶段是没有官费的。

　　在上图的第②阶段，即核准公告后，因申请已经经过官方的实质审查，且经过异议公示，包括申请基础的公示，因此本阶段修改基础需遵循特别的请愿程序（Petition），即由署长（Director）受理请愿，并将该请愿下发至原审查员，由原审查员审理后再决定是否同意。该特别的请愿程序（Petition）官费为100美金。另因此前公告的信息被修改，因此在基础修改被核准后，将重新进入公告程序。

　　在上图的第③阶段，即若申请商标被第三方提出异议，那么因涉及相对方（异议方）的利益，因此该阶段的基础修改除了需向异议审理机关——商标审查和上诉委员会（TTAB）提交以外，还需额外获得异议方的同意。在焦灼的异议程序中，虽然程序上允许修改基础，但在实践中，想获得异议方同意，可不是件容易的事儿！

　　修改基础有哪些具体的情形？

　　关于修改基础的具体情形，我们可以从各个申请基础来一一说明。

　　§1(a)实际使用基础的修改

　　在以实际使用为基础提交的申请中，在申请的同时已提交使用证据。什么情况下会涉及可能需要修改基础呢？一般主要是使用证据出了问题，比如使用证据显示的商标标样不符合申请的图样，或者使用证据显示的产品与申请的产品不符等。因此在使用证据不合格的情况下，申请时所提出的“已在指定商品上使用商标”的声明即没有依据，因此可以修改为“§1(b) 打算使用”，或“§44(e) 原属国注册”。

　　这种情况多半发生在公告之前，即上述图表中的第①阶段。特别需要留意的是，如果修改为“§44(e) 原属国注册”，需符合该基础的要求，即申请人名义、商标标样需与国内注册完全一致，且指定的商品不得超出基础注册的范围。因此，多数情况下可能面临商品的调整或删减。

　　§1(b)打算使用基础的修改

　　在以§1(b)打算使用为基础提交的商标申请正常流程中，审查员在实质审查并初审公告后，无第三方提出异议的，官方将下发核准通知，要求申请人六个月内（可延长至三年）提交使用声明（Statement of use）。使用声明被核准后，该申请将载明当前基础（Current basis）已转为§1(a) 实际使用，并核准注册。

　　那企业可能会问，能否在官方下发核准通知前就更改为§1(a)实际使用，这样加快后续审查进度呢？可以，只需提交使用主张（Allegations of Use），符合相应的实际使用要求（提交产品图片），并相应支付官费。但必须把握黄金时间点在官方实质审查结束，核准商标初审公告前。否则即使提交，官方也不会审查。

　　此外，还有一种可能的情形时，企业在收到核准通知后，发现短期内无法提交美国的使用证据的，也可以将基础修改为“§44(e) 原属国注册”，修改要求如上所述。但需要特别留意的是，如果先行提交了使用声明（Statement of use），但被官方下发审查意见，而此时申请人希望修改基础的，因该件商标已初审公告（即上述图表中的第②阶段），此时无法在答复复审的同时修改基础，而需要另行提交请愿（Petition）申请，同时在答复复审时告知审查员基础已修改。

　　§44(e)原属国注册基础的修改

　　以原属国注册为基础提交的商标申请中，可能也会遭遇原属国注册不符合要求，而面临修改基础的情形。

　　修改为§1(b)打算使用的基础较为简单，直接提交即可，只不过将面临后续注册前提交使用声明（Statement of use）的阶段。

　　修改为1(a)实际使用的基础，则相对复杂一些。因“1(a)实际使用”基础的要求是在“商标申请日前”有所使用，因此在修改的同时，需告知在美国和世界范围内的最早使用日期，和美国的使用证据。其中，美国的最早日期应早于商标的“申请日期”。如果美国实际使用日期晚于申请日，是否就没法修改呢？“曲线救国”方案是，先将申请修改为“§1(b)打算使用”，再按如上“§1(b)打算使用”修改为“1(a)实际使用”的流程，即提交使用主张（Allegations of Use）的方式实现目的。

　　还有哪些申请基础冷知识？

　　想必通过上述梳理，大家对美国申请修改基础已有一定了解。文末再附送两个和申请基础相关的小知识点。

　　①申请基础选择：企业一般在选择申请基础时，习惯同一件申请仅申请一项基础。但在实际操作中，可以在一件申请中，根据不同的类别，选择不同的基础，或者选择2个以上基础。甚至可以在一个类别中，根据不同的商品，选择不同的基础。因此，企业可以根据本件商标申请中，不同产品的使用情况（已使用、尚未使用）选择不同基础，而不必纠结是否可以在同一件申请中递交。

　　②申请基础Foreign Priority -§44(d)优先权：读过美国商标法的朋友们会发现，在法条第1条中还隐藏着§44(d)优先权申请基础，该申请基础一般在要求优先权的时候使用。但需要留意的是，该申请基础仅为提交基础，无法作为“注册基础”。即在初审公告或核准注册前，该申请需满足实际使用，打算使用或原属国注册基础中的任一基础。因此，一般情况下，以该基础提交申请的，需同时搭配其他申请基础，以满足注册条件。在申请时，未搭配其他基础的，则默认以原属国注册为基础，则需在注册前相应提交原属国注册证明。原属国未注册成功怎么办？请参考以上修改基础指南！