文/集佳知识产权代理有限公司 郝琳佳

　　美国专利审查指南（MPEP）中规定，如果一份公开在一份专利申请的有效申请日之前一年或一年之内由该专利申请的发明人或者共同发明人做出，那么该公开将不能作为现有技术来评价该专利申请的新颖性。对于以上情形，该公开是否在该专利申请的有效申请日之前一年或一年之内做出是较为容易判断的，将它们的日期进行比较即可，而对于该公开是否由该专利申请的发明人或者共同发明人做出，审查指南依据该情形是否为明显的给出了分类说明，并且必要的证明该公开为该专利申请的发明人或者共同发明人做出的证据则需要根据每个案件的实际情况来进行判断，即该证据是否能被美专利局接受需要根据个案来判断。

　　具体地，当该公开署名了该专利申请的发明人或者共同发明人为作者并且没有其他作者出现时，该专利申请则是属于明显由该专利申请的发明人或者共同发明人做出的情形。对于该专利申请包括含其他发明人的情形，例如，该专利申请的发明人为A、B和C，而该公开的作者为A和B，那么该公开也属于明显由该专利申请的发明人或者共同发明人做出的情形；另外一种情况，例如，该专利申请的发明人为A和B，而该公开的作者为A、B和C，则该种情况则属于不能明显地判断出该公开由该专利申请的发明人或者共同发明人做出的情形。

　　一方面，对于该专利申请是明显由该专利申请的发明人或者共同发明人做出的情形，申请人无需在该专利申请的说明书中写明情况或者指明由发明人或共同发明人做出的现有公开。当然，如果申请人采取了此类措施，即指明了该公开是由该专利申请的发明人或共同发明人做出，那么，该种做法将会加快该专利申请的审查并且节省申请人答复审查意见的成本。

　　另一方面，对于不能明显地判断出该公开由该专利申请的发明人或者共同发明人做出的情形，美专利局提供了一种机制，即该专利申请的申请人可以提供一份Affidavit或Declaration。对于该情形，该专利申请的申请人可以提供Affidavit或Declaration来说明该公开是由该专利申请的发明人或者共同发明人做出的。

　　具体针对Affidavit或Declaration的内容，该专利申请的发明人可以提供一个“明确”的描述，并且提供该公开中其他人作为作者出现的合理理由，那么，在没有相反的证据下，美专利局将接受该Affidavit或Declaration，即认为该公开不能作为评价该专利申请的现有技术。对此，MPEP也给出了具有针对性的判例，即 re Katz, 687 F.2d 450, 455, 215 USPQ 14, 18 (CCPA 1982)。

　　在Katz博士的判例中，Chiorazzi，Eshhar和Katz博士在1976年6月作为共同作者联合发表了一篇免疫耐受的文章，而Katz博士作为唯一申请人的专利申请的申请日为1977年2月3日，其中毫无疑义地，联合发表的文章完全描述了Katz博士的专利申请的内容。所以，审查员在审查Katz博士de 专利申请的过程中使用了Chiorazzi，Eshhar和Katz博士联合发表的文章评价了Katz博士的专利申请，认为其不具备新颖性而将其驳回。对此，由于该文章发表时间在Katz博士专利申请的有效申请日之前的一年或一年内，所以Katz博士提交了一份Declaration，说明Chiorazzi和Eshhar是在Katz博士的指导和监督下进行工作的学生，虽然他们是该文章的共同作者，但他们并非Katz博士专利申请的共同发明人。对于该Declaration，审查员没能接受。审查员要求Katz博士或者将其专利申请的发明人修改为包括这些共同作者，或者提供一份来自这些共同作者的一份Declaration，说明他们“不主张Katz博士专利申请的发明”。对此，Katz博士不能同意审查员的观点，并且没有按照审查员的要求提供另一份Declaration，而是选择了上诉。不幸地是，本案上诉至上诉委员会之后，上诉委员会给出了和审查员相同的结论，他们认为：Katz博士提供的Declaration并不足以说明他是所述专利申请的唯一发明人，共同作者Chiorazzi和Eshhar在撰写所述文章时至少，哪怕仅是非常小的程度，也是本发明主题的共同发明人。虽然作者关系并不能决定性地建立发明人关系，但是推测他们之间存在关系是合理的。所以，Katz博士的Declaration虽然是宣誓的形式，但它并不能让上诉委员会确信。所以，上诉委员会最终仍要求Katz博士提供共同作者不主张Katz博士专利权利的Affidavit或Declaration。

　　对于以上上诉结果，Katz博士仍然不同意，其再次上诉至法院。这一次，法院认为，上诉委员会存在问题，即上述委员会应该判断Katz提供的Declaration中的理由是否合理，而不应推测Katz的发明主题是否存在共同作者做出的贡献。所以，法院倾向于认为，Katz的Declaration对于证明其观点是足够充分的，最终，法院判定Katz提供的Declaration应该被审查员接受。

　　对于以上判例，笔者认为，MPEP中明确规定了Affidavit或Declaration的内容，即其需要是一个“明确”的描述，并且还要有该公开中其他人作为作者出现的合理理由，那么，在没有相反证据的情况下，美专利局将接受该Affidavit或Declaration。所以针对以上判例的法院判决结果，可能的情况是，法院考虑到整个案件的过程中并没有相反的证据出现，因此，为了整个司法程序的简洁性，法院考虑接受该程度的Declaration。那么，一旦存在与Declaration相反的有利证据，法院则很可能推翻之前的判决结果，即更倾向于实物证据的结论方向。

　　所以，在此类美国审查意见的答复过程中，为了更稳定地维护申请人的权益，保证申请人不受后续阶段可能的不利影响，建议代理师首先请求客户提供作为共同作者不主张其专利申请的Declaration。该种形式的Declaration为非常确定的方式，即不管共同作者是否对于其专利申请做出过贡献或者做出过多少贡献，共同作者均不再主张其专利申请的权利，即便后续存在不利的相反证据，基于共同作者的Declaration，如果共同作者就该事宜向法院提起诉讼那么其做出的Declaration对其也是非常不利的，以此方式，最大程度地保护了申请人的利益。

　　其次，如果因为各种原因共同作者的Declaration并不能被提供，那么根据本文中举例说明的判例结果，该发明专利的申请人可以提供一份具有合理理由的共同作者并非共同发明人的Declaration，一般来说，因为美国司法属于判例法，所以，美专利局审查员依据该判例结果在没有相反的证据下均会接受该Declaration。该方式也能够协助客户获取其权益。

　　最后，如果美国案件在新申请的阶段，客户存在类似以上情形的发表的文章，笔者认为代理师可建议客户主动提交一份Declaration。当审查员在审查其案件的过程中检索到所述文章，那么，基于客户提交的Declaration，审查员将不能将其作为现有技术评价其案件的新颖性，以此方式，能够节省客户答复审查意见的成本，并且加速其案件的审查进程，为客户争取最大的利益。

　　以上是笔者在美国专利申请中遇到的问题及其应用技巧，希望对读者有所帮助。