文/北京集佳知识产权代理有限公司 邢雨辰

　　目前，世界上绝大多数国家的专利申请实质审查中均会考虑待审查的发明是否具有新颖性、创造性和工业实用性。其中，新颖性和工业实用性在各个国家的规定大同小异——前者主要判断在有效申请日之前是否存在符合权利要求表述的现有技术，后者主要判断发明是否能够被制造使用并产生积极的效果。相比之下，虽然中、欧、日、韩等大多数国家的专利法规以及专利合作条约均从“显而易见”的角度对创造性进行了规定，但美国为适应其判例法体系以及早先“先发明制”的特殊制度，在创造性的主客观判断标准上具有非常明显的独特性。然而，纵然在全球大势中独树一帜，考虑到美国的经济体量以及市场地位，其规则仍然对各个企业在国际上的专利布局与业务发展起着举足轻重的作用。

　　以下，笔者将从各个方面简要分析美国专利申请创造性审查的独特性。为了便于比较，本文主要选择了官方语言和申请量与美国较为相近的欧洲专利局作为示例，以代表中国等其他主要国家或地区的创造性审查过程。

　　首先，来看对创造性的法定要求，即专利法规在条文中如何对创造性进行限定。

　　美国专利法中对创造性的要求出现在35 U.S.C.103，其从否定的角度规定了什么样的发明不能够获得专利权，具体内容如下。

　　A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains.

　　其中所提及的102条款即新颖性规定。

　　而欧洲专利条约在创造性的规定上与中国专利法较为类似，其首先在Art.52（1）中规定了什么样的发明可以被授予专利权，即发明授权的前提是具有新颖性、创造性和工业实用性，然后，其在Art. 56中对创造性进行了解释，具体内容如下。

　　An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

　　其中所提及的Art.54（3）即现有技术中申请日在先、公开日在后的专利申请，即中国专利法规中为人熟知的“抵触申请概念”。

　　从以上法定要求中可以看出，美国专利法中对创造性的要求和欧洲专利条约有着明显的共同点，大致可体现在以下两个方面。首先，创造性评价的重要标准是“显而易见性”（obvious），即通过现有技术来评判发明是否显而易见，若显而易见则不满足创造性的要求。其次，评判的客观执行者是本领域一般技术人员（a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains），即是否显而易见需要基于发明涉及的领域内一般技术人员的知识来进行评价。以上两个共同点在中国专利法规中也常有涉及，这里不做详细分析。

　　同样的，从以上法定要求中也可以看出美国专利法和欧洲专利条约几个明显的不同点。

　　首先是所选用对比文件的时间属性。与中国专利审查一致，欧洲专利条约在Art.56中明确指出创造性评价时需要排除抵触申请，即在本发明申请日时另一对比申请已经递交但尚未公开，那么该对比申请并不会破坏本发明的创造性。但美国专利法103条款中则简单的限定了本发明的“有效申请日之前”，即该日期前任何在本领域一般技术人员所具有的知识均可能破坏本申请的创造性。笔者认为，该规则的主要原因有两个方面：一是美国的创造性评判并不基于“三步法”中区别特征的技术效果（后面会详细提及），因此无需考虑抵触申请的内容是否为发明人所得知；二是与使用了哪些成形的专利申请文件相比，美国的创造性评判更关心新发明中的概念使用了哪些公众知识。从一定程度上来说，以上原因可以视为2017年美国发明法（AIA）生效前美国“先发明制”专利制度的延续——只要是申请日前本领域内的知识足够让一件发明显而易见，那么不管这一知识有没有形成申请文件，均应该对本发明的申请产生影响。

　　其次是创造性的主要的评价对象。与中国专利法类似，虽然欧洲专利条约中只是要求发明本身具有创造性，但在其审查指南的详细规则中确定了“三步法”作为评价“显而易见”的主要框架，即，确定区别特征——确定区别特征的技术效果——确定区别特征在本发明和对比文件中的作用是否一致。因此，创造性的主要评价对象实质上是区别特征及其技术效果。然而在美国专利法103条款中，明确指出了评价“显而易见”的对象是“作为一个整体的发明”，而非发明各个特征中的某一个部分。这使得美国专利法的创造性评价并不如中国和欧洲法规中评价那么明晰，同时也使得审查员在评价时可能存在较重的主观因素。然而必须指出，这一规则与美国的判例法体系有比较大的关联，即，其对现存的“显而易见”评价体系的约束并非是固定的条文，而是由一系列判例逐步修正得到的。

　　这里比较有趣的一点是，虽然美国审查中并不适用简单明晰的“三步法”分析，但美国审查中仍然会采用类似的套路，即先比较本发明与主要对比文件的区别特征，然后指明该区别特征被次要对比文件所公开。然而，接下来并不会分析该区别特征在本发明与次要对比文件中的作用是否相似或者相同，而会直接转入非常模糊的“显而易见”结论。通常的情况是，审查员在审查通知中会直接指出，因为主要对比文件和次要对比文件属于相同或者相近的技术领域，因此本领域技术人员有动机将该区别特征应用于主要对比文件中，所以本发明是显而易见的。对于熟悉中国和欧洲类似审查过程的人来说，以上推理过程仿佛是从严谨论述急转直下到无厘头拒绝的“虎头蛇尾”，看上去可以基于经验提出一堆的反驳理由。但如果直接使用“三步法”进行反驳，审查员又往往坚持己见不为所动。究其原因，主要在于以上法定要求的区别以及部分判例的约束使得美国专利申请的创造性审查逻辑与“三步法”有着较大的区别。

　　现阶段美国专利申请创造性审查标准主要是由Graham v.John Deere Co.（1966）.383 US 1,148 USPQ 459.一案确立的。在该案中，要求创造性按照以下四个步骤来从整体上判断一个发明与现有技术之间的关系：（1）确定现有技术所具有的范围；（2）本发明中技术与现有技术的差异；（3）确定本发明相关领域在有效申请日之前的技术水平；（4）考虑辅助性客观证据，判断是否显而易见。基于以上步骤，实践中对审查员的要求往往是采用“教导——启示——动机”的逻辑来进行判断。然而在后续实践中，对比文件的教导虽然较为客观，其所提供的启示却相对模糊一些，而在动机问题上主观因素往往导致审查员和申请人的看法想去甚远。于是在以上框架下，USPTO借助美国高级法院KSR Int’l Co.v.Teleflex Inc. (2007).127 S.Ct.1727,1743一案进一步细化了六种“显而易见”的类型供审查员参考，并强调这六种类型“并非穷举”。这六种类型简要概括如下：

　　（1）根据已知方法结合现有技术中的元素以产生可预知的结果；

　　（2）简单的替换已知技术中的一种元素，并获得可预知的结果；

　　（3）基于已知技术，用已知方式改进相似的主体；

　　（4）基于已知技术，在已知主体上得到可预知的结果；

　　（5）有限数量、可预知方案、具有合理成功预期的选择中确定一种（即“明显尝试”）；

　　（6）已知技术在同一领域或另一领域内的可预知变体，另一领域与该领域基于同一动机（incentive）或市场力量（market force）。

　　在这些标准的基础上，首先需要指出美国和欧洲在创造性的“显而易见”判断在逻辑上具有一定共性。比如，要求在对比文件的结合上严格排除从本发明中才能获得的知识以避免“后见之明”、对比文件结合的启示除来自于对比文件本身之外亦可来自于公知常识、以及判断过程是基于对比文件结合后的一个整体而非单个对比文件的内容。这些共性使得在一部分情况下，同一发明的创造性在不同两种体制面对相同或者相近的对比文件，并且能够采用一致的争辩思路。

　　同时与这些标准密切相关的，还有基于美国各种历史判例所带来的一系列区别。在此，笔者结合自身处理专利申请中创造性问题的经验，简要总结了美国和欧洲审查中涉及创造性的判断逻辑上的几个主要区别。

　　首先是技术领域。在“三步法”的限制下，欧洲以及中国的创造性审查要求，区别特征需要解决相同或者相似的问题才可以将对比文件结合使用，这往往将主、次要对比文件限制在了统一技术领域之中。然而，在美国的审查中，只有当对比文件既不属于同一领域也不解决相关的问题时，才可以被认为是不相关的（non-analogous）文件提出抗辩。换言之，解决不同问题但处于同一领域、或者同一领域解决不同问题的对比文件均可以任意结合。相关案件：In re Oetiker,977 F.2d 1443,24 USPQ2d 1443 (Fed.Cir.1992).

　　其次是基于对比文件的推论。在欧洲以及中国的创造性审查中，申请人往往可以基于次要对比文件的区别进行一定的推导，以得出其目的与功能与主要对比文件技术的目的与功能相左，从而以“反向教导”来抗辩。然而在美国的审查中，申请人基于对比文件所做出的推导如果不能被确定无误认为是一种必然的结果，则无法对创造性评价产生任何影响。相关案件：Ex parte Obiaya,227 USPQ 58,60（Bd.Pat.App.&Inter.1985）.

　　第三是特征的结合。同样受限于“三步法”，欧洲和中国的创造性审查主要是在讨论次要对比文件的区别特征能否结合进入主要对比文件的技术中，从而使得二者的结合明确的教导出本发明。而在美国的审查过程中，特征是否可以结合以及明确教导是否存在并非进行创造性判定的必要条件，而主要在于从整体上看对比文件组合在一起能够给予本发明的启示。相关案件：In re Keller, 642 F.2d 413,208 USPQ 871 (CCPA 1981).

　　第四是前序的影响。虽然在国内审查中相对较为宽松，但欧洲审查往往都会要求权项中前序和特征部分用“其特征在于”进行明确的划分，而在判断创造性时主要考虑的是特征部分。在美国的审查过程中，通常情况下也是不将前序或者主题部分视为创造性判断对象的一部分的，但有例外的情况：如果特征部分中的元素从需要依赖于前序中的元素，那么允许在创造性判断中使用前序部分。相关案件：In re Hirao,535 F.2d 67,190 USPQ 15 (CCPA 1976) and Kropa v.Robie,187 F.2d 150,152,88 USPQ 478,481(CCPA 1951).

　　从以上区别可以看出，由于美国的创造性审查对于对比文件的结合设置了较宽松的限制，且对于“显而易见”的评价有较多的主观因素，其实质上给发明满足创造性要求提出了跟高的要求，也增加了答复审查意见时的创造性争辩难度。在考虑Graham案和KSR案所确立的标准的大背景下，申请人以及代理人可以结合以上区别来尝试规避答复创造性问题时可能出现的一些陷阱，避免僵硬套用“三步法”思路，节省答复成本，从而加快案件的审查进程。