香港商标申请驳回复审延期制度简介

2020-09-04

  文/北京集佳知识产权代理有限公司 刘达

  

  香港作为中国大陆对外沟通交流的门户,一直是国内外客户进行商标注册申请的重点地区之一,同时其商标制度亦受到英国的极大影响。在中国大陆《商标法》中,驳回复审的期限为收到驳回通知之日起15日,且并无延期或搁置制度,导致在复审程序中很难等到引证商标争议程序的审理结果,而被迫推进后续的诉讼或补位提交商标新申请。而在香港商标申请中,则明确规定商标申请人可在上述情况下申请延期,以使商标申请人获得额外时间以进行准备或采取其他措施解决纠纷。

  在香港商标审查中,可以申请延期的情况主要分为两种,一为在商标注册申请中,二为在对商标提起异议、撤销、无效等其他法律程序中。本文将简要介绍第一种情况,即香港商标驳回复审中申请延期的相关制度,以盼客户能够主动运用驳回复审延期制度最大程度地保护自己的商标权利。

  申请人商标的注册申请如遇官方下发驳回,为争取额外时间以联系在先商标所有人进行谈判、对在先商标采取措施、准备证据等,申请人可选择以如下基础申请驳回复审延期。

  1.基于香港《商标规则》第13(3)条申请延期

  根据香港《商标规则》第13(3)条规定,在首次驳回规定的答复期限内,商标申请人可申请进行驳回复审延期一次,为期3个月。值得注意的是,商标申请人以本条规定为基础申请延期,不需要任何理由,而且一般会马上被官方核准。但鉴于香港驳回复审一般都会给予6个月的复审期限,加上申请人可依照本条规定申请延长的3个月,则首次驳回的复审期限最长可达9个月。客观来说,如无特殊情况,香港官方认为9个月的期限是足以使商标申请人进行充分准备以提交驳回复审的。因此,商标申请人无法依据本条规定再行申请延期3个月,即商标申请人以本条规定申请延期只可适用一次。

  2.基于香港《商标规则》第13(6)条申请延期

  商标申请人在基于香港《商标规则》第13(3)条申请延期后,原则上已不能再行申请延期,但考虑到某些特殊原因,如申请人的商标申请是由于相对理由,即存在在先相同、近似商标而驳回的,则申请人可提交驳回复审简单告知香港官方因如下理由需要进行延期审查,待香港官方就申请人提交的驳回复审下发裁定,并要求申请人在一定期限内进行答复的,则申请人可在此期限内基于如下理由提交延期申请:

  (1)申请人需要额外时间以取得某有关在先商标所有人的同意;

  (2)申请人需要额外时间以取得某有关在先商标的转让;或

  (3)某有关在先商标的无效、撤销程序仍然待决;

  (4)申请人需要额外时间准备使用证据;或

  (5)申请人有其他特殊情况。

  申请人基于本条规定可以多次申请延期,但每次申请延长的期限仍然不得超过3个月。

  关于前三个理由,我们可以发现其均是与在先商标相关的原因,理由(1)为获取同意函,理由(2)为商标转让统一所有人名义,理由(3)为等待对在先商标提起无效、撤销的法律程序结果。关于理由(3)中没有等待对引证商标提起异议的法律程序结果的原因,是因为如香港官方发现存在未注册的在先商标,其将自动搁置申请人商标的审查程序,并告知申请人该情况,并等到该在先商标状态确定,如确认注册或未注册后,再根据不同情况对申请人商标申请下发驳回或核准公告通知。对比中国大陆的商标制度,中国大陆官方并不会等待被驳回商标申请人对在先商标撤销申请的结果,并搁置对该申请人商标驳回复审的答复期限,因此代理机构一般会建议该申请人放弃被驳回的原商标申请,而选择对在先商标提起撤销申请,并在此后重新提交商标新申请,以起到类似的驳回复审延期效果。但这种实践中的操作方法毕竟与香港正式的驳回复审延期制度不同,因为存在被驳回商标的申请人提交新申请前,又有其他商标申请人提交了在先相同或近似商标,而被驳回商标申请人的商标新申请又被引证新的在先商标驳回,从而产生新的需要解决的障碍。

  理由(4)为给予申请人准备使用证据的时间,但需注意,根据本条规定,香港官方只给予由于相对理由而被驳回的商标申请以延期准备使用证据的机会,而未给予因绝对理由,即缺乏显著性等而被驳回的商标注册申请以此延期途径。

  关于理由(5)中所述其他情况,一般是指在先商标已失效,或即将失效,但由于香港法律规定,商标失效日后仍有一年的隔离期,在此期间内该在先商标仍然会被引证用以驳回申请人商标的注册申请。基于这种特殊情况,商标申请人可选择基于本条规定中理由(5)来多次申请每次不超过3个月的延期,以等待该引证商标隔离期结束后提交驳回复审,从而使申请人商标顺利核准公告。

 

  参考资料:

  1.香港《商标条例》(第559章)

  2.香港《商标规则》(第559A章)

  

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