文/北京集佳知识产权代理有限公司 王宝筠

　　一、对《专利审查指南》中方法技术特征相关规定内容的分析

　　（一）有关“实用新型专利仅保护针对产品形状、构造提出的改进的技术方案”

　　应该注意的是，此处所采用的表述是“仅保护”而非“保护仅”。“仅保护”是对实用新型保护的客体对象的一个限制，这种“限制”所排除掉的是没有对产品形状、构造提出改进的技术方案。这实际上说明，实用新型所保护的对象被限制于形状、构造提出改进的产品，而不能是其它类型的对象。此处的“仅保护”中的“仅”是针对保护对象而言的，而非针对产品这一保护对象中所具有的特征类型。认为实用新型权利要求中不能具有方法特征的观点，实际上是将上述对于客体对象的限制，错误地理解为是对对象中特征类型的限制，即，将上述规定错误的理解为“实用新型专利保护仅针对产品形状、构造提出的改进的技术方案”。

　　（二）有关“权利要求中可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造，但不得包含方法的步骤、工艺条件等”

　　上述内容实质上是对产品的形状、构造的表达方式的一种规定，其给出了正反两方面的例子。正面的例子是允许采用已知方法的名称来对产品的形状、构造来进行限定，而作为反面的例子，该规定所强调的是并不接受以方法的步骤、工艺条件等来限定产品的形状、构造。这一反面的例子所针对的是对于产品形状、构造的限定方式，并非是规定实用新型权利要求中不能出现方法特征。基于此，该规定应被解读为：在实用新型权利要求中，可以采用已知方法的名称来以概括性的方式限定产品的形状、构造，但不能以包含方法的步骤、工艺条件等方法的具体技术内容的方式来限定产品的形状、构造。

　　（三）有关“如果权利要求中既包括形状、构造特征，又包含对方法本身提出的改进，则不属于实用新型专利保护的客体”

　　应注意，此处对于“形状、构造”并未提及“改进”，而对于方法则提及其属于“改进”，所针对的是这样的一个场景：权利要求中的形状、构造特征并非是改进的特征，而存在改进的特征仅仅是方法特征。这样的权利要求中，由于并不存在实用新型保护客体所要求的形状、构造的改进，因此，即使存在形状、构造特征这样的“包装”，也不应认为其符合实用新型保护客体的要求。《专利审查指南》的上述规定，恰恰是针对此种特定“包装”出的权利要求所进行的有针对性的规定。由此，对上述规定的解读应为：将那些以现有的产品特征为包装，但仅具有方法特征改进的方案排除于实用新型保护客体之外。

　　（四）《专利审查指南》的上述规定仍是在《专利法》第二条第三款规定下的具体解读

　　实际上，《专利审查指南》中就实用新型保护客体的规定，是基于《专利法》第二条三款规定的细化解读，这种细化解读当然应在法律规定的范围内而进行，而不应被理解、解读为在法律规定之外再对实用新型保护客体进行进一步的限制。

　　《专利法》第二条第三款中仅指明实用新型所保护的是产品的形状、构造或者其结合，并未就其中是否不能具备方法特征进行限制。《专利审查指南》是依据《专利法》所制定的部门规章，在《专利法》中都没有规定实用新型保护的内容中“仅”能具备针对形状、构造的改进的情况下，如果通过《专利审查指南》的规定反而就实用新型保护内容加以上述“仅”的限制，则属于超出了现行法律规定的认识和做法，显然是错误的。

　　综上所述，不论是结合《专利法》第二条第三款的规定，还是《专利审查指南》中就实用新型保护客体判断的具体规定，《专利法》所保护的实用新型都应当是一个具备产品形状、构造改进的技术方案，如果方案中并不具备这种类型的改进，那么，该方案并不属于实用新型的保护客体；相反，如果方案中具备了产品形状、构造的改进，即使其权利要求中进一步具有方法的特征，该方案仍然符合实用新型保护客体的要求。

　　二、相关争议

　　（一）有关实用新型保护客体的范围是否会被放宽的问题

　　有观点会认为，允许实用新型权利要求中具有方法特征，将扩大实用新型保护客体所能涵盖的特征类型，从而将方法的改进也囊括于实用新型保护客体之中。但事实并非如此。

　　首先，即使在实用新型的权利要求中存在方法特征，实用新型所保护的主题仍然是产品。允许实用新型权利要求中出现方法特征，只是对实用新型权利要求中除了产品形状、构造特征之外所能进一步出现的特征类型的一个澄清，并未就实用新型的保护主题进行改变。在实用新型保护客体在主题层面并未放宽至也可以保护方法的情况下，并不能得出允许实用新型权利要求中存在方法特征就扩大了实用新型保护客体所涵盖的范围的结论。

　　其次，对于实用新型的权利要求而言，其当然应当具备形状、构造改进的特征，以此方能满足实用新型保护客体的要求。即使允许在实用新型权利要求中具有方法特征，方法特征也是在具备形状、构造特征的基础上所进一步具有的特征。上述“进一步具有”的关系，使得其所限定出的权利要求的保护范围，仍是以具备形状、构造改进为基础的保护范围，并不会使得实用新型能够保护一个纯粹方法改进的技术方案。这只是在保护类型始终为形状、构造改进的产品的基础上，允许采用方法特征进行进一步限定从而限缩权利要求保护范围而已，尚不构成对于实用新型保护客体在类型上的进一步扩充。

　　（二）有关方法特征是否在不同阶段被区分对待的问题

　　有观点提出，如果允许方法特征写入实用新型的权利要求中，那么，在权利要求中只写入仅满足新颖性要求的形状、构造特征，而实际上方法特征才是其满足创造性要求的特征的实用新型专利，也将通过初审而获得授权；而一旦进入无效程序、被质疑创造性，这样的实用新型则可以借助于方法特征维持权利有效。这相当于间接通过实用新型来保护了仅是方法改进的技术方案。

　　还有观点提出，针对实用新型权利要求中的方法特征，如果在审查阶段被不予考虑，而在侵权判定阶段却将其作为对于保护范围的限定予以考虑，这种前后的不一致可能造成对专利权人的不公平。

　　上述观点实际上都关系到对于实用新型权利要求中方法特征的定性问题。这一定性问题可以从实用新型的保护客体的法律规定出发来进行分析。

　　不难发现，实用新型所保护的是针对产品形状、构造或其结合的改进，由此，不论是新颖性还是创造性的评判，都应围绕形状、构造这一类型来进行。针对上述第一个观点，即使实用新型权利要求中的形状、构造能够使其通过新颖性的审查从而使其获得专利权，但当其进入无效阶段被质疑创造性时，如果其形状、构造不足以满足创造性的要求，此时，方法的改进是不应被加以考虑的。原因在于，这一方法的改进本身并不属于实用新型保护客体中所保护的改进类型，不应是针对实用新型这一保护类型审查其是否存在改进时的考虑对象。

　　这类似于一些针对涉及智力活动规则的方案的创造性判断。在涉及智力活动规则和方法的一些方案中，如果该方案和现有技术的区别仅仅在于智力活动规则本身，那么，在创造性的评判中会以该方案并未提供技术性贡献为由，而对该区别不予考虑，这种“不予考虑”的原因在于这样的区别并非是技术上的区别，即，并非是作为专利保护客体的技术方案所应具备的“技术”上的区别。同样，对于实用新型的创造性评判也可以类似方式来进行。如果在方案的创造性评判中，其和现有技术的区别仅仅在于方法特征，那么，由于这个特征并不属于实用新型所保护的“形状、构造”方面的改进，因此，在以实用新型作为客体的这一大背景下，方法特征自然也不应作为实用新型的改进而被加以考虑。由此，实际上仅仅是方法改进的方案，最终仍然无法通过创造性的审查，从而无法获得实用新型专利权，这将使得申请人通过实用新型来实际保护仅仅是方法改进的方案的目标无法实现。

　　由此又产生了第二个问题：在初审或确权过程中对于实用新型的方法特征不予考虑，而在专利侵权判定中却要对方法特征加以考虑。但事实上，这样的矛盾并不存在，原因在于所谓的“考虑”在上述两个阶段中的实际含义是不同的。

　　在审查阶段的“不予考虑”，如前文所述，是对方法特征是否足以构成贡献的“考虑”，其是针对是否满足“贡献”这一属性上的要求的判断。这种判断，并不会因为其不属于“贡献”从而否定相应特征在权利要求中的存在。举例来说，在创造性评判中，某一特征如果被对比文件公开，其不会被作为“贡献”而被加以考虑，但这不意味着否认该特征在权利要求中的存在。在实用新型的创造性评判中同样如此。如果方法特征由于并非属于形状、构造的改进而被不予考虑，这实际上是对其“贡献”的否定，这种否定和基于对比文件的公开而对于特征在“贡献”上的否定，从性质上来说是一样的。由此，在审查阶段对于实用新型权利要求中方法特征的不予考虑，实际上并没有否认该特征在权利要求中的存在，这种“不予考虑”只是创造性评判中对“贡献”有无的“不予考虑”，不是对特征存在与否的“不予考虑”。

　　而在专利侵权判定中，对实用新型中方法特征的“考虑”，则是对特征存在与否的考虑，其所考虑的是权利要求的公示性，对于权利要求中所具有的各个特征，都应在确定保护范围时予以考虑。基于之前的分析，在实用新型审查阶段，对于方法特征的“不予考虑”并非是不考虑该特征存在，因此，侵权阶段中对于该特征的考虑自然也就不构成矛盾了。

　　某种意义上来说，实用新型审查阶段对于方法特征的不予考虑，实际上是申请人本身应该就保护类型选择不当所应承担的正常风险。在实用新型保护客体已经明确为针对产品形状、构造所提出的方案的情况下，申请人如果还想依赖于对方法的改进来获得实用新型的权利，显然是不恰当的，这种风险应该是基于其错误的认识而应由其自身承担的。但这种风险仅仅是方案是否提供了新颖性、创造性方面贡献的授权风险，而非是保护客体层面的授权风险。如果申请人并非想基于方法特征的改进来获得实用新型专利权，而是仍然基于产品形状、构造的改进来获得专利权，那么，并不应以申请人采用方法特征对实用新型保护范围所进行的限定，而将该方案排除于实用新型的保护客体之外。

　　三、放宽实用新型保护客体的建议

　　结合实用新型保护的立法本意，以及当前技术的发展、变化，实用新型的保护客体应该予以放宽，而这种放宽可以通过对于产品的“形状、构造”定义的进一步扩展来得以实现。

　　具体而言，可以考虑将以计算机程序所实现的功能窗口纳入到产品的“形状”的定义中，而将多个功能窗口之间的相互功能联系纳入到产品的“构造”定义中，从而将以计算机程序实现的功能窗口集纳入到实用新型所保护的“产品”范畴中，实现对于这种看得到、摸得着、更新迭代速度快、创造性高度不高但具有实用价值的小发明的保护。

　　笔者提出上述建议的出发点在于：

　　（一）实用新型制度的起源追溯

　　实用新型制度在某些国家（例如德国）的起源可以追溯到外观设计。一些产品并非仅仅是基于美感的设计，其改变虽不能达到发明的创造性高度，但具有相当的实用价值，实用新型便是针对这类产品的保护类型。

　　从实用新型可追溯至外观设计的背景出发，考虑到我国已经针对计算机图形用户界面（GUI）提供外观设计保护，将计算机图形用户界面所包括的多个功能窗口集合纳入实用新型保护的产品范畴，也是自然且可行的。应该认识到，GUI中所包括的功能窗口集，在有些情况下的设计出发点是技术功能的实现，而非出于美感所进行的设计。由此，基于实用新型对外观设计在保护上的补充作用，有必要将那些GUI中出于功能考虑而非美感考虑所设计的功能窗口，也纳入实用新型所保护的形状、构造范畴内。

　　（二）GUI中功能窗口集符合实用新型的保护特点

　　相比于机械结构类产品而言，软件产品的更新迭代速度更快，其在竞争的时效性要求上更高。因此，软件产品对于快速保护有更高的需求，而这一需求恰恰是实用新型这一保护类型所能提供的。从实用新型授权快的特点出发，有必要针对软件产品中的功能窗口集提供实用新型产品的保护。

　　实用新型的另一个特点在于其保护的是看得到、摸得着的产品。一方面，如前所述，实用新型源自对于外观设计保护的补充；另一方面，公众也可以基于对于对当前可直观感受到的产品的认识，而对实用新型专利权到底是否有效做出自己的判断。可以说，实用新型“看得到、摸得着”的特点，使得其仅经过初审即可获得授权成为可能。软件产品中的功能窗口当然同样具备上述的“看得到”的特点，其对于审查员、公众来说都是直观且易于感知的，从这个特点来说，将软件产品中的功能窗口集纳入实用新型的保护客体中，从审查以及公众判断的角度来说是可行的，不会和现行的实用新型审查标准相矛盾，也不会对公众对于实用新型的权利稳定性的认知造成新的障碍。