文/北京集佳知识产权代理有限公司 陈晨

　　在美国专利法细则37 C.F.R.§1.56中明确规定：

　　Each individual associated with the filing and prosecution of a patent application has a duty of candor and good faith in dealing with the Office, which includes a duty to disclose to the Office all information known to that individual to be material to patentability as defined in this section.

　　也就是说，每一个在美国申请的专利，其相关人员（包括申请人、发明人、受让人、代理人等）都有义务向美国专利局披露与自己递交的专利相关的信息，即提交信息披露声明（Information Disclosure Statement，简称IDS）的义务。

　　IDS是美国专利法对专利申请人提出的一项特殊义务，即要求专利申请人将自己（包括申请人、发明人、受让人、代理人）所知悉的早于其申请专利时间与“可专利性相关”的公开资料，在规定的时间期间内作为IDS提交，以辅助美国专利审查员对该专利进行审查。需要说明的是，这里的“可专利性相关”包括可能影响权利范围的公开资料，以及可能有助于审查员理解、审查权利范围的公开资料。

　　一、需要在IDS中提交什么资料？

　　按照MPEP609.04(a)的规定，需要递交的文件至少包括：

　　I.所有专利，出版物，美国申请或其他信息的列表 (list of all patents，publications，US applications，or other information)

　　II.合法副本（legible copies）

　　III.非英语语言信息相关性的简洁解释 (concise explanation of relevance for non-English language information)

　　也就是说，在IDS中需要提交：各文献的列表；各文献的副本；如果是英文以外的语言的文献，还需要提供英文译文或者关于关联性的简洁说明。

　　而关于在IDS中需要提交的文献，根据实践，笔者总结了以下常见几类：

　　1.该申请在说明书背景技术中引用的文献；

　　2.该申请在国际检索报告中出现的对比文件；

　　3.该申请及其同族申请在审查过程中，审查员引用的对比文件，这些文件既可以是专利文献也可以是公开出版的非专利性文献；

　　4.美国审查员主动要求提交的材料。

　　另外还有一种不常见的情况，笔者结合自己曾处理过的一个美国专利申请的重复授权驳回案，分析如下：在该案中，美国审查员下发了临时性（申请对申请）显而易见型重复授权驳回，即：审查员认为，本申请的权利要求相对于先前申请的权利要求是显而易见的。经过查阅美国专利法相关法条及相关案例，笔者注意到，在针对重复授权驳回的答复中，除了需要克服重复授权问题，还需要提交IDS。

　　也就是说，共同所有案件，即两个或多个具有相同权利要求（法定重复授权）或者明显变型权利要求（显而易见型重复授权）的案件，这些案件之间存在强烈的启示。因此，在一个案件中引用的对比文件很可能对其它案件中的权利要求相关，反之亦然。

　　例如：审查员认为申请A中的一个权利要求在申请B中的一个权利要求的基础上显而易见，对申请A的该权利要求作出了临时性显而易见型重复授权驳回。那么，不管申请人是否想要立即处理该临时性显而易见型重复授权驳回，都应该在申请A和申请B中递交IDS，将申请B曾经递交的IDS中的文件及其审查过程中的对比文件作为申请A的IDS进行递交，同时将申请A曾经递交的IDS中的文件及其审查过程中的对比文件作为申请B的IDS进行递交，即：在申请A和申请B中交叉递交信息披露声明(IDS)。

　　二、需要在什么时间递交IDS？

　　根据美国专利法细则规定，申请人的信息揭露义务从提交申请日起直至专利证书颁发之日。因此，申请人可多次提交提交IDS，申请人通常会在知晓上述文献或技术资料后提交。

　　关于递交IDS的时机及其产生的费用，根据37 C.F.R. § 1.97(b)-(f) 款规定，可以分为以下4个阶段：

　　阶段A——不需要缴纳官费

　　1.在国家申请的提交日期后的三个月内，但根据第1.53（d）条提出的继续申请除外；

　　2.在国际申请中进入国家阶段之日起三个月内；

　　3.在第一次审查意见下发之前；

　　4.在提出继续审查的请求之后的第一次审查意见下发之前；

　　5.在国际外观设计申请中根据海牙协定第10条第3款公布国际注册之日起三个月内。

　　阶段B——需要缴纳官费和陈述书

　　在最终审查意见(Final OA)下发前、授权通知书下发前、或其他导致审查程序关闭的行为前递交IDS。在该阶段，需要缴纳的官费为：60美元（微型实体）、120美元（小实体）、240美元（除微型实体和小型实体外）。此外，需要同时递交陈述书，指出向USPTO陈述要提交的文献是在3个月内获知的。

　　阶段C——需要缴纳官费和陈述书

　　缴纳专利授权费用当日或之前递交IDS。在该阶段，费用和陈述书相关要求同上述阶段B。

　　阶段D——需提出RCE

　　如果在专利授权后递交IDS，则需要重新启动审查程序，需要提出RCE (Request for Continued Examination)。在该阶段，费用等同于提RCE的官费。

　　另外，值得注意的是，如果申请人没有尽到信息披露义务，也就是说，在专利申请过程中没有把自己知晓的相关信息提交给美国专利商标局（USPTO），专利授权后，在诉讼过程中，该专利有可能会以“申请人不正当行为（inequitable conduct）”导致专利不可实施（Unenforceable）, 也就是说无法以此专利来向对方主张权利。

　　综上所述，IDS在美国专利申请中扮演着举足轻重的角色，专利申请人在递交IDS时，不仅需要从专利的授权角度考虑递交什么类别的IDS材料，还需要结合费用问题选择恰当的递交时机。