现有法律框架未明确规定外观设计专利适用禁止反悔原则，笔者认为，在侵权诉讼中可以结合权利人在授权确权程序的限制性陈述，确定区别设计特征在涉案专利中的权重，从而防止权利人在不同程序中两头得利，达到禁止反悔的效果。在此通过案例略作解析。

　　案情简介

　　谢某某拥有一项名称“杯子（牛奶杯）”的外观设计专利。他认为T公司生产销售的一款奶茶产品包装瓶侵犯其专利权，因此向T公司发送《律师函》，声称T公司未经授权实施谢某某享有的外观设计专利，依法已经涉嫌构成侵犯专利权，应当承担相应的法律责任。

　　T公司收到此函后与谢某某进行多次协商，但均没能使其停止对T公司及经销商的干扰行为。之后T公司不得不于2016年4月21日委托律师回复律师函，催告谢某某停止干扰行为，尽快行使诉权。

　　谢某某以T公司在杭州销售被诉侵权产品为由，于2016年5月向浙江省杭州市中级人民法院起诉T公司奶茶产品包装瓶侵害其第ZL201430277427.7号外观设计专利权。T公司针对该专利提起无效宣告请求，专利复审委根据权利人的具体陈述，作出维持涉案专利有效的审查决定。随后，谢某某于2017年2月16日向法院提出撤诉申请，杭州中院据此裁定准许其撤回起诉。

　　谢某某虽然撤回了诉讼，但仍在以向地方知识产权局投诉经销商的方式，干扰T公司及经销商的正常生产经营，而T公司的奶茶产品包装瓶是否构成侵权未经法定程序认定。为此，T公司向杭州市中级人民法院提起确认不侵权之诉，请求确认T公司奶茶产品包装瓶未落入被告专利的保护范围，不构成对被告专利权的侵犯，同时提出谢某某在无效程序中存在限制性陈述，而在侵权诉讼中不应对其限制性陈述再行反悔。法院判定

　　该案一审、二审法院均认定被诉产品与涉案专利不近似，未落入涉案专利的保护范围，二者认定的理由也基本相同：

　　1、 根据现有设计和专利权人在无效程序的陈述及无效决定的相关认定，确定涉案专利的设计特征是：杯盖的形状和提手环的设计；

　　2、对于权利人强调的提手环功能设计问题，认为提手环虽然有一定的实用功能，但是提手环的形状可以有多种设计，涉案专利的提手环整体上具有一定美感，消费者不仅会关注其功能，还会关注其形状上的美感，不属于主要由技术性功能决定的功能性设计；

　　3、将被诉产品与涉案专利的各视图进行比对，二者的主要区别在于被诉产品缺少涉案专利的设计特征，上述区别设计足以对被诉产品的整体视觉效果产生显著影响，使之与涉案专利在整体效果上产生实质性差异。根据外观设计“整体观察，综合判断”的比对原则，被诉产品未落入涉案专利的保护范围。

　　律师观点

　　在该案中主要涉及外观设计近似性的判断，尤其是区别设计特征的认定问题。在区别技术特征的认定上，考虑了专利权人在无效阶段的意见陈述和无效决定对此的认定。专利权人在侵权诉讼阶段试图推翻无效阶段的意见陈述，法院并未予以接收。

　　外观设计的侵权判断，主要判断依据是《专利法》第五十九条第二款和《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八至十一条，该司法解释第十一条规定“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。”

　　该规定可以概括为：“整体观察、综合判断”，以及“二排除、二要部”。“二排除”即功能性设计特征和非视觉设计特征排除，“二要部”即可直接观察部位和区别设计特征是影响整体视觉效果的重要部位。

　　一、被诉产品是否近似首先应当根据“整体观察、综合判断”原则进行判断

　　外观设计近似性判断，前提是要确定被诉产品与涉案专利产品二者属于近似类别，如果类别不同，即使二者的形状、图案等外观设计要素近似也不构成近似的外观设计。例如，最高院在（2012）民申字第41号裁定书中认为，涉案专利是“餐具用贴纸（柠檬）”，被诉侵权产品是玻璃杯，虽然使用的外观设计图案近似，但二者用途不同，不属于相同或相近种类产品，不构成近似外观设计[i]。

　　在确定被诉产品与涉案专利产品属于类别近似的产品后，近似性的判断首先要判断二者整体上是否近似。以二者整体视觉效果判断是否存在实质性差异，即以二者整体上的形状、图案或与色彩的结合是否存在视觉上的差异，而不是仅从局部细节的差别判断二者是否整体上近似。

　　其次，近似性的判断还要综合考察外观设计各个设计要素与现有设计的关系。外观设计专利，主要体现为其不同于现有设计的创新性，在我国外观设计专利制度没有规定保护局部外观设计的情况下，外观设计专利既要保护整体创新的外观设计，也要保护局部改进的外观设计，即类似于保护发明、实用新型的改进型专利，综合考虑外观设计区别于现有设计的设计特征对外观设计专利的贡献，确定其在外观设计近似性判断时的考察权重。因此外观设计的整体观察、综合判断不能忽略现有设计对其保护范围的影响。笔者认为，司法解释规定的与现有设计区别特征的重点考量，既是对局部改进的外观设计保护范围的限制，也是对局部改进的外观设计专利所做贡献的保护，同时也能限制权利人的不当解读。在本案中，涉案外观设计专利虽然保护的是牛奶杯整体，但是作为外观设计主体的瓶体采用了现有设计的瓶体，因此法院认为其区别于现有设计的区别设计特征是杯盖和提手环，其中提手环在整体上占牛奶杯空间比例虽然很小，但是在整体的视觉效果上体现的权重却更大，因此在考量了现有设计的影响因素后，二者整体上是不近似的。

　　再次，外观设计近似性的判断还要排除非视觉设计特征的影响，包括功能性设计特征及不影响外观设计的材料特征和内部设计特征。最高院（2012）行提字第14号判决书中指出，功能性设计特征的判断标准并不在于该设计特征是否因功能或技术条件的限制而不具有可选择性，而在于在一般消费者看来，该设计特征是否仅仅由特定功能所决定，从而不需要考虑该设计特征是否具有美感[ii]。功能性设计特征等非视觉特征在外观设计中因其设计重点不在于视觉美感的设计，而是技术功能的实现，与需考虑美感的设计特征具有不同的设计维度和设计重点，对外观设计的美感上的创新设计没有贡献，因此在外观设计的近似性判断中应不予考虑。

　　二、在区别设计特征的认定上，需要考虑在授权、确权程序中专利权人的意见陈述和审查员的官方认定，即在外观设计专利侵权诉讼中同样需要考虑禁止反悔的问题

　　最高院在法释（2009）第21号第六条规定“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”该规定是针对发明和实用新型专利在授权、确权过程中权利人的限制性修改或陈述，而禁止其在侵权诉讼中反悔，从而两头获利，故又称“禁止反悔原则”。

　　然而，禁止反悔原则是否适用于外观设计专利，在该司法解释中并未明确规定。有学者认为，禁止反悔原则实际上是对等同原则的一种限制，是等同原则之下的一个侵权判定原则，既然外观设计侵权判定不能适用等同原则，当然也不应该适用禁止反悔原则[iii]。

　　对此笔者认为，前述司法解释规定了“禁止反悔原则”，其目的在于禁止专利权人将在专利授权或者无效程序中通过修改或者意见陈述所表明的不属于其专利权保护范围的内容，在侵权诉讼中重新纳入专利权的保护范围，从而“两头得利”，损害公众利益。因此，适用禁止反悔原则以对权利要求的保护范围予以必要的限制，合理确定专利权的保护范围，体现了专利法平衡专利权人和社会公众利益的立法意图。然而，专利权人在专利授权、确权程序中所作的限制性陈述，缩小了涉案专利的保护范围以维护专利权利的稳定性，而在侵权诉讼中又将放弃的保护范围重新纳入涉案专利保护范围的情况，不仅在发明、实用新型专利侵权诉讼中存在，在外观设计专利侵权诉讼中同样存在。

　　如本案所涉专利，在无效程序中，在与现有设计比对时，权利人主张涉案专利设计要点及与现有设计的区别主要体现在杯盖和提手环上，而上述部分为一般消费者所关注，会对杯子的整体视觉效果产生显著影响，复审委的无效审查决定对此也予以确认，从而维持了涉案专利有效。然而在侵权诉讼中，权利人又主张被诉产品与涉案专利的区别仅在提手环的有无，而提手环在整体中所占比例较小，对整体视觉效果影响较小，且带有一定的功能性，因而被诉产品与涉案专利近似。权利人两头得利意图明显，导致社会公众对涉案专利保护范围信赖利益的丧失。

　　笔者认为，在外观设计专利侵权判定中虽然不存在等同侵权的判定，但是存在相同、相近似的判定。相近似判定包括与外观设计专利实质相同或相似的判定，二者实际上相当于外观设计相同侵权判定基础上保护范围的外延，比照发明、实用新型等同侵权的判定，近似性的判定类似于等同侵权的判定。而且如前所述，在实践中也存在外观设计专利权人两头得利的操作，存在对公众利益损害事实，有必要对这种不当行为予以规制。

　　在本案的一审和二审判决书中，虽然没有明确适用禁止反悔原则确定涉案专利的保护范围，但是在确定涉案专利的保护范围和相对于现有设计的区别设计特征时，确实考虑了权利人关于涉案专利的限制性陈述，将权利人在无效程序中强调的与现有设计相区别的设计特征予以重点考量，并依据被诉产品不具有该区别设计特征，做出被诉侵权产品未落入涉案专利的保护范围的认定。

　　该判决也给我们一定的启发：在现有的法律框架没有明确规定外观设计专利适用禁止反悔原则的情况下，在侵权诉讼中结合法释（2009）21号第11条的规定，在确定涉案专利与现有设计的区别设计特征时，可以结合权利人在授权、确权程序的限制性陈述，确定区别设计特征在涉案专利中权重，从而实质性防止权利人在不同程序中两头得利，达到与适用禁止反悔原则同样的效果。

　　参考文献：

　　[i] 最高人民法院（2012）民申字第41号裁定书。

　　[ii] 最高人民法院（2012）行提字第14号判决书。

　　[iii] 程永顺“浅议外观设计侵权判定”，《知识产权》2004年第3期。