禁止反悔原则在专利侵权案件中的适用
发布时间：2009-07-16
◆案情摘要
原告：解文武
被告：青岛海尔通信有限公司（代理人：北京市集佳律师事务所律师）
被告：北京市大中电器有限公司
原告解文武的“手机自动隐形拨号报失的实现方法”于2003年12月获得国家发明专利（以下简称“涉案专利”），2004年5月，原告发现被告青岛海尔通信有限公司（以下简称“海尔公司”）的海尔信鸽3100手机（以下简称“被控侵权产品”）具有“智能防盗”功能，原告认为被控侵权产品的该功能是对原告上述发明的仿制，构成专利侵权，遂诉至法院。
被告海尔公司认为，原告在涉案专利审批阶段为了使涉案专利克服审查员所指出创造性方面的缺陷而获得授权，通过答复审查意见通知书的书面形式对其涉案专利保护范围进行了部分限定和放弃，因此在专利侵权诉讼中不允许将其已经限制和放弃保护的部分再重新纳入其保护范围，而应当禁止权利人反悔。基于此，被控侵权产品的智能防盗方法与原告涉案专利所保护的防盗方法相比存在明显的本质区别，因此被控侵权产品没有落入原告涉案专利的保护范围，被告的行为也不构成专利侵权。
◆法院审理
北京市第一中级人民法院经审理查明，原告解文武于2001年12月19日向国家知识产权局申请了名称为“手机自动隐形拨号报失的实现方法”的发明专利，该申请进入实质审查阶段后，国家知识产权局向解文武发出审查意见通知书，认为解文武发明专利申请中的权利要求不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性，要求解文武进行修改。解文武对此提交了意见陈述书，并对原申请的权利要求进行了澄清和修改。2003年12月3日，在解文武2003年7月28日所提交修改文本的基础上，国家知识产权局对该申请授予了发明专利权。
北京市第一中级人民法院认为，解文武系在明确将非法用户不能正常使用的情形排除在本专利保护范围之外的情形下才获得了涉案专利权，即解文武在涉案专利审批阶段，为获取涉案专利的授权，通过书面声明的方式，对涉案专利的保护范围作了限制承诺，并因此获得了专利权，而在侵权诉讼中，解文武主张被控侵权产品的相应技术特征与涉案专利的相应技术特征构成等同，该主张是解文武对自己在专利审批阶段所作出限制性承诺的反悔，不应允许。因此，解文武主张被控侵权产品对其涉案专利构成等同侵权，没有事实和法律依据，本院不予支持。依据《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、最高人民法院法释[2001]21号《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十一条的规定，判决：驳回解文武的诉讼请求。
原告解文武不服北京市第一中级人民法院（2005）一中民初字第3254号民事判决，向北京市高级人民法院提起上诉。二审法院认为一审判决认定事实清楚，适用法律正确。遂判决驳回上诉，维持原判。
◆案件评析
一、禁止反悔原则概述：
禁止反悔原则并不是我国现行专利法律体系所明文规定的一项原则，它是在专利侵权审判司法实践中由被控侵权方提出并逐渐被司法界所认可的一项重要原则。
据通说，禁止反悔原则是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利申请人或专利权人为确定其专利申请或已授权专利具备专利授权所要求的新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权或维持了专利权的有效性，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。上述定义，是目前国内实践界对于“禁止反悔原则”的较具代表性的阐述。
事实上，禁止反悔原则实际上是对《民法通则》所确定的“诚实信用原则”在专利司法审判领域的具体化，因此从严格意义上来说，它并不是一项独立的原则。众所周知，诚实信用原则是任何民事主体从事民事法律行为时所必须遵守的帝王原则，而专利权作为一种民事权利，专利权人在其获得专利权的过程中以及专利维权的过程中当然也应该毫不例外的遵守该原则。在美国，禁止反悔原则也是其衡平法中的一个基本原则，应用非常广泛。
专利制度的两大支柱是技术公开和法律保护，专利权人只有公开其符合专利法要求、具有足够创造性的新的技术方案才能被授予专利权，也才能享有专利法所赋予其在一定时期内对该新技术方案的合法垄断。否则，如果专利权人意图将已经进入公有领域的公知技术或者相关领域的技术人员不需要付出任何创造性劳动就能够从公知技术中推导出的等同技术方案纳入自己的专利保护范围，显然就侵犯了社会公众自由使用公知技术的权利。
因此，在专利的审批或无效过程中，审批机构或确定专利有效性的机构就必然会要求专利权人不得将公知技术纳入其专利保护范围进而侵犯社会公众的利益，所以，当专利申请的保护范围过大，如果直接授权可能会侵害社会公众利益的时候，审查员就会要求专利权人对其申请文件进行修改或意见陈述。在这种情况下，如果专利权人为了获得授权，就可能会向审查员解释其要求保护的专利方案与公知技术方案存在什么样的本质区别，同时指明其对现有技术做出了实质性贡献的必要技术特征是那些特征；或者直接按照审查员的要求进行相应的修改；或者增加相应的技术特征作为原技术方案的必要技术特征。而事实上，专利权人对于上述审查意见的答复在很多情况下都会缩小其专利保护范围，直到专利权人将公知技术方案或者与公知技术方案等同的技术方案完全排除在其保护范围之外，才可能获得最终的授权。
而在维权的过程中，专利权人总是试图将其已经授权的专利保护范围解释得尽可能大，使得实际上并没有落入其专利保护范围的技术方案也被纳入其保护范围。这样就可能导致其在要求维权时保护范围远远大于该专利授权审批时专利权人在答复审查意见时所解释的较小保护范围。因此，为了解决专利权人在不同阶段对同一专利保护范围大小的不同解释，根据民事主体从事任何民事法律行为时都应该诚实信用的这一帝王原则，当然也就要求专利权人按照其最初在授权审批时所作的解释来确定该专利的实际保护范围，也就是禁止权利人对以前做出的不利解释随意反悔。
总之，无论是从民法原理还是各国司法实践来看，进行专利侵权判定时“禁止权利人反悔”都是基于诚实信用的基本要求，有效的平衡专利权人与社会公众的利益。
二、禁止反悔原则的适用
（一）禁止反悔原则的适用条件
正如前面讲到的，在我国现行的专利法律体系中，目前还没有一个效力遍及全国的关于“禁止反悔原则”的统一规定。但是很多地方法院都做出了在一定范围内具有约束力的相关规定，最具有代表性的是北京市高级人民法院于2001年出台的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（以下简称“《意见》”）。该《意见》对禁止反悔原则的定义、适用条件第都做出了较为明确的规定。其中关于在专利侵权审判中适用禁止反悔原则的条件具体规定如下：（l）专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的，而且已经被记录在专利文档中；（2）限制承诺或者放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用。该《意见》还同时指出，禁止反悔原则的适用应当以被告提出请求为前提，并由被告提供原告反悔的相应证据，也就是说，法院不得未经被告的请求而主动适用禁止反悔原则。上述有关禁止反悔原则规定的出台，对于专利侵权司法实践来说无疑应该说是具有积极意义的。
但是笔者认为，《意见》中的规定尚有以下不足之处：该《意见》要求专利权人所作出的限制承诺或者放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用，这在实践中往往是很难判断的。事实上，在审批专利的过程中，审查员作出审查意见通知书以后，无论如何专利申请人都必须答复，否则该申请会被视为撤回。而在审查意见通知书当中，审查员本着节约程序的原则，有可能在审查意见通知书中一次性同时指出该专利申请中存在的若干缺陷，这也就要求专利申请人对审查员提出的若干缺陷同时进行答复、辩解或澄清，而审查员所指出的若干“缺陷”当中，有很多当然是该申请本身确实存在的缺陷，但是也不排除有很多所谓的“缺陷”是审查员本身由于没有能够完全理解该专利申请技术方案而导致的误解。因此，申请人对于审查意见的答复、辩解或澄清中，到底哪些才是对该申请的最终授权产生了实质性作用而哪些又仅仅是澄清误解的呢？这在实践中是很难被准确判断的，甚至有时只有审查员自己才知道在审批当时是基于申请人的哪些陈述才同意对该专利申请最终授权的。因此，《意见》将专利权人所作出的限制承诺或者放弃保护的技术内容必须“对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用”作为适用禁止反悔原则的前提是值得商榷的。实践中，很多法院往往推定专利申请人对于审查意见答复的全部陈述都必然对授权产生实质性的作用。法院思考的出发点是：如果其中有一部分是不产生实质性作用的，那么申请人就没有必要进行相应的答复。现在既然答复了，就推定其对授权产生了实质性的作用，否则根据谁主张谁举证的原则，应该由专利权人举证证明其某些澄清性解释没有对授权产生实质性作用。
本案中，解文武在对审查员的审查意见通知书进行该申请专利具有创造性的辩解时，一次性的列出了该专利申请与审查员所引用的对比文献的全部不同之处，而且变成正是这些区别特征的存在所以该专利申请具有专利法意义上的创造性。其中的区别特征之一就是：专利申请技术方案“非法用户能够正常使用的同时自动隐形拨号报失”与引用对比文献“非法用户不能正常使用并且显形拨号报失”。在诉讼中，海尔公司主张被控侵权产品的技术方案正好是“不能正常使用并且显形拨号报失”，属于专利权人已经排除在外的方案。在二审中，专利权人认为，专利申请技术方案“能正常使用的同时自动隐形拨号报失”并没有对涉案专利的授权产生实质性作用，不应该适用禁止反悔原则，但是，其并没有就该主张进行任何举证。因此，最终二审法院认为其意见陈述对该专利申请的授权产生了实质性作用，应当适用禁止反悔原则。
另外，笔者对于《意见》中关于人民法院不得未经被告的请求而主动适用禁止反悔原则的这一规定也存在不同看法。
首先，人民法院在审理专利侵权纠纷时，一个必须的步骤就是确定原告涉案专利的保护范围。笔者认为，确定专利保护范围大小的权力，只能由法院依法行事。由于站在完全不同的立场，专利权人必然会将其保护范围解释得尽可能大，而被控侵权人往往又必然将权利人专利的保护范围解释得尽可能小。因此，只有人民法院才能完全站在居中裁判者的立场，客观地确定原告专利的保护范围。也就是说，确定涉案专利的保护范围，是法院分内的事情，当然应该由法院依职权主动行使。
那么法院到底应该如何确定某一专利的保护范围内？《专利法》第五十六条第一款明确规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权力要求的内容为准，说明书及其附图可以用于解释权利要求。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条进一步规定：专利法第五十六条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。
具体到涉及禁止反悔原则适用的案件中，法院为了客观地确定原告涉案专利的保护范围大小，当然首先还是要考虑原告涉案专利权利要求书的内容，同时为了准确理解其保护范围，必然还要借助该专利说明书和附图，甚至还要考虑与必要技术特征某些技术特征相等同的特征所确定的范围。那么是不是考虑到上面的几种情况就可以准确无误的确定某一专利的保护范围呢？显然不是。笔者认为，为了掌握原告涉案专利的真实保护范围，法院还必须依职权主动审查是否存在禁止专利权人反悔的情形。因为禁止反悔情形的存在与否会直接涉及到原告专利保护范围的大小。当然，法院完全可以责令原告或者被告提交全套的审批授权文档或其它相应文档，甚至还可以依职权向国家知识产权局调取相关的文档。否则，如果由于被告自身的原因或者其代理人的原因没有提出适用禁止反悔，法院就很可能会因此而得出一个错误的结论。
因此，笔者认为受理专利侵权纠纷的人民法院完全有权依职权主动适用禁止反悔原则，正如同法院依职权适用等同原则一样，而无需以被告的请求为前提。
当然，就本案而言，被告海尔公司既然主动向法院提出了适用“禁止反悔原则”，并提交了原告涉案专利的授权审批档案，该档案证明，所以法院适用该原则判定海尔公司不侵权并无任何不当。
（二）等同原则与禁止反悔原则发生冲突时的适用问题
本案中，原告主张被控侵权产品采用非法用户不能正常使用的情形是对其涉案专利的变劣，所以该技术特征与其专利方案中的非法用户能够正常使用这一必要技术特征构成等同，从而要求法院适用等同原则判定被告侵权；而被告海尔公司针对其这一主张提出了应该优先适用“禁止权利人反悔”。在这种情况下到底应该如何适用呢？《意见》第四十四条对此种情形做出了解释：当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时，即原告主张适用等同原则判定被告侵犯其专利权，而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不构成侵犯专利权的情况下，应当优先适用禁止反悔原则。
笔者认为这是很容易理解的事情，因为法院进行侵权判断之前，首先应该确定原告专利的保护范围而不是侵权比对，而禁止反悔原则正好是确定专利的保护范围的影响因素之一，因此应该先适用禁止反悔原则来确定原告涉案专利的实际保护范围，然后再来判断被控侵权的技术方案是否落入了原告专利的保护范围。因此，如果当原告要求适用等同原则而与被告要求适用禁止反悔原则相冲突时，优先适用了等同原则，那么禁止反悔原则就没有任何适用的必要了。
（三）适用禁止反悔原则的例外
当然，如果专利权人确实能够举证证明其对授权审批程序中审查意见通知书的某些答复并未对专利申请的授权产生实质性的作用，那么这种情况下就应该适用等同原则而不是禁止反悔原则。当然，这种情况不是属于等同原则优先适用的情况，而是根本就不能适用禁止反悔原则。这就需要原告充分的举证或说理，以让法院相信其在审批授权时的某些答复或澄清性解释并未对授权产生实质性作用，或者证明审查员之所以作出审查意见通知书完全是出于审查员自身对于该专利技术方案的误解。否则，如果一味将专利权人在申请过程中对于审查意见通知书答复的意见陈述书中的内容都当作禁止反悔的内容而排除适用等同原则，这样对于专利权人来说也是极其不公平的。并且可能因此而影响专利权人申请专利的积极性，从而根本上动摇专利制度设计的初衷。
原告：解文武
被告：青岛海尔通信有限公司（代理人：北京市集佳律师事务所律师）
被告：北京市大中电器有限公司
原告解文武的“手机自动隐形拨号报失的实现方法”于2003年12月获得国家发明专利（以下简称“涉案专利”），2004年5月，原告发现被告青岛海尔通信有限公司（以下简称“海尔公司”）的海尔信鸽3100手机（以下简称“被控侵权产品”）具有“智能防盗”功能，原告认为被控侵权产品的该功能是对原告上述发明的仿制，构成专利侵权，遂诉至法院。
被告海尔公司认为，原告在涉案专利审批阶段为了使涉案专利克服审查员所指出创造性方面的缺陷而获得授权，通过答复审查意见通知书的书面形式对其涉案专利保护范围进行了部分限定和放弃，因此在专利侵权诉讼中不允许将其已经限制和放弃保护的部分再重新纳入其保护范围，而应当禁止权利人反悔。基于此，被控侵权产品的智能防盗方法与原告涉案专利所保护的防盗方法相比存在明显的本质区别，因此被控侵权产品没有落入原告涉案专利的保护范围，被告的行为也不构成专利侵权。
◆法院审理
北京市第一中级人民法院经审理查明，原告解文武于2001年12月19日向国家知识产权局申请了名称为“手机自动隐形拨号报失的实现方法”的发明专利，该申请进入实质审查阶段后，国家知识产权局向解文武发出审查意见通知书，认为解文武发明专利申请中的权利要求不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性，要求解文武进行修改。解文武对此提交了意见陈述书，并对原申请的权利要求进行了澄清和修改。2003年12月3日，在解文武2003年7月28日所提交修改文本的基础上，国家知识产权局对该申请授予了发明专利权。
北京市第一中级人民法院认为，解文武系在明确将非法用户不能正常使用的情形排除在本专利保护范围之外的情形下才获得了涉案专利权，即解文武在涉案专利审批阶段，为获取涉案专利的授权，通过书面声明的方式，对涉案专利的保护范围作了限制承诺，并因此获得了专利权，而在侵权诉讼中，解文武主张被控侵权产品的相应技术特征与涉案专利的相应技术特征构成等同，该主张是解文武对自己在专利审批阶段所作出限制性承诺的反悔，不应允许。因此，解文武主张被控侵权产品对其涉案专利构成等同侵权，没有事实和法律依据，本院不予支持。依据《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、最高人民法院法释[2001]21号《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十一条的规定，判决：驳回解文武的诉讼请求。
原告解文武不服北京市第一中级人民法院（2005）一中民初字第3254号民事判决，向北京市高级人民法院提起上诉。二审法院认为一审判决认定事实清楚，适用法律正确。遂判决驳回上诉，维持原判。
◆案件评析
一、禁止反悔原则概述：
禁止反悔原则并不是我国现行专利法律体系所明文规定的一项原则，它是在专利侵权审判司法实践中由被控侵权方提出并逐渐被司法界所认可的一项重要原则。
据通说，禁止反悔原则是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利申请人或专利权人为确定其专利申请或已授权专利具备专利授权所要求的新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权或维持了专利权的有效性，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。上述定义，是目前国内实践界对于“禁止反悔原则”的较具代表性的阐述。
事实上，禁止反悔原则实际上是对《民法通则》所确定的“诚实信用原则”在专利司法审判领域的具体化，因此从严格意义上来说，它并不是一项独立的原则。众所周知，诚实信用原则是任何民事主体从事民事法律行为时所必须遵守的帝王原则，而专利权作为一种民事权利，专利权人在其获得专利权的过程中以及专利维权的过程中当然也应该毫不例外的遵守该原则。在美国，禁止反悔原则也是其衡平法中的一个基本原则，应用非常广泛。
专利制度的两大支柱是技术公开和法律保护，专利权人只有公开其符合专利法要求、具有足够创造性的新的技术方案才能被授予专利权，也才能享有专利法所赋予其在一定时期内对该新技术方案的合法垄断。否则，如果专利权人意图将已经进入公有领域的公知技术或者相关领域的技术人员不需要付出任何创造性劳动就能够从公知技术中推导出的等同技术方案纳入自己的专利保护范围，显然就侵犯了社会公众自由使用公知技术的权利。
因此，在专利的审批或无效过程中，审批机构或确定专利有效性的机构就必然会要求专利权人不得将公知技术纳入其专利保护范围进而侵犯社会公众的利益，所以，当专利申请的保护范围过大，如果直接授权可能会侵害社会公众利益的时候，审查员就会要求专利权人对其申请文件进行修改或意见陈述。在这种情况下，如果专利权人为了获得授权，就可能会向审查员解释其要求保护的专利方案与公知技术方案存在什么样的本质区别，同时指明其对现有技术做出了实质性贡献的必要技术特征是那些特征；或者直接按照审查员的要求进行相应的修改；或者增加相应的技术特征作为原技术方案的必要技术特征。而事实上，专利权人对于上述审查意见的答复在很多情况下都会缩小其专利保护范围，直到专利权人将公知技术方案或者与公知技术方案等同的技术方案完全排除在其保护范围之外，才可能获得最终的授权。
而在维权的过程中，专利权人总是试图将其已经授权的专利保护范围解释得尽可能大，使得实际上并没有落入其专利保护范围的技术方案也被纳入其保护范围。这样就可能导致其在要求维权时保护范围远远大于该专利授权审批时专利权人在答复审查意见时所解释的较小保护范围。因此，为了解决专利权人在不同阶段对同一专利保护范围大小的不同解释，根据民事主体从事任何民事法律行为时都应该诚实信用的这一帝王原则，当然也就要求专利权人按照其最初在授权审批时所作的解释来确定该专利的实际保护范围，也就是禁止权利人对以前做出的不利解释随意反悔。
总之，无论是从民法原理还是各国司法实践来看，进行专利侵权判定时“禁止权利人反悔”都是基于诚实信用的基本要求，有效的平衡专利权人与社会公众的利益。
二、禁止反悔原则的适用
（一）禁止反悔原则的适用条件
正如前面讲到的，在我国现行的专利法律体系中，目前还没有一个效力遍及全国的关于“禁止反悔原则”的统一规定。但是很多地方法院都做出了在一定范围内具有约束力的相关规定，最具有代表性的是北京市高级人民法院于2001年出台的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（以下简称“《意见》”）。该《意见》对禁止反悔原则的定义、适用条件第都做出了较为明确的规定。其中关于在专利侵权审判中适用禁止反悔原则的条件具体规定如下：（l）专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的，而且已经被记录在专利文档中；（2）限制承诺或者放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用。该《意见》还同时指出，禁止反悔原则的适用应当以被告提出请求为前提，并由被告提供原告反悔的相应证据，也就是说，法院不得未经被告的请求而主动适用禁止反悔原则。上述有关禁止反悔原则规定的出台，对于专利侵权司法实践来说无疑应该说是具有积极意义的。
但是笔者认为，《意见》中的规定尚有以下不足之处：该《意见》要求专利权人所作出的限制承诺或者放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用，这在实践中往往是很难判断的。事实上，在审批专利的过程中，审查员作出审查意见通知书以后，无论如何专利申请人都必须答复，否则该申请会被视为撤回。而在审查意见通知书当中，审查员本着节约程序的原则，有可能在审查意见通知书中一次性同时指出该专利申请中存在的若干缺陷，这也就要求专利申请人对审查员提出的若干缺陷同时进行答复、辩解或澄清，而审查员所指出的若干“缺陷”当中，有很多当然是该申请本身确实存在的缺陷，但是也不排除有很多所谓的“缺陷”是审查员本身由于没有能够完全理解该专利申请技术方案而导致的误解。因此，申请人对于审查意见的答复、辩解或澄清中，到底哪些才是对该申请的最终授权产生了实质性作用而哪些又仅仅是澄清误解的呢？这在实践中是很难被准确判断的，甚至有时只有审查员自己才知道在审批当时是基于申请人的哪些陈述才同意对该专利申请最终授权的。因此，《意见》将专利权人所作出的限制承诺或者放弃保护的技术内容必须“对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用”作为适用禁止反悔原则的前提是值得商榷的。实践中，很多法院往往推定专利申请人对于审查意见答复的全部陈述都必然对授权产生实质性的作用。法院思考的出发点是：如果其中有一部分是不产生实质性作用的，那么申请人就没有必要进行相应的答复。现在既然答复了，就推定其对授权产生了实质性的作用，否则根据谁主张谁举证的原则，应该由专利权人举证证明其某些澄清性解释没有对授权产生实质性作用。
本案中，解文武在对审查员的审查意见通知书进行该申请专利具有创造性的辩解时，一次性的列出了该专利申请与审查员所引用的对比文献的全部不同之处，而且变成正是这些区别特征的存在所以该专利申请具有专利法意义上的创造性。其中的区别特征之一就是：专利申请技术方案“非法用户能够正常使用的同时自动隐形拨号报失”与引用对比文献“非法用户不能正常使用并且显形拨号报失”。在诉讼中，海尔公司主张被控侵权产品的技术方案正好是“不能正常使用并且显形拨号报失”，属于专利权人已经排除在外的方案。在二审中，专利权人认为，专利申请技术方案“能正常使用的同时自动隐形拨号报失”并没有对涉案专利的授权产生实质性作用，不应该适用禁止反悔原则，但是，其并没有就该主张进行任何举证。因此，最终二审法院认为其意见陈述对该专利申请的授权产生了实质性作用，应当适用禁止反悔原则。
另外，笔者对于《意见》中关于人民法院不得未经被告的请求而主动适用禁止反悔原则的这一规定也存在不同看法。
首先，人民法院在审理专利侵权纠纷时，一个必须的步骤就是确定原告涉案专利的保护范围。笔者认为，确定专利保护范围大小的权力，只能由法院依法行事。由于站在完全不同的立场，专利权人必然会将其保护范围解释得尽可能大，而被控侵权人往往又必然将权利人专利的保护范围解释得尽可能小。因此，只有人民法院才能完全站在居中裁判者的立场，客观地确定原告专利的保护范围。也就是说，确定涉案专利的保护范围，是法院分内的事情，当然应该由法院依职权主动行使。
那么法院到底应该如何确定某一专利的保护范围内？《专利法》第五十六条第一款明确规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权力要求的内容为准，说明书及其附图可以用于解释权利要求。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条进一步规定：专利法第五十六条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。
具体到涉及禁止反悔原则适用的案件中，法院为了客观地确定原告涉案专利的保护范围大小，当然首先还是要考虑原告涉案专利权利要求书的内容，同时为了准确理解其保护范围，必然还要借助该专利说明书和附图，甚至还要考虑与必要技术特征某些技术特征相等同的特征所确定的范围。那么是不是考虑到上面的几种情况就可以准确无误的确定某一专利的保护范围呢？显然不是。笔者认为，为了掌握原告涉案专利的真实保护范围，法院还必须依职权主动审查是否存在禁止专利权人反悔的情形。因为禁止反悔情形的存在与否会直接涉及到原告专利保护范围的大小。当然，法院完全可以责令原告或者被告提交全套的审批授权文档或其它相应文档，甚至还可以依职权向国家知识产权局调取相关的文档。否则，如果由于被告自身的原因或者其代理人的原因没有提出适用禁止反悔，法院就很可能会因此而得出一个错误的结论。
因此，笔者认为受理专利侵权纠纷的人民法院完全有权依职权主动适用禁止反悔原则，正如同法院依职权适用等同原则一样，而无需以被告的请求为前提。
当然，就本案而言，被告海尔公司既然主动向法院提出了适用“禁止反悔原则”，并提交了原告涉案专利的授权审批档案，该档案证明，所以法院适用该原则判定海尔公司不侵权并无任何不当。
（二）等同原则与禁止反悔原则发生冲突时的适用问题
本案中，原告主张被控侵权产品采用非法用户不能正常使用的情形是对其涉案专利的变劣，所以该技术特征与其专利方案中的非法用户能够正常使用这一必要技术特征构成等同，从而要求法院适用等同原则判定被告侵权；而被告海尔公司针对其这一主张提出了应该优先适用“禁止权利人反悔”。在这种情况下到底应该如何适用呢？《意见》第四十四条对此种情形做出了解释：当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时，即原告主张适用等同原则判定被告侵犯其专利权，而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不构成侵犯专利权的情况下，应当优先适用禁止反悔原则。
笔者认为这是很容易理解的事情，因为法院进行侵权判断之前，首先应该确定原告专利的保护范围而不是侵权比对，而禁止反悔原则正好是确定专利的保护范围的影响因素之一，因此应该先适用禁止反悔原则来确定原告涉案专利的实际保护范围，然后再来判断被控侵权的技术方案是否落入了原告专利的保护范围。因此，如果当原告要求适用等同原则而与被告要求适用禁止反悔原则相冲突时，优先适用了等同原则，那么禁止反悔原则就没有任何适用的必要了。
（三）适用禁止反悔原则的例外
当然，如果专利权人确实能够举证证明其对授权审批程序中审查意见通知书的某些答复并未对专利申请的授权产生实质性的作用，那么这种情况下就应该适用等同原则而不是禁止反悔原则。当然，这种情况不是属于等同原则优先适用的情况，而是根本就不能适用禁止反悔原则。这就需要原告充分的举证或说理，以让法院相信其在审批授权时的某些答复或澄清性解释并未对授权产生实质性作用，或者证明审查员之所以作出审查意见通知书完全是出于审查员自身对于该专利技术方案的误解。否则，如果一味将专利权人在申请过程中对于审查意见通知书答复的意见陈述书中的内容都当作禁止反悔的内容而排除适用等同原则，这样对于专利权人来说也是极其不公平的。并且可能因此而影响专利权人申请专利的积极性，从而根本上动摇专利制度设计的初衷。
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