作者：纪志超

　　专利的审查意见中，审查员在评价创造性时，经常采用“根据公知常识，本领域技术人员容易想到本发明的技术方案，并能预期其技术效果”，“由对比文件结合公知常识能够得到本申请权利要求所请求保护的技术方案”的审查意见来否定专利的创造性。由于现行《专利法》以及《审查指南》中关于“公知常识”并没有明确的定义，代理人在答复审查意见的过程中，常常出现针对区别特征是否为“公知常识”与审查员各执一词、争论不休的现象。那么在面对审查意见中有关区别技术特征为“公知常识”的意见时如何才能更加有效地说服审查员呢？

　　一、理论依据

　　《审查指南》中有关“公知常识”的论述内容主要出现在创造性的相关部分：

　　“（3） 判断要求保护的发明对本领域的技术人员来水是否显而易见

　　在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

　　下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：

　　（i） 所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。”

　　在审查意见中，“公知常识”一般以与对比文件结合的方式来应用。在这种审查意见中，“公知常识”对权利要求所请求保护技术方案的一个技术特征进行公开，而对比文件公开其他技的术特征，通过“公知常识”和对比文件的结合来否定权利要求所请求保护技术方案的创造性。

　　根据《审查指南》对“公知常识”的论述，可以看出“公知常识”与本领域解决的技术问题密切相关。因此，在答复有关“公知常识”的审查意见时可以从发明实际要解决的技术问题入手，结合技术问题判断审查员所指出的“公知常识”是否为本领域的常规技术手段。

　　二、案例分析

　　下面笔者结合实际工作中所遇到的具体的案例来简单的分析一下关于“公知常识”审查意见的答复。

　　某申请文件的权利要求1公开了一种α-氰基丙烯酸乙酯胶粘剂的生产工艺，包括以下步骤：

　　A）在催化剂的作用下，将氰乙酸乙酯、固体甲醛和有机溶剂在反应容器中进行缩聚反应，得到反应体系；

　　B）将有机溶剂从反应容器底部加入反应体系后，再进行冷凝回流脱水；

　　C）向上述步骤得到的反应体系中加入助剂后，进行裂解反应，得到α-氰基丙烯酸乙酯胶粘剂。

　　对比文件1公开了α-氰基丙烯酸酯的合成工艺，并具体公开了以下内容：（1）在装有搅拌器、温度计、冷凝器的1L三口烧瓶中加入适量的氰乙酸乙酯（＞94%）和1.3-二氯丙烷，搅拌加热至70℃；（2）缓慢加入甲醛和六氢吡啶，进行缩合反应，在80~90℃下反应2~3小时，然后再用磷酸中和；（3）将反应物装入到1L的、配有回流分水装置的烧瓶中，在85~95℃下共沸脱水直到无水珠滴出；（4）将1,3-二氯丙烷脱出后，加入邻苯二甲酸二辛酯和对甲基苯磺酸，转入裂解操作；（5）在二氧化硫气体保护条件下加热裂解缩合产物，并将所收集到的粗单体进行精馏精制，收集80~100℃的馏分便可得α-氰基丙烯酸乙酯的精单体，收率可达80%左右。

　　通过将本发明与对比文件1的技术方案进行对比，本发明与对比文件1的主要区别技术特征为：本发明将有机溶剂从反应容器底部加入到反应体系后再进行冷凝回流脱水，对比文件1没有加入额外的溶剂，直接回流脱水。审查员在审查意见中指出，根据上述区别技术特征，本发明实际要解决的技术问题为：提供一种改进脱水工艺的α-氰基丙烯酸乙酯的生产方法。对于上述区别技术特征，虽然对比文件1没有公开在物料缩聚合成反应完成后，加入有机溶剂采用外回流从釜底加入脱水剂的方式，但是为了除去微量水分，使脱水更彻底，本领域技术人员容易想到加入有机溶剂以进一步脱水，并能够预期其技术效果。由于增加该步骤提高了成本，同时还增加了废水废液排量，本领域技术人员在综合考虑简化工艺、降低物耗以及提高产品质量的基础上能够根据实际需要确定合适的脱水方式，并不需要付出创造性的劳动。

　　对审查员的审查意见进行理解，审查员认为本发明中二次加入溶剂进行脱水以及采用外回流从釜底加入脱水剂脱水的方法均为本领域的常规技术手段（或是公知常识），即区别技术特征为“公知常识”。根据《审查指南》创造性“三步法”之后的特别指出，所述区别技术特征为公知常识，是指本领域中解决重新确定的技术问题的惯用手段，或是教科书、工具书中等披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。因此，公知常识的重要条件为针对本发明要解决的技术问题。

　　通过对本申请说明书进行仔细阅读，发现申请文件中明确记载，“本发明在物料缩聚合成反应完成后，加入有机溶剂采用外回流从釜底加入脱水的方式，使得脱水更加彻底，更容易除去微量水份，提高了产品的稳定性，使得胶水保质期进一步提高”，通过本发明实施例所记载的实验效果数据可以证实，本发明确实取得了降低产品含水率、提高收率和增强产品稳定性的技术效果。根据区别技术特征在本发明中的作用确定本发明实际要解决的技术问题，本发明所要解决的技术问题应该为提供一种具有较长时间的稳定性和较高收率的α-氰基丙烯酸乙酯的生产工艺。而审查员所认为的本发明实际要解决的技术问题在于提供一种改进脱水工艺的α-氰基丙烯酸乙酯的生产方法是不合适的。在确定发明实际要解决的技术问题时，不应将发明的技术方案作为重新确定后的发明实际要解决的技术问题，在实际解决的技术问题中也不应包含解决该问题的技术手段。很显然，改进脱水工艺是本发明为解决提高α-氰基丙烯酸乙酯稳定性和收率的技术问题所采用的技术手段，不属于本发明实际解决的技术问题。

　　在对现有技术进行大量查阅后，并未发现任何工具书或教科书中记载，采用有机溶剂分两次加入，第二次从反应容器底部加入，是提高制备α-氰基丙烯酸乙酯稳定性和收率的惯用手段。因此，本发明所提供的技术方案并不是本领域为提高α-氰基丙烯酸乙酯稳定性和收率的公知常识。

　　另外，在专利授权阶段，《审查指南》规定，审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员所引用的公知常识提出异议，审查员应该能够说明理由或提供相应的证据予以证明。在专利授权阶段，审查员对公知常识的认定具有初步举证责任，可以通过证据或者说理的方式完成举证。在公知常识类的审查意见中，审查员未给出文献证据，可以质疑审查员说理的合理性并要求审查员提供证据。而对于审查员提供的证据需要注意判断其是否为针对本发明所解决的技术问题的相关证据。

　　综上，在面对区别技术特征为“公知常识”类审查意见时，需要综合考虑发明的技术领域以及所实现的技术效果，首先判断审查员所确定的实际要解决的技术问题是否正确，然后针对实际要解决的技术问题判断审查员对公知常识的判定是否正确，而公知常识的判定需要特别注意现有技术是否给出了区别技术特征能实现本发明的技术效果的启示；最后可要求审查员提供相应的文献证据。