作者：赵丹

　　摘要：本文从两个实际案例出发，探讨了在判断参数表征的产品权利要求时采用的“推定”式创造性评述方式的合法性和合理性，从法律规定、技术角度、举证责任分配三个方面论证了“推定”式创造性评述方式并不具有合法性和合理性，并且根据普适的“三步法”创造性判断方法，重新解析了案例1和2，并得出了与“推定”式创造性评述方式相反的结论。

　　一、引言

　　在高分子化学领域，随着科技的迅猛发展，出现了越来越多的新材料、新产品，它们中的有些与传统材料在宏观上可能具有相似的结构和/或组成，但是却有着显著不同的微观结构；有些难以用结构和/或组成将其新的性能全面地表示出来；有些甚至无法用结构或参数予以表征。因此，为获得合适范围的专利权，申请人大量采用性能、参数、用途或者制备方法来表征产品，使得这一类型的产品专利申请量激增。但这并没有违背专利法的规定，在《专利审查指南》（2010版，下同）第二部分第二章第3.2.2节规定了“产品权利要求适用于产品发明或者实用新型，通常应当用产品的结构特征来描述。特殊情况下，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征时，允许借助物理或化学参数表征；当无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征”。

　　对于参数表征产品权利要求的新颖性的审查，业内已有众多学者进行相关研究，《专利审查指南》亦有明确规定，即著名的“推定新颖性”原则。然而，对于该类权利要求的创造性如何判断，《专利审查指南》并无明确规定，业内也鲜有深入研究的。

　　笔者注意到，近年来越来越多的审查员以与“推定新颖性”类似的方式评述参数表征产品权利要求的创造性，这引起笔者的疑惑，究竟参数表征的产品权利要求的创造性应该如何判断。本文从实际案例出发，试图探讨这种“推定”式创造性评述的合法性和合理性。

　　二、案例介绍

　　【案例1】

　　相关权利要求如下：

　　“1. 一种基于烯烃的聚合物，包含当测量升温洗脱分级（TREF）时在-20℃至130℃的温度范围内的为所述基于烯烃的聚合物的洗脱温度的洗脱温度1（Te1）和洗脱温度2（Te2），并且具有当测量色谱傅里叶变换红外光谱（GPC FT-IR）时为-1.0至-0.001的支链梯度数（BGN）。

　　17. 根据权利要求1所述的基于烯烃的聚合物，其中所述基于烯烃的聚合物通过使用包含由下式1表示的过渡金属化合物的催化剂组合物使基于烯烃的单体聚合来获得：（式1略）。”

　　审查员在通知书中指出，对比文件1公开了一种聚乙烯，具有落入权利要求1范围内的两个洗脱温度，且由于对比文件1未公开支链梯度数BGN，其有可能落入权利要求1限定的参数范围内，根据该参数无法将权利要求1保护的烯烃聚合物与对比文件1的聚合物产品区分开来，因此推定对比文件1的聚合物与权利要求1的聚合物相同，即权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性。权利要求17进一步限定了聚合物通过式I的催化剂催化得到，而对比文件1中公开了聚合物采用茂金属前体催化剂催化制备，权利要求17与对比文件1相比，区别在于：催化剂不同。对比文件2公开了与权利要求17相同的催化剂，并进一步公开了其具有更高的催化活性，提供具有更高分子量的聚合物，因此本领域技术人员为了更高的催化活性或者更高分子量的烯烃聚合物，有动机采用对比文件2的催化剂催化得到烯烃聚合物。因此，权利要求17不具备创造性。

　　【案例2】

　　相关权利要求如下：

　　“1. 一种聚酰亚胺基溶液，其包括具有式1结构的聚酰亚胺：（式1略）其中X为衍生自酸二酐的四价有机基团，且Y为衍生自二胺的二价有机基团；或具有式2结构的聚酰胺酸：（式2略）其中X和Y如式1中所定义；以及溶剂，其中聚酰亚胺基溶液在基板上的涂层在30℃的温度下和70%的湿度下储存30分钟后具有1%以下的雾度。

　　2. 权利要求1的聚酰亚胺基溶液，其中溶剂在25℃下具有正分配系数（LogP）。”

　　审查员在通知书中指出，对比文件1公开了一种聚酰胺酸高分子复合物，包括落入权利要求1范围内的聚酰胺酸和溶剂。但权利要求1还限定了聚酰亚胺基溶液在特定条件下储存一定时间后的雾度，属于参数限定，本领域技术人员无法依据该限定将本申请的聚酰亚胺基溶液与对比文件1的聚酰亚胺溶液区别开，因此权利要求1的全部技术特征已被对比文件1公开，二者技术方案相同，属于相同的技术领域、解决相同的技术问题、达到相同的技术效果，因此权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性。权利要求2进一步限定了溶剂的选择，构成了与对比文件1的区别特征，对比文件2公开了一种聚酰胺酸溶液，并教导了构成溶液的有机溶剂与全部单体组分及聚酰胺酸必须实质不起反应，较佳溶剂包括如N,N-二乙基甲酰胺及N,N-二乙基乙酰胺（即具有正分配系数的溶剂）。因此，对比文件2给出在制备聚酰胺酸溶液中选择具有正分配系数的溶剂的启示，本领域技术人员根据上述启示容易想到本申请的技术方案，权利要求2不具备创造性。

　　三、案例解析

　　案例1和2均为参数表征的产品权利要求，由于所述参数特征没有被对比文件1公开，审查员在评述时均认为依据所述参数无法将本申请要求保护的产品与对比文件1区别分，进而推定权利要求1要求保护的产品与对比文件1相同而不具备新颖性。对于从属权利要求，在存在其他区别特征的情况下，审查员则是直接认定所述参数特征已被对比文件1公开，在考虑从属权利要求的创造性时忽略了该特征，进而得出了从属权利要求不具备创造性的结论。

　　下面笔者从以下三个方面出发分析这种“推定”式创造性评述的合法性和合理性：

　　1、从法律规定上看

　　《专利审查指南》对于参数表征的产品权利要求的新颖性如何判断给出了明确的指导，第二部分第三章第3.2.5节规定：对于包含性能、参数特征的产品权利要求，“应当考虑权利要求中的性能、参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。如果该性能、参数隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同”。第二部分第十章第5.3节也规定，“对于用物理化学参数表征的化学产品权利要求，如果无法依据所记载的参数对由该参数表征的产品与对比文件公开的产品进行比较，从而不能确定采用该参数表征的产品与对比文件产品的区别，则推定用该参数表征的产品权利要求不具备专利法第二十二条第二款所述的新颖性。”

　　然而，《专利审查指南》并未就如何判断参数表征的产品权利要求的创造性做出具体规定。在《专利审查指南》第二部分第四章“创造性”以及第二部分第十章第6节“化学发明的创造性”部分均没有相关规定。可见，我国专利法仅规定了对于参数表征的产品权利要求，在要求保护的产品与对比文件产品在结构和/或组成上无法区分时，适用“推定新颖性”，然而，却从未规定过可以“推定”所述产品不具备创造性，也就是说，未规定在创造性评述时，可以推定产品中的某个特征被公开。

　　事实上，对于参数表征的产品权利要求创造性的判断，显然可以也应当适用“三步法”的判断方法，而按照“三步法”确定区别技术特征应当遵循专利审查指南的规定，即应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，而对于特征是否被公开，应当根据专利审查指南第二部分第三章第3.2节进行判断，即是否是完全相同或简单的文字变换、是否是具体（下位）概念、是否是数值范围的公开或重叠，以及是否属于隐含公开的内容。关于隐含公开的内容，审查指南第二部分第三章第2.3节明确规定，对于对比文件未直接公开的内容，只有可直接地、毫无疑义地确定的技术内容才能被认定为隐含公开。换言之，“三步法”的判断原则中也未规定可以如此地“推定”参数特征被公开。因此，审查员的评述方法显然不符合专利法的规定。

　　2、从技术角度上看

　　随着科学技术的不断发展，研究人员通过对已知产品的深入研究，能够发现更多的用于表征产品的新参数或新性能，找到了其新的用途，或者开发了其新制备方法，但这并不意味着产品本身发生了变化。因此，“推定新颖性”的前提是，在产品除了所述参数特征外的其余结构和/或组成与对比文件完全相同的情况下，由于无法确定所述参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成，因此本领域技术人员有理由怀疑要求保护的产品即是已知的产品。应当注意到的是，“推定新颖性”推定的是产品相同而非参数相同。

　　而在“推定创造性”的情况下，由于要求保护的产品与对比文件产品已经是不同的产品，因此无法“推定”产品相同，并且由于已经明确产品在结构和/或组成上存在不同，因此也不应当推定参数特征相同。

　　3、从举证责任分配上看

　　“推定新颖性”的基础是产品除参数外的其余结构和/或组成特征相同，审查员据此推定要求保护的产品与对比文件产品相同，已经完成了初步举证，此时举证责任转移到申请人一方。然而，即便如此，《专利审查指南》仍赋予了申请人根据申请文件或现有技术证明所要求保护的产品与对比文件公开的产品不同的权利。申请人仅需要证明要求保护的产品与对比文件公开的产品不同，就可证明要求保护的产品具备新颖性，而无需证明在所限定的“参数”上两者是否相同。

　　而在“推定创造性”的情况下，由于要求保护的产品与对比文件产品已经是不同的产品，此时再推定二者的所述参数特征相同显然不具有说服力，审查员以此发出的审查意见并没有完成初步举证，此时就将举证责任转移到申请人一方会给申请人分配了过重的举证责任，明显有失公平。

　　基于以上三点，笔者认为对参数表征的产品权利要求采用“推定”式创造性评述方式并不具有合法性和合理性，具体而言，在产品除参数外的其余结构和/或组成已经不同的情况下，在创造性评述时并不能够与“推定新颖性”类似地适用“推定”原则，即不能够推定要求保护的产品的该参数特征与对比文件公开的产品的未公开的特征相同。

　　最后，笔者按照“三步法”的判断方法，重新对案例1和2的从属权利要求的创造性进行判断，看看最后的结论会如何。

　　【案例1】

　　如上所述，由于权利要求17与对比文件1的聚合物在使用的催化剂上存在不同，本领域公知，聚合过程中所使用的催化剂的结构和/或组成对于所获得的基于烯烃的聚合物的结构、组成和理化性质具有十分重要的影响，催化剂是聚合反应中应当重点考虑影响因素，催化剂不同一般意味着所获得的基于烯烃的聚合物不可能完全相同。因此，权利要求17要求保护的产品与对比文件1产品必然不同，按照上述分析，参数特征也将构成权利要求17与对比文件1的区别。因此，权利要求17相对于对比文件1的区别特征为：（1）对比文件1没有公开聚合物通过使用包含式1表示的过渡金属化合物的催化剂组合物使基于烯烃的单体聚合来获得；（2）对比文件1没有公开所述烯烃聚合物具有-1.0至-0.001的支链梯度数。

　　根据说明书的记载，本申请通过使用权利要求17所限定的催化剂组合物获得具有-1.0至-0.001的负支链梯度数值，具有所述负支链梯度数值的且满足权利要求1其他条件的聚烯烃产品具有提高的基础树脂的物理性能，例如拉伸强度和伸长率，而不具有所述负支链梯度数值的但满足权利要求1其他条件的聚烯烃产品不能具有提高的基础树脂的物理性能。因此，权利要求17相对于对比文件1所实际解决的技术问题是如何提高聚烯烃的物理性能，而对比文件2并没有给出用其中的催化剂代替对比文件1的催化剂以使得对比文件1的聚烯烃的物理性能得以改善的教导，因此，权利要求17具备创造性。

　　【案例2】

　　如上所述，由于权利要求2与对比文件1的聚酰亚胺基溶液在溶剂上存在不同，因此权利要求2要求保护的产品与对比文件1不同，按照上述分析，参数特征也将构成权利要求2与对比文件1的区别。因此，权利要求2相对于对比文件1的区别特征为：（1）对比文件1没有公开聚酰亚胺基溶液的溶剂在25℃下具有正分配系数(LogP)；（2）对比文件1没有公开聚酰亚胺基溶液在玻璃基板上的涂层在30℃的温度下和70%的湿度下储存30分钟后具有1%以下的雾度。

　　根据说明书的记载，本申请通过使用具有正分配系数的特定溶剂制备聚酰亚胺基溶液，以获得具有极低雾度的聚酰亚胺基膜；而当所述聚酰亚胺基溶液的溶剂具有负分配系数时，由其制得的聚酰亚胺基膜具有至少30%的雾度。与本申请相反，对比文件1教导了应使用具有负分配系数的溶剂。因此，权利要求2相对于对比文件1所实际解决的技术问题是如何降低聚酰亚胺基膜的雾度，而对比文件2所公开的溶剂中既包括具有正分配系数的溶剂，也包括具有负分配系数的溶剂，且没有公开任何与膜的雾度相关的内容，即对比文件2没有公开用于制备聚酰胺酸溶液的有机溶剂的分配系数与所制得的膜的雾度之间的关系，因此对比文件2没有教导应选择具有正分配系数的有机溶剂以解决本发明所实际解决的技术问题，权利要求2具备创造性。

　　四、结论

　　通过对专利审查指南相关规定的梳理能够发现，目前有些审查员对于参数表征的产品权利要求采用“推定”式创造性评述的方式并不符合规定，不具有合法性和合理性。此外，通过两个实际案例的演绎也表明，对于参数表征的产品权利要求采用“推定”式创造性评述的方式容易造成对发明创造性的低估，从而轻易地得出发明不具备创造性的结论。最后，笔者建议，对于此类产品权利要求，应当严格按照“三步法”进行创造性判断，以保证审查结论的客观公正。

　　参考文献

　　1、《专利审查指南》（2010版）。

　　2、中欧美日实质审查中参数限定的产品权利要求的新颖性判断对比，王扬，于凤伟，吕慧敏，中国新技术新产品，2012年第15期，3。

　　3、司法解释给方法、参数限定产品权利要求新颖性、创造性审查的启示，王少伟，王立石，韩德凯，张春，审查实践与研究，2012年第12期，102-104。

　　4、关于参数、用途或制备方法限定产品权利要求的新颖性，吴顺华，中国知识产权报，2006 年11月24 日第003 版。

　　5、推定方法在参数限定化学产品权利要求新颖性判断中的适用，赵锴，苑伟康，中国知识产权报，2016 年11 月16 日第011 版。