作者：王雪

　　笔者注意到，在近来收到的审查意见通知书中，对于发明专利申请的权利要求的创造性评述中经常出现这样的表述:（某区别技术特征）……未取得预料不到的技术效果。因此，在对比文件X的基础上结合对比文件Y和本领域常规技术手段得到权利要求xx所要求保护的技术方案，对于本领域技术人员来说是显而易见的，该权利要求不具有突出的实质性特点和显著的进步，因此不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

　　上述审查意见中使用了表述“预料不到的技术效果”。笔者注意到这样的表述不同于《专利审查指南》（以下简称为“审查指南”）第二部分第四章第3.2.2节“显著的进步的判断”中在评价发明是否具有显著的进步时所使用的表述“有益的技术效果”。

　　《中华人民共和国专利法》（以下简称为“专利法”）第二十二条第三款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。审查指南第二部分第四章第2.3节规定：发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。此外，审查指南第二部分第四章第3.2.2节规定：在评价发明是否具有显著的进步时，主要应当考虑是否具有有益的技术效果。

　　审查指南第二部分第四章第3.2.2节进一步规定：以下情况，通常应当认为发明具有“有益的技术效果”，具有显著的进步：

　　(1) 发明与现有技术相比具有更好的技术效果，例如，质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染等；

　　(2) 发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平；

　　(3) 发明代表某种新技术发展趋势；

　　(4) 尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果。

　　相比较而言，关于表述“预料不到的技术效果”，通过查阅审查指南，我们可以看到表述“预料不到的技术效果”或者类似的表述“预料不到的用途或者效果”、“预料不到的效果”等共被使用了39次，分别出现在审查指南第二部分第四章“创造性”中第4.2节“组合发明”、第4.3节“选择发明”、第4.4节“转用发明”、第4.6.1节“要素关系改变的发明”、第4.6.2节“要素替代的发明”、第5.3节“发明取得了预料不到的技术效果”和第6.3节“对预料不到的技术效果的考虑”中；以及，审查指南第二部分第十章“关于化学领域发明专利申请审查的若干规定”中的第6.1节“化学物的创造性”、第6.2节“化学产品用途发明的创造性”、第9.4.2.1节“涉及遗传工程的发明”和第9.4.2.2节“涉及微生物的发明”中。

　　其中，审查指南第二部分第四章第5.3节规定：发明取得了“预料不到的技术效果”，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“ 质”的或者“ 量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。此外，审查指南第二部分第四章第6.3节规定：按照本章第5.3节中所述，如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点，可以确定发明具备创造性。

　　显然，在评价发明的创造性时，相比于“有益的技术效果”，采用“预料不到的技术效果”作为判定标准对于发明的要求更为严苛。因为“预料不到的技术效果”可能是要求发明的技术效果出乎预料地优于现有技术，也可能是要求发明具有预料不到的性质。很明显，判定是否取得了“预料不到的技术效果”时所要求的标准——“发明的技术效果出乎预料地优于现有技术”——比判定是否具有“有益的技术效果”时所要求的标准——“发明与现有技术相比具有更好的技术效果”——更为严苛。而这种标准的转换对于申请人而言是不公平的。因此，笔者认为，审查意见中在进行创造性评述时采用“是否取得了预料不到的技术效果”作为创造性评价标准的做法是值得商榷的。

　　对此，笔者注意到审查指南中也存在相关的规定。例如，作为审查创造性应当注意的问题，审查指南第二部分第四章第6.3节规定：应当注意的是，如果通过本章第3.2节中所述的方法，可以判断出发明的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的，且能够产生“有益的技术效果”，则发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性，此种情况不应强调发明是否具有预料不到的技术效果。

　　根据审查指南的上述规定可以看出，“预料不到的技术效果”是判断发明是否具有创造性的充分条件而非必要条件。具有预料不到的技术效果的发明具有创造性。但是不能仅以不具有“预料不到的技术效果”为由而得出发明不具有创造性的结论。

　　因此，笔者认为专利代理人在遇到诸如开篇所提及的审查意见时，完全可以不必拘泥于针对发明是否取得了“预料不到的技术效果”来进行答复，而仍旧可以根据审查指南第二部分第四章第3.2节的相关规定，在充分陈述发明的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的且能够产生“有益的技术效果”，因而发明具有突出的实质性特点和显著的进步的基础上，对发明的创造性进行争辩。