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简析“稻香村”案涉及的事实及法律认定问题

发布时间:2018-10-26
  •   作者:北京市集佳律师事务所 张亚洲

      一、案情背景

      根据北京知识产权法院作出的原告北京稻香村食品有限责任公司(以下简称“北稻”)诉被告苏州稻香村食品有限公司(以下简称“苏稻”)等侵犯注册商标专用权及不正当竞争案(以下简称稻香村北京案),以及苏州工业园区人民法院作出的原告苏州稻香村食品有限公司诉被告北京稻香村食品有限责任公司侵犯注册商标专用权案(以下简称稻香村苏州案)所查明的事实可知:

      1、北稻源自清末民初,1926年因战乱被迫停业,至1983年4月,由北京市东城区北新桥街道生产服务联社的主持下筹建恢复了“稻香村”,并定名为“稻香村南味食品店”,1994年7月在此基础上组建了北京稻香村食品集团,1997年北稻在第30类“饺子、粽子、元宵、年糕”等商品上获准注册了第1011610号“/res/unitalen/structure/18100971.png ”商标,2005年以上企业名称变更为北京稻香村食品有限责任公司并使用至今,商务部曾认定北京稻香村为中华老字号,2014年原国家工商行政管理总局商标局认定北稻使用在“饺子、粽子、元宵”商品上的“稻香村”为驰名商标,2015年北稻在“糕点”等商品上获准注册了“北京稻香村”商标。  

      2、苏稻源自清乾隆38年(即:1773年),解放后在公私合营、大跃进期间多次更名,1980年再次更名为苏州糕点厂,1986年更名为苏州稻香村食品厂,2011年变名为苏州稻香村食品有限公司,2015年吸收合并于2004年成立的苏州稻香村食品工业有限公司后成立了苏州稻香村食品有限公司。2006年苏州稻香村被商务部认定为“中华老字号”。1989年保定市稻香村食品厂在第30类“糕点”等商品上获准注册了第352997号“ /res/unitalen/structure/18100972.png”商标,该商标经过多次转让于2003年由保定稻香村新亚食品有限公司受让,2003年该商标由保定稻香村新亚公司许可给北稻使用,2004年保定稻香村新亚公司与苏州稻香村食品厂联合组建了苏州稻香村食品工业有限公司,同年该商标转让至苏州稻香村食品工业有限公司,2016年该商标转至苏稻。2013年该商标被原国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标,详见以下流程图。

    /res/unitalen/structure/18100973.png

      3、2006年,苏稻前身企业在第30类“糕点”等商品上申请注册第5485873号“ /res/unitalen/structure/18100974.png”商标,该商标公告后被北稻提出异议,经过异议、异议复审、行政诉讼一审和二审以及最高法院再审(最高法院(2014)知行字第85号,以下简称第85号裁定),最终该商标注册申请未被准许,各级裁决机关认为该商标与北稻第1011610号“稻香村”引证商标近似,且该商标申请使用“糕点”与以上引证商标核定使用商品“年糕、粽子、元宵”等构成类似。

      4、2015年北稻以苏稻在“糕点、月饼”等商品上使用“/res/unitalen/structure/18100975.png ”等标识侵犯了其1011610号“ /res/unitalen/structure/18100976.png”注册商标专用权为由向北京知识产权法院提起民事诉讼,经过审理,2018年9月北京知产法院作出一审判决,认定北稻以上诉称的被诉侵权行为成立,且判决苏稻支付北稻经济损失及合理开支共计3000万元。2018年2月苏稻以北稻在“糕点”等商品外包装上使用“ /res/unitalen/structure/18100978.png”等标识侵犯了其352997号“ /res/unitalen/structure/18100979.png”注册商标专用权为由向苏州工业园区法院提起民事诉讼,经过审理,2018年10月苏州工业园区法院作出一审判决,认定苏稻以上诉称的被控侵权行为成立,且判决北稻支付苏稻经济损失及合理开支共计115万元。

      二、评析

      1、稻香村北京案和稻香村苏州案系北京知产法院和苏州工业园区法院各自依据在案事实依法作出,并不存在所谓的“冲突”或“打架”的情形。稻香村北京案,北稻的权利基础系第1011610号“ /res/unitalen/structure/18100980.png”注册商标,其诉称的被控侵权行为系苏稻在“糕点”等商品上使用了/res/unitalen/structure/18100981.png 等标识,鉴于从商标局至最高法院的决定至行政判决中认定,苏稻申请注册的第5485873号“稻香村”商标与北稻持有的第1011610号“稻香村”引证商标构成类似上的近似商标,故稻香村北京案北京知产法院援引了以上生效判决的上述认定,也考虑到被控侵权标识的使用与苏稻持有的第352997号注册商标比较可见,发生了变化,故北京知产法院认定被控侵权标识的使用侵犯了北稻第1011610号注册商标专用权。稻香村苏州案,苏稻的权利基础系第352997号“ /res/unitalen/structure/18100982.png”注册商标,其诉称被控侵权行为系北稻在“糕点”等商品上使用了“ /res/unitalen/structure/18100983.png”(注意:北稻的第1011610号“/res/unitalen/structure/18100984.png ”注册商标核定使用商品并不包括“糕点”),且该商标与其上述第352997号注册商标构成类似商品上近似商标,最终苏州工业园区法院认定被控侵权标识的使用构成商标侵权。由此可见无论是稻香村北京案还是稻香村苏州案均涉及苏稻和北稻在实际商业活动中使用了与其已注册商标核准注册的标识不一致的商标样态,故在各自案件中被认定侵犯了对方注册商标专用权。

      2、根据稻香村北京案和稻香村苏州案一审各查明的事实可知,北稻和苏稻均系中华老字号,且北稻的第1011610号注册商标和苏稻的第352997号注册商标也均被认定为驰名商标,在此情形下,如何各自独立发展壮大、发挥各自中华老字号的优良传统,促进广大消费者的福利,应该会成为争议双方未来不得不思考的重大课题。2014年最高法院在第85号裁定中明确说明:在市场经济条件下,苏州稻香村公司和北京稻香村公司只有诚信经营,彼此互相尊重,才能增强和提升各自企业的核心竞争力,焕发稻香村老字号的生命和活力,才能得到广大消费者的认同和赞誉,使稻香村老字号基业长青。而任何投机取巧,希望通过不诚信经营而获取他人商誉的行为都是短视的商业行为,同时,也不为法律所支持和保护,最终也会损害稻香村老字号的利益。第85号裁定距今已过4年,即使如此,再回头看第85号裁定确立的双方共存共荣谋发展的指导原则,依然具有很强的参考意义。

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