作者：北京市集佳律师事务所 王峥

　　摘要：在初审、实审、复审中可以对说明书和权利要求书进行修改，无效宣告阶段只能对权利要求书做进一步的限定。申请人也可通过意见陈述的方式对权利要求保护范围做限制。但在当前大环境下，专利申请人或者专利权人往往专注于如何能够说服专利审查员获得专利的最终授权或者权利的维持，对于修改和陈述会如何影响专利侵权的认定，缺乏一定认识。因此，有必要对涉及“禁止反悔”相关案例进行梳理和研究，分析何种情况下的修改适用禁止反悔原则，并给出了相关建议。

　　一、 引言

　　在初审、实审、复审中可以对说明书和权利要求书进行修改，无效宣告阶段只能对权利要求书做进一步的限定。通常说明书的修改通常仅限于形式或者错别字修改，或者将仅记载于权要求中的技术方案增补说明书中。通常我们主要关注权利要求书的修改，其直接影响授权范围大小。同时，在专利审查各阶段，申请人也可通过意见陈述的方式对权利要求保护范围做解释与澄清。毫无疑问，上述修改或者意见陈述均影响权利要求保护范围的边界。但在当前大环境下，专利申请人或者专利权人往往专注于如何能够说服专利审查员获得专利的最终授权或者权利的维持，对于修改和陈述如会影响专利侵权的胜负，缺乏一定认识。在专利侵权司法实践中，“禁止反悔原则”的适用使得这些修改和意见陈述对案件的胜负起到关键作用。因此，有必要对相关案例进行梳理和研究。

　　二、具体案例与分析

　　“禁止反悔原则”原则即指专利权人在专利授权或者确权程序中，为获得授权或维持专利权有效性而对专利范围进行的限制，在专利侵权诉讼中不得再主张将自己所做的限制纳入专利权的保护范围。最高人民法院2009年出台的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称司法解释一）第6条中正式确立，在2017年最高人民法院出台的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题解释（二）》（一下简称解释（二））又作出了进一步的规定，即虽然专利申请人或者专利权人在专利授权或确权程序中作出了限缩性的修改或者意见陈述，但该限缩性的修改或者意见陈述在相应的行政程序中被明确否定的，则不会引起禁止反悔原则的适用。其中，对专利范围的限制指的就是对权利要求的修改以及涉及权利要求保护范围的意见陈述。其中，并没有限定是主动修改还是应审查员的要求的修改。因此，在答复审查员意见或者修改权利要求时，还应当考虑后是否会导致续禁止反悔原则的适用。下面针对两个经典案例，针对禁止反悔原则的适用做一个梳理。

　　案例一：爱国者案

　　爱国者电子科技有限公司（下称爱国者公司）与中国惠普有限公司（下称惠普公司）、北京世纪蓝快科技发展有限公司侵害发明专利权纠纷一案中，涉及对禁止反悔原则的适用。具体案情如下：爱国者公司系专利号为ZL200610079222.2、名称为“SATA连接器&”的发明专利（简称涉案专利）的权利人。爱国者公司认为惠普公司生产并销售的涉案光驱中的插头构成对涉案专利权利要求1的等同侵权。涉及等同侵权的技术特征为：涉案专利权利要求1的电源端子与数据端子分别位于绝缘本体的“内壁及外壁”，而被控侵权插头的电源端子与数据端子均位于“内壁”。针对该区别技术特征，爱国者公司认为构成等同侵权。而惠普公司认为，爱国者公司提交给国家知识产权局专利局（简称专利局）的SATA连接器的第一次审查意见通知书的意见陈述书和修改权利要求书中，将包含有电源端子与数据端子均位于“内壁”这一技术特征的涉案专利原权利要求2进行了放弃，依据禁止反悔原则，该特征不属于涉案专利现权利要求1的保护范围。原权利要求书记载如下：1.一种SATA连接器插头，包括本体和于本体两端延伸出来的端子部和电缆部，端子部包括端子承载部和多个端子，所述电缆部包括与端子电性相连的电缆，其特征在于：所述端子包括数据端子和电源端子，两者电性隔离，并分布于同一端子承载部上。2.如权利要求1所述的SATA连接器插头，其特征在于：所述端子承载部为一绝缘本体，绝缘本体围成一容纳空间，所述数据端子和电源端子分别位于绝缘本体内壁的不同侧面。3.如权利要求1所述的SATA连接器插头，其特征在于：所述端子承载部为一绝缘本体，绝缘本体围成一容纳空间，所述电源端子和数据端子中的一种端子位于绝缘本体的内壁侧面，另外一种端子位于绝缘本体的外壁侧面。一审和二审法院均支持了惠普公司的主张，即认为“爱国者公司明确放弃了“电源端子与数据端子均位于内壁”这一技术特征，放弃原因在于其认为包括上述技术特征在内的权利要求2的技术方案相对于现有技术不具有实质性进步。在此情况下，爱国者公司将该技术特征变更为现权利要求中的“所述的数据端子位于绝缘本体的外壁的上侧面，所述的电源端子位于绝缘本体的内壁的下侧面”。因此，爱国者公司对“电源端子与数据端子均位于内壁”这一技术特征所作的放弃，不应再次纳入其权利保护范围。一审、二审法院认定关于惠普公司提出的禁止反悔原则的主张成立的认定正确，惠普公司不构成对涉案专利的侵犯。

　　案例二： 中誉电子案

　　最高人民法院于2012 年4 月12 日审结的申请再审人中誉电子（上海）有限公司与被申请人上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案（简称“九鹰专利案”）。也是涉及禁止反悔原则的一个案例。案情是这样的：中誉电子（上海）有限公司（简称中誉公司）是名称为“一种舵机”、专利号为ZL200720069025.2 的实用新型专利的独占实施被许可人，其发现上海九鹰电子科技有限公司（简称九鹰公司）制造、销售的一款航模产品侵害了其享有的专利权，遂向法院提起诉讼。该专利权利要求1-3 为： “1．一种模型舵机，其特征在于，包括支架、电机、丝杆和滑块，所述支架包括电机座和滑块座，所述电机设置于所述电机座内，在所述电机的一端设置有一主动齿轮，所述丝杆纵向穿过所述滑块座，在所述丝杆的一端设置有一从动齿轮，所述主动齿轮和所述从动齿轮相互啮合，所述滑块穿在所述丝杆上，并且所述滑块伸出所述滑块，在所述滑块底面设置有一电刷。2．如权利要求1所述的舵机，其特征在于，在所述支架上，设置有固定到一舵机驱动电路板上的固定孔。3．如权利要求2所述的舵机，其特征在于，在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触”。上海九鹰公司遂向国家知识产权局专利复审委员会针对上述专利提出了无效宣告请求，专利复审委员会做主13717号无效决定：宣告上述实用新型专利权权利要求1-2、4-6 无效，在权利要求3 的基础上维持专利权有效。案件争议焦点为：权利要求3是否视为对权利要求1的修改，从而引发禁止反悔原则的适用，即专利权人放弃了除“银膜”之外的技术方案。二审法院认为适用禁止反悔原则。而最高人民法院提审后的结论是，不适用禁止反悔原则。主要理由是：每一项权利要求都是单独的、完整的技术方案，每一项权利要求都应准确、完整地概括申请人在原始申请中各自要求的保护范围，而不论其是否以独立权利要求的形式出现。在判断是否构成禁止反悔原则中的‘放弃’时，应充分注意专利权人未自我放弃的情形，严格把握放弃的认定条件。如果该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括，则因该附加技术特征没有原始参照，故不能推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。”即“权利要求3 中的‘银膜’并没有被权利要求1-2 所提及。而且，中誉公司在专利授权和无效宣告程序中没有修改权利要求和说明书，在意见陈述中也没有放弃除‘银膜’外其他导电材料作为导流条的技术方案。因此，不应当基于权利要求1-2 被宣告无效，而认为对权利要求3 的附加技术特征‘银膜’不能再适用等同原则。最终判决故九鹰公司构成对涉案专利的侵犯，依法应当承担停止侵权的民事责任。

　　以上两个案例，均涉及常见的权利要求的修改，能否使用等同侵权原则所导致侵权结果不一样，看似得出了相反的结论。但仔细分析两个案例，发现其权利要求具体修改事实是不同的，即删除的权利要求与保留的权利要求之间是否具有参考关系不同。

　　在案例一爱国者案例中，原权利要求2、3 均是引用原权利要求1的并列技术方案，都对电源端子和数据端子设置与绝缘本地的位置进行了限定。原权利要求2的技术方案是“电源端子与数据端子均位于内壁”；原权利要求3的技术方案是“电源端子和数据端子中的一种端子位于绝缘本体的内壁侧面，另外一种端子位于绝缘本体的外壁侧面”。权利要求2与权利要求3的技术方案是有相互关联性，所做的修改就是将电源端子和数据端子位于绝缘本体内壁的技术方案放弃，保留了一种位于外壁，可见两个保护范围具有一定参照性的。此时，在审查员指出权利要求1不具有新颖性，权利要求2不具有创造性情况下，为了与现有技术进行划界，申请人删除了电源端子和数据端子均设置绝缘本体内壁侧面的技术方案，并据此获得了专利权的授权。也就是说，为了获得授权，爱国者公司对请求保护的权利要求保护的范围进行的限制，进而在专利侵权诉讼中不得再主张将自己所做的限制纳入专利权的保护范围中。

　　在案例二中誉电子案中，原权利要求3引用原权利要求2 ，原权利要求2引用原独立权利要求1。权利要求2进一步限定在架上设置有固定孔，从而便于舵机驱动电路板的固定；权利要求3进一步引用权利要求2基础上，在所述舵机驱动电路板上印制有碳膜和银膜，所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触。可见，权利要求2、3所限定的是涉案主题不同的结构部分，二者没有相关性，也没有参考性。也就是说，权利要求3中进一步限定的技术特征是第一次在权利要求书中出现，在其引用的前述权利要求中均没有出现。相对于权利要求1和/或2的技术方案而言，权利要求3所限定的技术方案也是一个独立的技术方案，由于与权利要求3的附加技术特征具有一定的独立性，删除权1和权2并没有产生对权利要求3技术方案的限制，从而没有导致与其相关技术方案的放弃。因此，在专利侵权诉讼中，不应适用禁止反悔原则。

　　三、实务建议

　　通过对上述两个案件的梳理，我们看到对于何种修改下的适用“禁止反悔”原则，是需要对针对特定的修改情形而言的。不同情形，可能产生不同的适用结果。鉴于禁止反悔原则直接影响限制能否适用等同原则，其适用与否的重要性不言而喻。禁止反悔原则的设立是为了避免专利权人 ‘两头得利’，违反民法的诚实信用原则。这就要求专利申请人在专利申请前、专利授权和确权阶段都要绷紧“禁止反悔原则”这一红线。鉴于提交申请后修改具有一定难度，建议在申请前，充分检索现有技术，尽量准确与现有技术划界；针对自己的创新性贡献，合理、全面的设计权利要求布局，尽量具有横向和纵向二维布局体系。提交专利申请后，与专利审查员的交互中，书面的修改和陈述务必审慎，尤其是对于重点专利，除参考专利代理人意见外，更应该与专利法务、律师等有经验人士，避免为了急切获得授权随意修改，导致授权后专利难以发挥大炮的威力，造成不可估计的损失；最后，“禁止反悔原则”也是涉及专利侵权纠纷时，非常有效的防御工具，对涉案专利的审查档案进行分析研究，寻找突破口，可实现转败为胜的新局面。

　　四、小结

　　综上，是笔者较为浅显的研究，以期抛砖引玉。禁止反悔原则是一个贯穿授权、确权、侵权环节的重要制度，对它的理解和适用还在不断的发展中，还需要广大专利代理人、专利律师不断的实践和总结。

　　参考文献：

　　【1】 《中华人民共和国最高人民法院公报》2013年第10期（总第204期）《中华人民共和国最高人民法院公报》2013年第10期（总第204期），中誉电子(上海)有限公司与上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案

　　【2】 （2013）高民终字第362号，爱国者电子科技有限公司与中国惠普有限公司、北京世纪蓝快科技发展有限公司侵害发明专利权纠纷一案中