文/北京集佳知识产权代理有限公司 谭雅琦

　　依据国内商标申请和审查实践，黑白商标（即不声明颜色的商标）的保护范围可及于彩色商标，因此在申请时以黑白标样申请居多。但欧盟商标的审查实践，确不尽然，这也导致了很多申请人的困惑和疑虑。

　　在近期Barry's Bootcamp Holdings, LLC对HUMMEL HOLDING A/S名下第915 962号马德里指定商标“ ”提起连续五年不使用的撤销案件中，欧盟知识产权局上诉委员会对上述问题再次予以了讨论和明确。借由该案，我们可进一步探析欧盟知识产权局关于“彩色商标是否视为黑白商标的使用”的审查标准。

　　一、基本案情

　　在该案件中，欧盟知识产权局经审查在部分商品上维持了“ ”商标的注册。被撤销申请人在撤销答辩中所提交的产品图片，如下图所示：

　　撤销申请人Barry's Bootcamp Holdings, LLC不服撤销决定，向上诉委员会提交上诉称：HUMMEL HOLDING A/S的部分使用证据显示白色的“V”形图案在黑色的背景上（如图1），或黑色的“V”形图案在彩色的背景上（如图2），而并非注册商标所显示的黑色的“V”形图案在白色背景上。因争议注册商标仅为在白色背景上的两个黑色插入符，并没有任何其他特征。整体而言，争议注册商标十分简单，甚至可能被视为装饰图案而显著性极弱，尤其在时尚、运动服装领域。因此，争议注册商标的黑白颜色构成其显著识别部分的要素之一，在使用过程中，改变前述要素即改变了注册商标的显著特征，因此下述使用证据并不能视为争议注册商标在注册商品上的真实使用。

　　同时，Barry's Bootcamp Holdings, LLC援引19/06/2019, T‐ 307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427在先案例（以下简称“EU:T:2019:427案件”），认为本案亦应适用相同的审查标准。在前述案例中，Adidas AG的第12442166号“ ”商标被Shoe Branding Europe BVBA基于缺乏显著特征提起无效宣告。欧盟法院认定，如果商标极其简单，即使是微小的差异也可能导致注册商标的特征发生重大改变，而Adidas AG提供的部分使用证据为注册商标的反转配色方案，前述形式的使用改变了争议商标的显著特征，因此Adidas AG提供的使用证据不足以证明已满足《欧盟知识产权规则》（EUTMR）第7（3）条和第59（2）条“通过使用获得显著特征”的要求，予以无效宣告。

　　二、撤销复审决定

　　上诉委员会经审理，在上诉决定中指出：本案中，争议商标主要体现以下三种形式，即 (i) 该标志显示为已注册标识，(ii) 该标志以黑色背景，显示为白色图案，(iii) 该标志显示为黑色“V”形图案，在彩色背景下。

　　为平衡注册商标的稳定性和企业市场发展和营销需求，《欧盟知识产权规则》（EUTMR）第18条规定，在审查注册商标在被撤销期限是否有投入实际使用时，若使用的形式与注册商标不一致，只要不改变注册商标的显著特征，均可视为注册商标的使用，而无论实际使用的商标是否指向同一所有人名下其他已注册的标识。因此，本案的争议焦点即上述(ii)和(iii)的使用形式是否改变了诉争商标“”的显著特征。

　　首先，诉争商标享有注册有效性的推定，即在所有指定商品上具有显著特征。尽管同一所有人名下的相关商标，如“”、“”、“  （位置商标）”等商标均被认定为不具有固有的显著特征。但与前述标识以及第12442166号“”标识不同的是，该标志由两个相同的V形图案组成，而并非基本的几何形状，且它们的厚度和宽度以及它们之间的距离相等。一般而言，V形标记可以由多种方式呈现，展现不同特征，如“”等，因此诉争商标的几何设计具有一定的显著性。

　　其次，根据《关于黑白商标保护范围通行实践的共同通讯》所提及的彩色商标是否视为黑白商标使用所确立的四个条件，在本案中，两个V形图案是本案争议商标的主要显著元素，而黑白颜色组合本身并不是显著要素的组成部分，因此实际使用的标识保持了相应颜色的对比度，可以视为注册商标的使用。

　　最后，上诉委员会指出，在本案中，无论是黑色图形使用在白色背景上，或者白色图形使用在黑色背景上，并不会阻止相关公众认定相关商品来源于该特定企业。相较于EU:T:2019:427案件，前述案例系在审查不具有固有显著性的标识“”，是否通过实际使用获得了显著特征。而本案审查的诉争商标已被推定认为具有显著特征。虽然两个案件均涉及“颜色改变是否影响商标的显著特征”，但“允许变化的程度标准”在本案中可以更为宽松，因为相较于“需通过使用获得显著特征”，本案的注册商标显著性并无争议。

　　基于上述，上诉委员会认定商标注册人所提交上述使用证据可以视为注册商标的使用，维持了相应指定商品的注册。

　　三、简要评析

　　关于“彩色商标是否视为黑白商标的使用”问题，早在2014年4月15日，欧盟知识产权局发布的《关于黑白商标保护范围通行实践的共同通讯》即明确：黑白或灰度的商标与其彩色版本的商标不被视为相同，除非颜色的变化并不显著，即细心的消费者在并排检查标记时，并不能察觉其差异。因此，彩色版本的商标可被视为黑白或灰度注册商标的真实使用，需满足颜色的改变并不会改变注册商标的显著识别特征，具体可考虑两者标识：a) 文字/图形元素一致且是主要显著元素；b) 尊重色调对比；c) 颜色或颜色组合本身不具有显著特征；d) 颜色不是商标整体独特性的因素之一。

　　但从实践来看，关于上述共同通讯中所提及的“是否改变显著识别特征”，以及“商标本身的显著程度”、“颜色是否为商标整体独特性的因素之一”等问题，在个案中多有争议。

　　从上述案件来看，依据国内审查标准可能并不构成争议焦点的问题，在欧盟历经了撤销和撤销复审的审理，最终尘埃落定。这也提示国内企业在欧盟申请注册保护时，考虑是否在实际使用中会采用彩色标识，并依据实际情况，补充彩色标样的申请注册。尤其是当商标本身的显著性较弱，或有明显的色调比对时，彩色商标的申请注册有助于避免后续可能的争议。