文/北京集佳知识产权代理有限公司西安分部 成洋子

　　三维标志商标，以其具有更直观及全面展示立体标志形式为特点，近年来在中国的注册申请数量有所增长。我国《商标法》于2001年将三维标志纳入保护范畴，并在《商标审查审理指南2021》中规定了关于其禁用条款、显著特征、功能性及相同、相似的审查内容。比起三维标志商标的显著性特征审查而言，对于功能性审查的考虑和探讨往往容易被忽略。功能性审查作为与显著性并列的审查要件，同样需要在申请及复审等多个阶段予以重视。因此，笔者从《商标法》第十二条的规定、理论界常见分类，域外及我国审查标准和相关案例对三维标志商标功能性审查做以初步探讨，为三维标志注册申请中判断功能性提供建议性的思考方向。

　　关键词：三维标志商标、功能性审查、商标注册申请

　　一、我国《商标法》对三维标志商标功能性审查的规定

　　三维标志的申请注册，一般需要具备显著性和非功能性两方面的要求。在考虑显著性之前，为了确保特定人无法通过无限续展的方式取得商标专用权从而使具有实用价值或美学价值的商品特征被私有化，我国《商标法》第12条列举了三种不得注册的情形对其进行排除适用。

　　根据《商标法》第12条，“仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而有需要的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册”。该条款旨在鼓励合法的市场竞争，防止具有实用价值或美学价值的商品特征通过商标注册获得永久保护。与专利具有明确的期限保护不同，商标权可以无限续展。因此，为了保护良好合法的市场竞争，对于具有功能性的三维标志，即便经过长期使用，也无法通过商标注册获得法律保护（《商标审查审理指南》，288页）。

　　在此基础上，《商标审查审理指南（2021）》进一步明确了三维标志商标功能性的判断标准：

　　首先，对于由商品自身性质产生的形状，类似于轮胎、缝衣针所为实现其用于车辆行驶和缝制的目的所必须具备的形状，不得作为商标注册。在笔者看来，这种商品所固有的形状无法起到区分商品或服务来源的目的，并且，倘若将此类三维形状注册为商标即等同于垄断了此类形状的使用权利，不利于其他市场参与者的使用。

　　其次，为获得技术效果而需有的商品三维形状强调了形状的特有或者固定功能。若该三维形状是为实现特定的功能效果或者是对商品固有的功能进行效率提升，则证明该形状的不可代替性。例如，在《商标审查审理指南》中所列示例，三刀头剃须刀头在工作时增加了剃须面积，从而使剃须的效果有了明显的提升，因此及认定其使用在“剃须刀头”上具有功能性。

　　第三，使商品具有实质性价值的三维形状侧重于外观或者造型的美学价值。若三维形状因其独特的美学特征对消费者的购买意愿产生影响，使其成为吸引消费者的重要因素，则该形状被认为具有功能性。例如，若一个花瓶因为其外形的独特设计而被消费者青睐，其外观的立体造型便构成了实质性价值。

　　二、有关三维标志商标功能性的常见学理分类

　　与《商标法》第十二条和《商标审查审理指南》相符合，我国理论界常见的分类是将三维标志的功能性划分性质功能性、实用功能性和美学功能性。

　　性质功能性所强调的适用范围与商标所指定的商品更为息息相关。这种由商品本身所具有的固有形态或者自然形态仅限于特定种类商标的典型形状，结合商标所指定的商品进行分析更为明显。另一方面，实用功能性的核心侧重于“实用性”，即其三维形状的存在使商品具有或者提升了其性能或使用效率。区别于装饰性，实用功能不应简单地将其理解为使指定商品所唯一对应的设计性形状，而是应当从形状与商品功能的因果联系上进行分析。相比前两个分类，美学功能性可能更为容易理解。对于消费者来说，商品的外观形状及独特的设计和审美价值往往对于购买意愿和决策影响很大，这类商品不仅仅可以凭借其外观吸引消费者购买，还有可能因为其美学价值而在市场竞争中具有难以取代性。

　　学理上的分类对于判断三维标志的功能性有所参考价值，但在现实考虑中仍需侧重于理解《商标法》及《商标审查审理指南》相关具体规定。

　　三、美国和欧盟对功能性认定标准参考

　　美国作为普通法法系国家，虽从十九世纪末开始，成文法日渐重要，但究其根本而言其制度仍基于判例法。虽然在涉及到商标功能性的各法院判例中，对于商标功能性的判断标准有不同意见，但在申请审查方面，莫顿诺维奇因素（Morton-Norwich factors）已被规定于《美国商标审查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure），即功能性的确定通常涉及考虑以下一个或多个因素：（1）实用新型专利的存在，该专利公开了要求注册的设计的实用性优势（the existence of a utility patent that discloses the utilitarian advantages of the design sought to be registered）；（2）申请人推销其设计的实用性优势的宣传广告（advertising by the applicant that touts the utilitarian advantages of the design）；（3）存在替代设计的事实（facts pertaining to the availability of alternative designs）；（4）设计是由相对简单或者便宜的制造方法制造的事实（facts pertaining to whether the design results from a comparatively simple or inexpensive method of manufacture）（Trademark Manual of Examining Procedure 1202.02(a)(v)）。基于审查的工作效率特点及美国法系影响，以上因素仅为对功能性判断的参考指引，个案判例的不同也极具参考价值。

　　相比起美国对于三维标志功能性的认定标准更侧重于考察市场竞争因素，欧盟的认定判断则侧重于考量消费者的购买动机因素。出于防止申请人通过续展的方式无限期地延长具有功能性的三维形状，欧盟在《共同体商标条例》中以排除性规定列举了因具有功能性而不得作为商标注册的情形，即：（1）由商品自身的性质产生的形状（the shape, or another characteristic, which results from the nature of the goods themselves）；（2）获得技术成果所需的形状（the shape, or another characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result）；（3）使商品具有实质价值的形状（the shape, or another characteristic, which gives substantial value to the goods）（Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification), Article 7 (1) (e)）。不难看出，与我国《商标法》规定相似，欧盟同样采用排除情形对于功能性的判断给出性质功能、使用功能和美学功能的参考。基于其国际组织的特点，欧盟对于功能性的判断标准相对具体，同时具有主动适用的特点。

　　对于我国商标审查审理中对功能性的认定，考虑到商标的地域性特征，无论是美国还是欧盟的认定标准，都仅为参考。对于案件的具体判断仍需依据《商标法》和《商标审查审理指南》进行考量。

　　四、我国立体商标非功能性认定标准参考及有关案例

　　对于《商标法》第十二条所规定的禁注情况“仅由商品自身的性质产生的形状”而言，可以把关注点放在《商标审查审理指南》中解释的“必需采用的或者通常采用的”这一修饰词上。由此可推导出，不得作为三维标志注册的具有功能性的形状并不是所有商品的形状。此禁注情形更多地是强调商品自身天然形状或者行业通常采取的形状。因此，在考虑三维标志的性质功能性的同时也需将其所指定的商品立体形状加以考量。若商标形状与其商品外形皆为该商品的天然形态或者通常状态，此三维标志商标的注册就无法起到识别商品来源的作用，从而剥夺了经营同类型商品的商家积极参与市场公平竞争的机会。

　　在关于第41276130号“图形”(三维标志)商标驳回复审决定书（商评字[2021]第0000142715号）中，国知局以“申请商标为立体商标，由多个圆柱形构成，指定使用在打火机等商品上，直接表示了商品的形状、使用方式等特点，易被消费者认为是商品自身的性质产生的形状或是为获得技术效果而需有的商品形状，申请商标不能起到区分商品来源的作用”为由驳回了申请商标的注册。由申请商标标样可看出，申请商标在“打火机；气体引燃器；点煤气用摩擦点火器”的注册，从标样即表明了以上商品在行业常用的商品形状及释明了其使用的方式。可见，在注册三维标志商标前，需结合指定商品考虑商标是否会因其自身形状构成功能性审查所禁止注册的情形。

（第41276130号商标；指定商品：打火机；气体引燃器；点煤气用摩擦点火器）

　　三维标志功能性审查禁注的第二种情形“为获得技术效果而需要的商品形状”中，需要将关注点集中于“需要”两字的描述中。这一点所强调的三维标志的实用功能性，指明了该标志是为使商品具备特定的功能，或者使商品固有的功能更容易地实现所必须使用的形状。因此，对这种实用功能性的判断需要结合申请商标所指定使用商品及行业特点来具体分析。技术效果的实用性，比起外观的美学特点，更加强调为实现产品的某一特定用途所具有的优势，便利性等特征。另外，某些三维标志虽并未采用表现商品自身性质的形状，但若具有影响产品目的、操作或者使用的优势特征，也易被认定为其具有实用性功能。例如，在之宝制造公司第3031816号商标一案中，北京一中院经审理认为涉案商标形状并非打火机商品必须采用的形状。但是，其方盒设计便于携带，上盖存在有利于安全，铰链连接实现单手操作的方便性，圆角及微拱实现了按压时的舒适、避免刮蹭，属于“为获得技术效果而需有的商品形状”，不应被允许注册为商标。

　　从立法目的来看，《商标法》第十二条旨在确保具有实用价值或美学价值的商品特征不被永久保护，以鼓励合法的市场竞争。因此，如存在一定数量的消费者可接受的代替设计，则三维形状就不属于是实现其技术效果的唯一特征。在上海晨光文具股份有限公司诉国家知识产权局驳回复审(商标)二审行政判决书中可看出，晨光公司为克服实用功能性，在二审诉讼中递交了其他品牌笔产品检索图片，用于证明诉争商标形状与其他同类商品的形状不同，诉争商标不属于“仅为获得技术效果而必须使用的形状”。但北京市高级人民法院认为，纵然诉争商标三维标志的设计有别于其他笔形设计，但该差异并未改变其整体作为笔的形态及所具有的书写功能。诉争商标三维标志采用特殊的笔夹、笔套等设计，仅能说明诉争商标可能会受到著作权法或专利法的保护，其仍属于由使商品固有功能更容易实现所需的三维形状组成，使用在钢笔等商品上具有功能性，从而不得注册。可见，代替设计的判断需要考虑消费者的接受程度，而不是可能的设计范围上的区别。商标的功能在于区分商品来源，因此，即使三维标志在专业上存在其他设计，但其并不是消费者所能接受以区分商品来源的设计，则不能被认定其三维形状具有可注册性。

（第36939797号商标；指定商品：自动铅笔；钢笔；笔(办公用品)；白板笔；书写工具；自来水笔）

　　 最后，使商品具有实质价值的形状所强调的则是提升商品实质性价值的美学功能性。从生活经验谈起，在面对同样类型的产品时，具有精美外观的商品会更加吸引消费者的注意。因此，不难想到立体商标的形状也会在很大程度上影响消费者的购买意愿。消费者的购买动机作为美学价值的主要影响因素，在判断三维标志是否具有功能性来说同样具有参考价值。

　　在宝利通电话商标案中，北京知识产权法院认为，争议商标核定使用的商品为免提电话、电信会议用设备等，而相关公众在购买该类商品时，主要关注的是商品本身的质量，如声音的传输效果、音量的大小、音质是否清晰等因素。整体而言，相关公众不会仅因喜爱该类商品的造型而选择购买该类商品。鉴于此，争议商标所具有的美学功能性尚不足以使其构成商标法第十二条所规定的使商品具有实质性价值的形状的情形。可见，在判断美学功能性时，消费者是否会因三维标志的外观造型而决定购买指定商品是在判断美学功能性的重要影响因素。在考量三维标志的功能性判断时，需要从此立体标志是否会在很大程度上影响消费者的购买意向和行为，从而使其商品因形状而具有较大价值进行初步判断。

（第8341029号商标；指定商品：计算机硬件；集成、控制、增强、保护和管理视频、语音和数据通信用计算机软件；电信会议和视频会议用计算机软件;电传会议用设备；电信会议用设备；免提电话;视频会议用设备）

　　随着市场竞争环境日益多元化以及商标的形态愈发丰富，三维标志商标的注册申请不再是凤毛麟角。然而，比起显著性而言，三维标志商标的功能性判断往往易被忽略的。我国《商标法》第十二条规定了不得注册为三维标志商标的三种情形，并且《商标审查审理指南（2021）》也进一步细化了判断标准。笔者从相关法律法规的规定，常见的学术分类，域外判断标准参考以及我国相关判例出发，在三维标志商标的功能性判断方面做以初步的总结和反思，意在为在申请三维标志商标前判断功能性方面提供些许参考角度。但笔者的观点仍有不足之处，相信未来关于三维标志商标的相关法律适用及参考案例也会随着理论和实践的不断积累而更加完善。

　　参考案例及文章：

　　【1】Trademark Manual of Examining Procedure. “Evidence and Considerations Regarding Functionality Determinations.” 2024, https://www.uspto.gov/trademarks/guides-and-manuals/tmep-archives. Accessed 29 June 2024.

　　【2】European Parliament, and Council of the European Union. "Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification)." Official Journal of the European Union, 16.6.2017, L 154/1, http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj.

　　【3】北京市高级人民法院(2021)京行终8370号驳回复审(商标)二审行政判决书

　　【4】北京知识产权法院(2018)京行终175号无效宣告(商标)二审行政判决书

　　【5】商评字[2021]第0000142715号

　　【6】吕梦琳.三维标志商标功能性的司法认定.中华商标，2022(12):37-40.

　　【7】周波.三维标志商标功能性及显著性特征的认定.人民司法，2014(24):96-99.