[案例介绍]
RBI商标是宁波市机械设备进出口公司开发区分公司于1994年12月7日申请的商标,申请使用商品为第7类的“机器传动用联轴节,传动带及其它机器零部件,轴承(机器零件)”等。1996年10月21日,该商标被核准注册,注册号为第886734号。1999年3月28日,该商标转让至宁波保税区联易国际贸易有限公司(以下简称“被申请人”)名下所有。
2005年9月7日,R.B.国际公司(以下简称“申请人”)对第886734号“RBI”商标提出撤销注册的申请。撤销理由如下:申请人自1992年开始在轴承商品上使用“RBI”商标,该商标1998年在美国获得注册。申请人“RBI”轴承产品主要在中国大陆地区加工制造,众多的进出口公司和轴承加工企业为申请人加工“RBI”轴承。申请人“RBI”商标广为业内人士知晓,并有很高声誉,应被认定为驰名商标。争议商标的原注册人的总公司与申请人曾有过业务往来,与申请人之间有加工制造的代理委托关系,系明知恶意注册,违反了商标法第十三条、第十五条、第三十一条的规定,应予撤销。
被申请人答辩称:申请人的争议申请已经超过法定期限,并且申请人“RBI”商标也未达到在中国被认定为驰名商标的条件,不应以驰名商标受到特殊保护。申请商标原注册人在申请商标时不具有主观恶意,申请人的着呢根据不足以证明宁波市机械设备进出口公司与申请人有委托加工关系,并且申请注册争议商标的是宁波市机械设备进出口公司开发区分公司,并非总公司。
[商评委认定]
申请人称其在先使用于轴承商品的“RBI”商标为驰名商标,但未提供充足的证据加以证明。但申请人提供的证据可以证明其早于争议商标申请注册前的1992年已经与争议商标原注册人的总公司——宁波市机械设备进出口公司之间存在业务往来。从双方的往来信函传真中可以得知:宁波市机械设备进出口公司不但知晓“RBI”为申请人使用在轴承上的商业商标,而且承接了多宗为申请人定牌加工“RBI”轴承的业务。争议商标原注册人作为宁波市机械设备进出口公司的分公司,理应知晓申请人“RBI”商标。宁波市机械设备进出口公司开发区分公司在1994年于轴承等商品上申请注册与申请人“RBI”商标完全相同的争议商标的行为,系出于商业竞争目的的恶意抢险注册,其注册争议商标的行为已构成商标法第四十一条第一款所指以其他不正当手段取得注册的行为。虽然申请人于2005年对争议商标提出争议申请时该商标获得注册已经超过五年时间,但由于现行商标法第四十一条第一款并未明文规定有时间限制,2001年修改前的商标法队以不正当手段取得注册的商标也无提出争议的时间限制规定。况且在北京市高级人民法院(2006)高行终字第378号“蜡笔小新”商标案的行政判决书中,法院认为,依照法不溯及既往的原则,五年的争议期限应从商标法2001年12月1日修改后施行之日起计算。因此,申请人的撤销理由未超过法定期限,应予支持。
[商评委裁定]
依据《中华人民共和国商标法》第四十一条第一款和第四十三条的规定,我委裁定如下:
争议商标予以撤销。
[争议焦点]
1、争议商标原注册人注册争议商标的行为是否构成商标法第四十一条第一款所指以其他不正当手段取得注册的行为?
2、《商标法》规定的五年争议期限应从何时起算?
[焦点问题评述]
1、关于商标法第四十一条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的行为:
现行商标法第四十一条第一款规定了“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”商标,任何人均可以申请撤销。何谓“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”?现行《商标法》及其《商标法实施条例》中没有做出进一步的规定。修改前的《商标法》第27条规定,已经注册的商标,“是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”,任何人都可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。原《商标法实施细则》第25条对“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”行为进行了解释,即包括以下情形:A.虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请书件及有关文件进行注册的;B.违反诚实信用原则,以复制、摹仿、翻译等方式,将他人已为公众熟知的商标进行注册的;C.未经授权,代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的;D.侵犯他人合法在先权利进行注册的;E.以其他不正当手段取得注册的。在现行《商标法》中以专门的条款规定了驰名商标保护、禁止代理人或代表人注册、禁止侵犯他人在先权利注册等问题。从法律条款的对应性上看,“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”情形应仅包括虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请书件及有关文件进行注册的,以及以其他不正当手段取得注册的。
结合本案,商标评审委员会认定,“宁波市机械设备进出口公司开发区分公司在1994年于轴承等商品上申请注册与申请人“RBI”商标完全相同的争议商标的行为,系出于商业竞争目的的恶意抢险注册”,笔者认为,该种情形应该归于《商标法》第三十一条关于恶意抢注的规定,而不应属于第四十一条第一款中所列的“以欺骗或者其他不正当手段取得注册”的情形。申请人在提起争议的文书中,所援引的法律也是《商标法》第三十一条以及第四十一条第二款的规定,商标评审委员会在本案裁定之时转换使用法律,无疑是对申请人一种扩大保护行为,笔者认为,这种裁判方法有失公允。
2、《商标法》规定的五年争议期限应从何时起算:
争议申请人于2005年9月7日向争议商标提起撤销注册的申请,其申请的法律依据是商标法第四十一条第二款,依该条规定:“已经注册的商标,违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的,自商标注册之日起五年内,商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制”。
该款中明确规定了,自商标注册之日起五年内,可以提起争议撤销申请,该商标注册于1996年10月21日,至提起争议时止,已近九年的时间,笔者认为,无论从法律规定的角度考量,还是从维护注册商标的稳定性角度来考虑,该争议申请都不应得到支持。该案中,商标评审委员会以蜡笔小新的案例中的高院判决直接适用到本案中,笔者认为有待重新考量。
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