原告（二审上诉人）：大庆市智胜文具办公设备有限公司

　　被告（二审被上诉人）：国家知识产权局专利复审委员会

　　第三人：陆乃炽

　　案情简介：

　　第三人陆乃炽在1995年6月9日向被告国家知识产权局提出了一种名称为“一种防近视书簿”的发明专利（以下称涉案专利）申请，在2000年1月5日被授权公告，专利号为95111654.1，专利权为第三人。涉案专利的权利要求书如下：

　　1、一种练习本，其特征在于：其制作采用黄色纸张，该黄色纸张的反射光波频谱为波长550-610纳米内的色光。

　　涉案专利说明书的内容为：一种防近视的书簿 本发明涉及一种教学用的书籍，具体说是一种黄色纸张而印刷的防近视的书簿。现行的书簿均采用白色纸张印刷，……，白色光会抑制色光功能的正常发挥，只能引起最初的色觉，降低了视觉能力，白色光的强度最大，看书写字实际上是处于强光刺激下，在获得最大亮度反差的同时，会导致最强的视觉疲劳、……。所以视觉环境对近视眼的形成影响很大。

　　本发明的目的在于提供一种防近视的书簿，从改变视觉环境来防治近视。为了实现上述目的，本发明采用如下技术方案：一种防近视的书簿，其特征在于：书簿的制作采用黄色纸张印刷，该黄色纸张的反射光波频谱为波长550—610纳米的色光。

　　本发明的积极效果在于，改变书簿纸张的颜色，利用黄色纸张对光波的选择吸收作用只反射出特定频谱的色光，消除致害得环境因素，创造一个安全舒适的视觉环境。

　　实施例：本发明的书簿主要是教学用的教科书及练习本，用黄色纸张代替原来的白色纸张印刷，该黄色纸张的反射光谱为波长550—610纳米的色光。

　　 2005年9月2日原告向被告提出宣告涉案专利无效的请求，主要理由为涉案专利无新颖性、创造性、实用性，并提交了大量证据，其中一项证据是在1992年11月的由江苏文艺出版社出版（第1版第1次印刷）的《细说巩利》一书（，因该书在原告的证据中为附件16，以下称“附件16”）。该书是用黄色纸张印刷，且原告有证据证明该黄色纸张的反射光波频谱为波长550—610纳米内的色光。

　　一审判决：

　　一审判决认定“在评价本专利的新颖性、创造性之前，首先应当确定本专利所保护的技术方案。专利法第五十六条第一款的规定，专利权的保护范围以权利要求书为准，说明书和附图可以解释权利要求。本专利的主题名称为“一种防近视书簿”。本专利的发明目的是提供一种防近视的书簿，通过改善视觉环境来预防近视。在本案庭审过程中，专利复审委员会也认可在确定本专利的技术方案时应当考虑“防近视”的功能。因此，根据本专利说明书的内容，在确定本专利的技术方案时应当考虑练习本具有“防近视”的功能，并将其作为确定本专利保护范围的技术特征之一。

　　但是附件16并不具备防近视这一技术特征，因此本专利相对于附件16具备新颖性；其次，附件16采用黄色纸张印刷并不是为了解决防治近视的技术问题，本领域普通技术人员并不能以此想到利用其黄色纸张制成练习本来达到防治近视的目的，并且其未给出任何黄色纸张可用于防治近视的技术启示。

　　基于上述理由，一审判决维持了专利复审委的涉案专利具备新颖性和创造性，应予维持的裁定。

　　二审判决：

　　原告不服一审判决，提起上诉，二审判决认定“单纯的科学发现不能被授予专利权的。本专利是一产品发明，在一定频谱范围内的黄色纸张的反射光相对安全舒适来防治近视属于科学发现的范畴，但本专利请求保护的是一种练习本，该练习本具有防近视的功能，因此本专利是利用科学发现制成的产品，是可以获得专利保护的。判断本专利相对于对比文件是否具有新颖性应当综合考虑两者的技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上是否相同”。并进一步认定本专利的主题名称为“一种防近视书簿”，其功能、用途及发明目的是提供一种防近视的书簿，通过改善视觉环境来防治近视，而附件16未披露相关技术内容，因此综合考虑本专利与附件16的功能、效果、技术方案等，二审判决认为涉案专利相对于附件16具备新颖性。

　　针对一审判决中认定“防近视”这一技术特征为涉案专利的必要技术特征，二审认为因涉案专利的权利要求并未记载“防近视”这一技术特征，一审判决将发明名称视为本专利的必要技术特征错误，二审给予了纠正，但认为一审判决的认定并未影响本专利新颖性的判断结果。维持了一审判决。

　　评析：

　　一、涉案专利的必要技术特征是什么？

　　从我国《专利法》第五十六条第一款“专利权的保护范围以权利要求书为准，说明书和附图可以解释权利要求”的规定可知，专利所保护的技术方案应当以权利要求书确定的内容为准，说明书和附图可以用来解释权利要求。本案中经过授权的说明书其权利要求书的内容为“一种练习本，其特征在于：其制作采用黄色纸张，该黄色纸张的反射光波频谱为波长550-610纳米内的色光。”而权利人申请公开的文书为“一种防近视书簿，其特征在于：其制作采用黄色纸张，该黄色纸张的反射光波频谱为波长550-610纳米内的色光”。

　　很明显，二者有着重大差异，即展示必要技术特征的专利独立权利要求的“主题”部分在申请公开文本和授权文本之间发生了变化。无论这种变化的原因是什么，由于专利制度的特殊性，即授权的专利文本即是向公众公示专利权人的专有权利和社会公众的“自由”之间的界限；因此在权利专利权所保护的技术方案即专利权的保护范围是应当依据经过授权公示的文本。

　　因此，根据上述《专利法》第五十六条的规定，涉案专利的保护范围即必要技术特征可以确定为：1、一种黄色纸张；2、该黄色纸张的反射光波频谱为波长550-610纳米内的色光。凡是包含这两种必要技术特征的产品即落入涉案专利的保护范围，构成专利侵权，属于一种违法行为。

　　二、如何判断涉案专利的新颖性

　　作为专利无效案件的关键是确定涉案专利是否具有新颖性。我国《专利法》对如何判断涉案专利的新颖性、创造性有着明确的规定。《专利法》第二十二条第二款规定，新颖性是指在申请日以前没有同样的发明或实用新型在国内外出版物公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知晓，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

　　根据上述法律规定可知，判断涉案专利是否具有新颖性需要考察是否有与涉案专利同样的发明已被“出版公开”、“使用公开”或以其他方式为公众所知。这里面就存在如何理解“同样的发明”问题。笔者认为所谓“同样的发明”即是与涉案发明专利所要求保护的技术方案相同的技术方案。

　　因此，确定涉案专利所要求保护的“技术方案”便是本案的核心问题。根据《审查指南》的规定，“一件发明专利申请的核心是其在说明书中记载的技术方案。专利法实施细则第十八条第一款第（三）项所说的写明发明或者实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是指清楚、完整地描述发明或者实用新型解决其技术问题所采用的技术方案的技术特征。在技术方案这一部分，至少应反映包含全部必要技术特征的独立权利要求的技术方案，还可以给出包含其它附加技术特征的进一步改进的技术方案。说明书中记载的这些技术方案应当与权利要求所限定的相应技术方案的表述相一致”。

　　根据《审查指南》的上述规定可知，确定一项发明专利的技术方案是通过其说明书所清楚、完整地描述的发明或者实用新型解决其技术问题所采用的技术方案的技术特征。且说明书中包含的技术方案应当包含解决独立权立要求的技术方案。总之，说明书中解决技术问题的技术方案和权利要求中所记载的必要技术特征应当是吻合的。在本案中，权利要求所记载的两个必要技术特征——“一种黄色纸张”和“该黄色纸张的反射光波频谱为波长550-610纳米内的色光”在说明书中都得以反映，但是说明书又大篇幅的增加了关于“防近视”的内容描述。已经超出了权利要求的记载。在这种情况下，如何确定涉案专利的技术方案成为如何用本案原告所提交的附件16这个对比文件来进一步确定涉案专利是否具有新颖性的关键问题。

　　对此，二审生效判决“忽略”了权利要求所记载的两个必要技术特征，而是认为涉案专利的“主题名称”为“一种防近视书簿”，其功能、用途及发明目的是提供一种防近视的书簿，通过改善视觉环境来防治近视，而附件16未披露相关技术内容。

　　根据上面的论述，二审判决的这种认定有如下的错误：

　　判决在认定涉案专利相对于对比文件本身是否具有新颖性时引出了一个“主题名称”的概念，而二审判决对该“主题名称”的认定又是错误的。根据《专利法实施细则》第二十条的规定，“发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，按照下列规定撰写：（一）前序部分：写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征；……”。这说明涉案专利的“主题名称”应当依据涉案专利的权利要求来确定。如前文所述，本案涉案专利的独立权利要求为“一种练习本，其特征在于：其制作采用黄色纸张，该黄色纸张的反射光波频谱为波长550-610纳米的色光”，因此，涉案专利的“主题名称”应当为“一种练习本”，而非“一种防近视书簿”，一、二审判决对此的认定均是错误的。两审判决之所以认为涉案专利的主题名称为“一种防近视书簿”，原因是将“专利的名称”错误的认定为专利的“主题名称”。实践中，这两个名称一般是统一的。但在本案中出现不一致的情况，仍然不能将“专利的名称”和专利的“主题名称”相混淆。

　　因为主题名称是专利权利要求的一部分，其是判断专利所要保护的技术方案时必然要考虑的因素，专利“主题名称”认定错误，必然不能对专利所要求保护的技术方案做出正确的判断。

　　三、关于涉案专利说明书中“防近视”的功能应如何处理的问题

　　通看涉案专利说明书中记载的内容可知，本案涉案专利确实反复提及了“防近视”的问题，似乎在确定涉案专利所要解决的技术方案时不考虑“防近视”的功能似乎“不妥”。但笔者认为这种不妥仍然不应当影响应当依据权利要求来判断必要技术特征以及专利所要保护的技术方案。之所以产生这种不妥的感觉，究其根源在于涉案专利在文件撰写时出现了偏差，即应当将专利权利要求的主题确定为“一种防近视书簿”，而非为“一种练习本”，但这种偏差只能由专利权人自己负责，并不应当牺牲公众的利益。不能将涉案专利的保护范围扩大到其独立权利要求所记载的范围之外；在利用现有文件确定其新颖性时，也不应当超出涉案专利独立权利要求确定的专利所保护的技术方案的范畴。