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上一期 | 总第197期
 
 
 
 
 
 
 
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浅议修改超范围
文/北京集佳知识产权代理有限公司 杨震坤
 

  根据专利法第三十三条的规定,申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

  一般而言,对发明来说,对申请文件进行修改的时机有两个:提出实审请求时和收到进入实审通知书之日起3个月内进行主动修改;实审程序中答复审查意见时进行修改。

  毋庸质疑,无论在哪种情况下对申请文件进行修改,都需要满足专利法第三十三条的规定,即对申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定地内容。

  在审查指南第二部分第八章第5.2.1节中限定了四种不予接受的修改情形:

  (1)删除独立权利要求中的技术特征,扩大了该权利要求请求保护的范围。

  (2)改变独立权利要求中的技术特征,导致扩大了请求保护的范围。

  (3)将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。

  (4)增加了新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

  审查指南规定,允许的对权利要求书的修改包括下述各种情形。

  (1)在独立权利要求中增加技术特征,对独立权利要求作进一步的限定,以克服原独立权利要求无新颖性或创造性、缺少解决技术问题的必要技术特征、未清楚地限定发明或者未以说明书为依据等缺陷。只要增加了技术特征的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围,这样的修改就应当被允许。

  (2)变更独立权利要求中的技术特征,以克服原独立权利细则20.1要求未清楚地表述请求保护的范围、未以说明书为依据或者无新颖性或创造性等缺陷。只要变更了技术特征的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围,这种修改就应当被允许。

  (3)变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特征,以克服原独立权利要求类型错误或者缺乏新颖性或创造性等缺陷。只要变更后的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围,就可允许这种修改。

  (4)删除一项或多项权利要求,以克服原第一独立权利要求和并列的独立权利要求之间缺乏单一性,或者两项权利要求具有相同的保护范围而使权利要求书不简要,或者权利要求未以说明书为依据等缺陷,这样的修改不会超出原权利要求书和说明书记载的范围,因此是允许的。

  (5)将独立权利要求相对于最接近的现有技术正确划界。这样的修改不会超出原权利要求书和说明书记载的范围,因此是允许的。

  (6)修改从属权利要求的引用部分,改正引用关系上的错误,使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例。这样的修改不会超出原权利要求书和说明书记载的范围,因此是允许的。

  (7)修改从属权利要求的限定部分,清楚地限定该从属权利要求的保护范围,使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例,这样的修改不会超出原说明书和权利要求书记载的范围,因此是允许的。

  在近来的专利审查实践中,审查员对申请文件的修改关于专利法第三十三条的审查越来越严格。因此,在针对审查意见修改权利要求时,将在说明书中公开的技术特征增加到权利要求中、或者将在说明书中公开的技术特征进行概括后增加到权利要求中要十分谨慎。

  在针对审查意见对权利要求进行修改时,将在说明书中公开的技术特征增加到权利要求中要注意说明书不仅要公开了该技术特征,还要公开了包含该技术特征的技术方案。如果在说明书中仅仅公开该技术特征,而没有公开包含该技术特征的技术方案,将该技术特征增加到权利要求中,也是超范围的。

  因此,在针对审查意见对权利要求进行修改时,优选将从属权利要求直接增加到独立权利要求中。需要注意的是将从属权利要求的一部分技术特征增加到独立权利要求中的情况。同样,将从属权利要求的一部分技术特征增加到独立权利要求中也要注意是否在说明书中公开了包含这一部分技术特征的技术方案。如果说明书没有公开包含这一部分技术特征的技术方案,这样的修改也是超范围的。

  综上所述,在目前对申请文件的修改关于专利法第三十三条的审查越来越严格的情况下,对申请文件的修改应该十分谨慎。修改是否超范围,应看修改后的技术方案是否超出了所属技术领域的普通技术人员经阅读原说明书和权利要求书并结合其掌握的知识,所能惟一地、确切地理解到的技术方案。如果修改使所属技术领域的普通技术人员对原说明书和权利要求书所揭示的内容有了新的理解,则这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。