【案情介绍】2004年12月23日，广西玉柴机器集团有限公司（以下简称“玉柴集团”）对武汉玉柴高级润滑油有限责任公司（以下简称“玉柴润滑油”）申请的第4类上的第3511345号“南方玉柴WHYC”商标提起异议申请。理由是：“玉柴”商标是玉柴集团在先注册并被认定驰名商标的核心品牌，被异议商标与玉柴集团在先注册的“玉柴”商标构成近似，侵犯了“玉柴”在先注册商标专用权，被异议商标一旦核准注册，将容易造成相关消费者对于商品来源产生混淆误认，产生不良的社会影响。

　　【裁定结果】2009年3月5日，国家商标局下发裁定，认为被异议商标与引证商标指定商品并非类似商品，准予被异议商标注册。

　　【法律评析】

　　本案的结果出乎很多人的意料，“玉柴”作为行业内的知名品牌，并被认定为驰名商标，其异议为何没有得到支持？

　　本案焦点在于：“玉柴”与“南方玉柴”商标是否构成近似商标？“玉柴”认定为驰名商标的时间晚于被异议商标申请时间，是否可以适用《商标法》第13条的规定？如果不能适用，那么是否可以适用《商标法》第10条的兜底条款，不予核准被异议商标的注册申请？

　　笔者认为：

　　一、“玉柴”与“南方玉柴”商标构成近似商标。

　　结合《商标法》、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》以及有关行政法规、行政规章，判断商标近似应遵循以下标准：

　　1、相关公众的一般注意力

　　所谓商标相同,是指被控侵权的商标与注册商标相比较,二者在视觉上基本无差别。而商标近似则指被控侵权商标和注册商标视觉效果有一定差异,但这种差异不为一般注意力所分辨和知晓,只有当相关公众对被控侵权商标和注册商标进行细致的、十分专业的辨别,才可知其差异,这显然不符合相关公众的消费习惯。

　　本案被异议商标文字为“南方玉柴”，由于玉柴集团南方城市—广西玉林市，相区别于北方潍柴等相同行业的企业，这在行业内也形成了惯例。因此，相关消费者在识别“玉柴”文字的时候，仅施以一般注意力，是很难将其与玉柴集团割裂开来。

　　2、商标主要部分近似

　　判断商标近似既要整体比对,也要主要部分比对,所谓整体比对是将被控侵权商标作为一个整体进行的比对。所谓主要部分比对,也称要部比对,是指将被控侵权商标中的主要部分与注册商标主要部分进行的比对。在进行这种整体比对时,必须依据主要部分的近似,而不能依据被控侵权商标中非主要部分与注册商标非主要部分近似,才能正确得出两个商标整体近似。

　　在商标法意义上,商标的主要部分是指最具识别商标来源、最易于使相关公众将其与使用商品联系起来的构成要素。涉案“南方玉柴”商标和“玉柴”注册商标显著部分均是由文字构成。但“玉柴”商标因其注册时间长,市场信誉好,而具有较高的市场知名度,被广西玉林市中级人民法院认定为驰名商标。根据该注册商标的具体特征及其呼叫习惯。其组合要素中的“玉柴”文字部分有着较高的使用频率,具有识别玉柴集团润滑油等产品的显著性,故构成其主要部分。“南方玉柴”商标中虽有“南方”二字,但因“玉柴”注册商标具有的驰名度和显著性,足以使相关公众将“南方玉柴”柴油与玉柴润滑油相混淆,容易认为两者在来源上具有特定的联系。

　　3、注册商标的显著性和知名度

　　商标的显著性,是指商标识别商品来源的强弱,商标显著性越强。区别商品来源的作用越大,反之越小。商标的知名度,是指商标为相关公众所知晓的程度,权利人为宣传商标的广告投入越多,获得社会荣誉越多,该商标为相关公众所知晓的程度就越高,商标的知名度越高,造成混淆的可能性就越大。因此,商标近似判断中,注册商标的显著性和知名度是不可或缺的重要因素。

　　玉柴集团创建于1951年，坐落在具有“千年古州，岭南都会”美称的广西玉林市。现拥有33家全资、控股、参股子公司，员工16000人，总资产134亿元。是全球最大的独立柴油发动机生产基地、中国最大的中小型工程机械生产出口基地，被誉为“中国绿色动力之都”。 先后获得“全国用户满意产品”、“中国名牌产品”、“全国用户满意企业”、“中国十大诚信企业”、“全国质量奖”、“全国文明单位”、“中国驰名商标”等荣誉。据此,可以认定“玉柴”注册商标具有很高的知名度。对于在特定市场范围内具有驰名度的注册商标,给予相适应的法律保护,有利于激励市场竞争和净化市场秩序,促进市场经济健康发展。

　　二、“玉柴”认定为驰名商标的时间晚于被异议商标申请时间，也可以适用《商标法》第13条的规定

　　就在“南方玉柴”商标异议裁定下发前2个月，商标局下发了（2008）商标异字09957号“益佰”商标异议裁定书，直接依据《商标法》第13条二款支持了异议人的异议理由，即在后认定为驰名商标的“益佰”商标在跨类对抗11类“益佰”商标中，获得胜诉。此案中，审查员主要认定了“益佰”商标具有较高的显著性以及知名度，予以重点保护。

　　比较上述案例，本案中的“玉柴”商标同样在后认定为驰名商标，同样是具有较高的显著性（玉柴并非原有固定词汇，为玉柴集团的企业简称，也结合了玉柴集团所在地广西玉林市的简称组合而成）和知名度，所不同的是，玉柴集团在相同类别上也同时注册了“玉柴”商标（玉柴集团在第7类上的“玉柴”被认定为驰名商标，而在第4类“润滑油”产品上也获准注册了“玉柴”商标）。“柴油”与“润滑油”在功能用途、消费对象、销售渠道上均存在极强的关联性。因此，本案中援引驰名商标诉求保护更应当得到支持。

　　三、本案还可以适用《商标法》第10条的兜底条款，不予核准被异议商标的注册申请

　　即使要机械的套用《商标法》第13条的规定，不予保护“玉柴”驰名商标的跨类诉求，那么，综合考虑被异议商标对“玉柴”商标的模仿度，以及被异议人的背景，也应当适用《商标法》第10条予以支持玉柴集团的异议理由。

　　被异议人武汉玉柴高级润滑油有限责任公司，主要负责润滑油、汽车护理品分装、销售；化工产品分装业务。也就是说，被异议人与玉柴集团为同行经营者，被异议人对于在行业内具有极高知名度以及影响力的玉柴品牌不可能不知晓。进一步分析，被异议人将“玉柴”直接作为企业字号使用，更印证了其对于“玉柴”品牌的熟悉程度以及其为了规避商标审查标准是有备而来。因此，被异议人的行为，将极大的削弱、淡化“玉柴”品牌的显著性。被异议商标一旦获准注册将令广大消费者不能区别异议人与被异议人的不同市场主体身份，使广大消费者误认异议人与被异议人为同一企业或合作关系，从而使企业之间存在不正当竞争，导致市场的混乱，产生不良的社会影响。

　　综合以上，笔者呼吁，对于具有显著性以及知名度的驰名商标，应当得到更大力度的保护。否则，容易助长抢注之风，扰乱社会经济秩序，损害相关权利人以及相关公众的合法权益。