必要技术特征源于专利法实施细则第21条第2款“独立权利要求应当从整体上反映发明或实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征”。
根据专利法实施细则第53和64条的规定,缺必要技术特征为驳回和无效的理由。因此,在审查意见通知书中,审查员经常发出缺乏必要技术特征的反对意见。然而,应该如何理解必要技术特征呢。下面结合FS12340号复审决定,谈谈笔者的看法。
FS12340号复审决定涉及名称为“玻璃纤维补强的预浸渍片、层压件、电路板以及装配织物的方法”的第99813148.2号发明专利申请。其独立权利要求要求保护用于电载体的预浸渍片。
复审委在复审决定中指出:独立权利要求中虽然没有限定颗粒在涂料组合物中所占的重量百分含量,本领域技术人员在得知成膜材料中聚合材料占涂料组合物的重量百分含量的情况下,根据已有知识能够很容易确定涂料组合物中颗粒组分的含量。因此权利要求1、33中所限定的技术特征的总和足以构成了区别于背景技术中的其它技术方案的本发明技术方案,因此修改后的权利要求1、33符合专利法实施细则第21条第2款的规定。
另外,复审决定中还明确地指出,关于驳回决定中认为的聚合物基质材料和织物的种类和化学组成也是独立权利要求1、33的必要技术特征,合议组经审查后认为:本发明的发明点是在于确定涂料组合物的组分,而聚合物基质材料的种类和化学组成并非本申请对现有技术进行改进之处,因此,不应因独立权利要求1、33未对其进行具体限定而认定其不符合实施细则第21条第2款的规定。
从复审委的上述决定来看,判断必要技术特征主要应该基于以下两点:
1.权利要求中所限定的技术特征的总和是否足以构成了区别于背景技术中的其它技术方案的本发明技术方案。
2.该技术特征是否与本发明的发明点相关。
关于第1点
第1点与《审查指南》第二部分第二章3.1.2部分的规定“必要技术特征是指,发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征,其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案,使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。”是一致的。也就是说,只要一项权利要求的技术特征的总和足以构成发明或者实用新型的技术方案,使之区别于背景技术中所述的其他技术方案,那么该权利要求就不缺少必要技术特征。
根据专利法实施细则第21条第2款第一句的规定,独立权利要求限定的是整体上反映发明或实用新型的技术方案。所谓的技术方案就是对说明书中的具体实施例或实施方式的概括,因此技术方案实质性上是一合理概括的保护范围(至于概括的是否合理,则应该基于专利法第26条第4款进行判断,此处不再论述),并不是具体的产品描述或具体的方法。也就是说,如果独立权利要求能够限定出一个足以区别于背景技术中其他技术方案的范围,则就不能认为该权利要求缺乏必要技术特征。正如上例中,由于独立权利要求已经限定出了足以区别于背景技术中的预浸渍片,所以不缺乏必要技术特征。
关于第2点
第2点是从发明点的角度来解释必要技术特征。首先,需要先确定什么是发明点。发明点应该是体现本发明相对于现有技术作出贡献的部分。即发明点应该是与本发明所要解决的现有技术中的技术问题和相对于现有技术所实现的技术效果相关的。那么,是否能够将说明书背景技术部分所记载的技术问题或者发明内容部分所记载的技术效果所对应的内容就认定为是发明点呢。众所周知,在申请人撰写专利申请文件时,是不可能知悉所有的现有技术的,也就是说,说明书的背景技术部分往往描述的并不是该发明的最接近现有技术。正因为如此,《审查指南》在规定创造性的判断方法时,明确规定“在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题……是指为获得更好的技术效果而需对最接近现有技术进行改进的技术任务”。也就是说,发明的发明点应该是根据最接近对比文件来确定的。所以,在判断一个技术特征是否是必要技术特征时,应该首先根据现有技术确定该发明相对于现有技术的改进之处,即首先确定该发明相对于现有技术的发明点。然后,再判断该技术特征是否与该发明点相关。如果该技术特征是该发明点所不可或缺的内容,则可以认定该特征为必要技术特征。否则,不应该将该特征认定为必要技术特征。
如上例中,上例中实审审查员在驳回决定中将聚合物基质材料和织物的种类和化学组成认为是独立权利要求1、33的必要技术特征。表面上看,实审审查员的意见没有问题,也就是说,没有聚合物基质材料和织物的种类和化学组成就不可能在技术上实现涉案专利所要求保护的用于电载体的预浸渍片。即,聚合物基质材料和织物的种类和化学组成也是实现所要求保护的用于电载体的预浸渍片所不可或缺的技术特征。但是,正如和议组在复审决定中所指出的,由于该发明的发明点在涂料组合物的组份上,所以这些与聚合物基质材料和织物相关的特征不涉及发明点不能认为是涉案专利的必要技术特征。
纵上所述,在判断独立权利要求是否缺乏必要技术特征时,应首先判断独立权利要求所限定的范围是否已经能够区别于背景技术中所限定的技术方案。然后,在判断所涉及的技术特征是否与发明点相关。万不可将实现发明所必须的特征简单地认定为必要技术特征,来不合理地限定发明的保护范围,损害申请人的权益。
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