一、专利申请文件修改的具体规定

　　对专利申请文件进行修改的主要依据是《专利法》第33条的规定，即申请人可以对其专利申请文件进行修改，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

　　根据中国专利审查实践，专利申请自提交受理以后的修改时机和限制主要有以下规定。

　　1．在初步审查阶段，可以根据初步审查意见来进行修改，即根据初步审查阶段的补正通知书或个别情况下的审查意见通知书的要求来进行修改。

　　根据《审查指南》第一部分第一章第2节的规定，审查员在初步审查阶段并不审查申请文件的技术内容，所以申请人不被允许修改专利申请文件的技术内容，因为这样可能会导致超出原说明书和权利要求记载范围的修改内容被公布。因此，在初步审查阶段的修改不仅受到《专利法》第33条有关修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围的限制，而且还受到补正通知书所涉及的内容的限制。

　　2．根据《专利法实施细则》第51条第1款的规定，发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。

　　也就是说，在初步审查完成到专利局发出第一次审查意见通知书之间的阶段，有两次主动修改的机会。这种主动修改的自由度比较大，即只要在原始申请文件中有记载，就可以对权利要求的范围进行扩大、缩小和变更等方式的修改。也就是说，在此阶段，权利要求书可以根据说明书公开的内容而重新撰写。

　　3．根据《专利法实施细则》第51条第3款的规定，申请人在收到专利局发出的审查意见通知书后修改专利申请文件，应当按照通知书的要求进行修改，即针对通知书指出的缺陷进行修改。

　　但是，按照通知书的要求进行修改和前述主动修改存在很大的差别。例如，根据说明书的记载而增加新的独立权利要求在主动修改时是允许的，而在按照通知书的要求修改时则一般是不被允许的。

　　在答复审查意见通知书期间进行修改时，修改的受限制程度不是固定的，而是与审查意见通知书中的具体审查意见有关。如果审查意见仅涉及权利要求的形式问题，例如权利要求不符合《专利法实施细则》第20条至第23条的规定，那么对权利要求的修改一般仅局限于对这些形式问题的修改。变更独立权利要求的内容一般是不允许的。而如果审查意见涉及到权利要求的实质性问题，例如新颖性或创造性问题，那么对权利要求的修改限制就很小，特别是允许变更独立权利要求的主题类型、主题名称及相应的技术特征，以克服原独立权利要求缺乏新颖性或创造性等缺陷。并且“只要变更后的独立权利要求所述的技术方案已清楚地记载在原说明书中，就可允许这种修改”。

　　二、目前存在的问题

　　当前经常遇到的问题是，专利申请人在《专利法实施细则》所规定的主动修改的时机往往并不希望做主动修改，而专利申请人希望提交主动修改的时候，专利局却常常不予受理。

　　具体而言，存在以下两种情况。

　　1．我国的主动修改时机包括一个时间点，即提出实质审查之时；以及一个仅有三个月的时间段，即收到发明专利申请进入实质审查阶段通知之日起三个月内。

　　但是，申请人在收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书三个月之后仍有约1～3年的时间才能收到第一次审查意见通知书。在这段时间内申请人所希望的专利保护范围可能已经发生变化，或者申请人基于同族专利申请的审查结果希望对专利权利要求进行修改。但此时提交的修改一般却不被审查员所考虑，因而往往导致审查员审查了一套申请人所不希望保留的权利要求，这是很大的资源浪费。这既不符合加快审查的目的，也不利于保护发明创造。

　　2．对于发明专利申请，当专利局发出第一次审查意见通知书之后，申请人基于审查员检索到的相关现有技术，对申请文件进行修改，这是专利申请人最重要的一次修改时机。然而，根据《专利法实施细则》第51条第3款规定，专利申请人在答复审查意见通知书时应当按照通知书的要求进行修改。专利审查员经常基于此条的规定拒绝专利申请人在答复审查意见时提交主动修改。

　　根据中国专利审查制度，专利申请人在收到审查意见通知书之前并没有检索报告，因而难以判断应当要求多大的保护范围。只有在收到审查意见通知书之后，专利申请人才有了修改专利保护范围的依据。如果此时不允许专利申请人对专利文件的保护范围做出主动修改，就使专利申请人丧失了可能获得更大保护范围的机会，这对专利申请人非常不利。

　　此外，申请人往往不仅追求较宽的保护范围，而且还追求稳定的权利，例如防止因为授权的保护范围过宽而导致在主张专利权利时可能会遇到麻烦。换句话说，由于有了新的检索结果，申请人不但希望答复审查员指出的问题而获得授权，而且也往往希望根据检索结果重新考虑主张的权利要求的范围。

　　三、对于解决上述问题的思考

　　对比各国关于主动修改时机的规定，可以发现中国专利审查制度对于主动修改规定是最严格的而且是时机最少的。

　　例如：欧洲专利条约实施细则第86条规定：在收到欧洲检索报告之后和收到来自审查部门的第一次审查通知之前，申请人可以根据自己的意志，修改说明书、权利要求书和附图；在收到来自审查部门的第一次审查通知之后，申请人可以根据自己的意志，修改一次说明书、权利要求书和附图。

　　美国专利审查程序手册规定：专利申请文件的修改包括初步修改和答复最后审查意见的修改。初步修改是从专利商标局收到申请之日起到发出第一次审查意见通知书之前所提交的修改。一般地说，如果初步修改没有干扰专利局发出第一次审查意见通知书；就应当允许。

　　日本专利法规定：只要没有引入新的内容，在接受决定送达之前的任何时间，申请人均可以提出主动修改；当专利局发出审查通知书时，申请人可以在答复审查意见通知书的期限之内提出主动修改。

　　韩国专利法规定：申请人在实质审查之前和在实质审查期间且在收到授权通知书之前，均可以对申请文件做出主动修改。

　　由上可见，欧洲、美国、日本、韩国等具有代表性的国家或者地区在发明专利申请授权之前均为专利申请人提供了充分的修改专利申请文件的机会。

　　现行《专利法实施细则》和《审查指南》中的专利文件修改规定所提供给申请人的修改机会不够充分，不利于保护发明创造。参考上述国家或者地区的规定，笔者在此针对专利申请文件的修改规定提出以下意见：

　　1．在从专利申请公布以后到专利局发出第一次审查意见的整个期间，应当允许专利申请人提出主动修改，但应该以不干扰审查员做出第一次审查意见通知书为准。从保护发明创造的角度而言，允许申请人更长的修改时效期间更有利于保护专利申请人的利益；而从专利审查效率角度而言，也有利于节约审查程序。

　　2．至少在答复第一次审查意见通知书时，应当准许专利申请人主动修改申请文件。

　　第一次审查意见通知书是申请人自提交专利申请文件后收到的第一个对申请内容进行评价的官方意见。由于中国专利审查制度没有在发出第一次审查意见通知书之前给出检索报告，因此专利申请人在收到第一次审查意见通知书之前难以界定出发明的最适当的保护范围。并且，参考各个主要国家的专利制度，至少在答复第一次审查意见通知书时，都是准许专利申请人主动修改申请文件的。

　　因此，在答复审查意见通知书时，尤其是在答复第一次审查意见通知书时，不允许申请人做主动修改，而只能针对审查意见通知书所指出的问题来修改申请文件，不仅不利于保护专利申请人的利益，也是有违《专利法》的立法宗旨的。

　　3．当后续审查意见通知书增加了新的对比文件时，应当准许专利申请人主动修改申请文件。

　　审查意见通知书中引用新的对比文件相当于审查员给出了新的检索结果，申请人有权利根据新的检索结果重新界定发明的保护范围。此情况下应当准许申请人进行主动修改，否则不利于保护专利申请人的利益。