在专利代理过程中，代理人有时会收到审查员发出的修改文本不予接受通知书。

　　审查员作出修改文本不予接受的决定的法律依据是专利法实施细则第五十一条第三款的规定，即“申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当按照通知书的要求进行修改”。

　　现实中，究竟什么样的修改会被审查员认为是未按照通知书的要求进行的修改，并且在什么样的情况下审查员会发出修改文本不予接受通知书呢。

　　审查指南第二部分第八章第5.2.1节列出了以下四种被认为是不利于节约审查程序因而不能被接受的修改情形：

　　1）删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。

　　2）改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围。

　　3）将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。

　　4）增加了新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

　　同时，在审查指南中还指出，如果申请人答复审查意见通知书时提交的修改文本不是按照通知书的要求作出的，而是属于上述这四种不能被接受的情况，则审查员应当发出修改文本不予接受通知书或审查意见通知书。

　　然而，在现实中，较少有审查员会由于存在上述这四种修改情形（尤其是前两种情形）而单独发出修改文本不予接受通知书。这里面的原因是，在一份修改文本中，尽管存在上述这四种修改情形中的一或多种，但是大多情况下在该份修改文本中还同时有一部分修改内容是按照通知书的要求进行的。在这种情况下，基于实质审查程序三个基本原则中的程序节约原则，审查员一般会先审查该文本，并根据需要发出审查意见通知书，在提出其他审查意见的同时，要求申请人在指定期限内删除不符合前次通知书要求的修改内容，否则上述修改文本不能接受。也就是说，在这种情况下审查员一般不会单独发出修改文本不予接受通知书，因为这会不合理地延长审查过程。

　　在目前专利实践中，当出现以下修改情形时，审查员往往会发出修改文本不予接受通知书。这种修改情形即：删除经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求。

　　（案例）

　　专利申请P包括三项独立权利要求A、B和C。在一通中，审查员指出独立权利要求A、B和C不具有单一性，同时指出本次审查意见通知书只针对第一组权利要求A（即独立权利要求A及其从属权利要求）进行审查。申请人在答复一通时对申请文件作了修改，所作修改为：删除第一组权利要求A；对第二组权利要求B进行分案；在本申请中保留第三组权利要求C。然后，审查员发出修改文本不予接受通知书，给出的修改文本不予接受的理由即为“删除经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求，这种修改不属于专利法实施细则第五十一条第三款规定的按照通知书的要求进行的修改，因此不能被接受”。

　　目前，对于这种审查意见，代理人或申请人往往感到有些困惑。并且，从一个方面看，这对于申请人而言似乎也是不太公平的。原因是，尽管在专利法实施细则第五十一条第三款中规定了“申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当按照通知书的要求进行修改”，但是这样的规定是比较笼统的。而不管是在专利法及其实施细则以及在更具体的审查指南中均没有明确规定“在一件申请中当两组权利要求被认为不具有单一性时申请人不允许自由选择保留其中一组”。在审查指南第二部分第八章第5.2.1节所指出的上述四种不利于节约审查程序因而不能被接受的修改情形中也没有包括“删除经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求”这种情况。而且，尤其是在前一阶段，相当多的审查员在处理这种情况时并未在通知书中明确指出哪些权利要求是经过检索和审查而哪些权利要求是未经过检索和审查，并且也未在通知书中给出任何修改不予接受的提醒。因而，申请人可以说是在不知情的情况下或者说没有任何明确法条可以依据的情况下即失去了在原申请中选择保留所想要保护的发明的权利，这似乎与审查原则中的听证原则不相符合，而申请人想要对该所想要保护的发明进行保护则只能另立分案，这对申请人的时间和成本都造成了很大的浪费。

　　然而，不管怎样，就目前而言，基于“删除经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求”这一基准来作出修改文本是否能够被接受似乎已成为专利审查部分的内定操作规程。对此，作为代理人，在代理工作中至少应当注意以下几个问题：

　　1）在专利撰写阶段中，如果客户由于某方面原因而要求在一件申请中写入多项可能或显然不具有单一性的发明，则应当将客户认为最重要或最想保护的发明限定在第一组权利要求中。这样，可以避免日后审查员只对限定于第一组权利要求中的其他非重要发明进行检索和审查。从而，如果该非重要发明与限定在后一组权利要求中的最重要发明不具有单一性而客户此时又只想保护该最重要发明时，就可以避免客户为了保护该最重要发明而被迫另立分案。

　　2）在专利辩护阶段中，如果还有主动修改机会，则可以考虑将其中限定有被客户确认为最重要或最想保护的发明的权利要求组调整为第一组权利要求。即便已过了主动修改时期，也仍然可以尝试提交这样的修改，此时只要还未开始进行检索和审查而且所作修改仅仅涉及权利要求的移位，那么审查员一般还是有可能接受这样的修改文本的，毕竟这样做并不违背程序节约原则。

　　3）在转达通知书时，如果案件涉及上述情况，应当对这种情况给予客户适当的提醒或修改方向。而在收到客户的答复指示后，如果发现客户给出的修改方案存在修改不予接受的可能性，应当及时与客户沟通，告知客户这样的修改有可能不予接受。这样，可以避免审查员发出修改文本不予接受通知书，从而有利于专利申请的顺利进展及早日授权。