在一些专利申请文件的说明书中,经常会引用一些其它文件来在对某些问题进行描述和说明。这些引证文件是与本专利申请相关的文件,包括专利文件以及科技期刊、著作、论文等非专利文件。
对于大多数国家的专利说明书来说,引用参考文献主要记述在专利申请文件的说明书部分中。最常见是由专利申请书撰写者以文字描述方式写入“背景技术”部分中,当然也可见于说明书的其它部分。目前只有美国将引用参考文献以目录的方式刊在专利说明书首页上的专利文献著录项目“(56)引用参考文献”下。包括中国在内的其它国家和地区的专利文件中参考文献通常都是散在于说明书中各处的,当然也有在说明书中(常常是最后部分)集中列出的。
专利申请中的引证文件对于发明创造的充分公开常常起着重要的作用。特别是对于在说明书背景技术以外的其它部分中引证的文件来说,其对于发明内容的充分披露往往是不可或缺的。
目前,通常的引证方式不外乎有以下三种:
(1)出处引证;(2)部分描述式引证;(3)完全描述式引证。
第一种方式是常见的引证方式,其仅描述内容的出处,并要求“并入”或“引入”本申请中。这种方式尤其多见于PCT申请中。常见的如“所述方法可依据WO2003/021212中所述进行使用,WO2003/021212的公开内容在此通过引用并入本文中”之类的引证方式,这种引证方式的好处在于表述简洁,因而可节省一定的说明书篇幅,并由此避免可能因说明书超页而导致的申请附加费。
第二种方式是在对所引证内容做简要概括基础上的引证,因此读者通常不必阅读引证出处文件即可大致了解申请人所意欲引证的内容。
第三种方式是几乎完全援引所引证内容的原始表述,此引证方式可以准确直观地表达出申请人所意欲引证的内容。
需要指出的是,在所引证的文件是专利申请文件的情况下,应该尤其注意引证的方式是否恰当有效。否则,有可能因为无效的引证而带来严重的后果,例如因为公开不充分而导致申请被驳回。对于上述第一种引证方式来说,更容易出现这样的问题。
第一种引证方式尽管因简洁和节省费用而成为流行的引证方式,但在实际使用时必须注意引证是否有效,否则可能带来严重后果。一种常见的情况是:在后申请B引用了在先申请A,并要求将A全文并入B中,但是在以下两种情况下:(1)在B公开之前因为某些原因申请A并未公开(例如被主动撤回、视为撤回、驳回等);或者,(2)虽然申请A最终也公开了但其公开日晚于申请B的公开日,在后申请B无法实现对在先申请A的有效援引。例如,“本申请”B涉及一种霉菌C和该霉菌C的转基因载体P。在说明书中描述了所要求保护的载体P是在申请人自行构建的载体P1的基础上进一步连接其它元件而构建的,但“本申请”说明书并未记载所述载体P1的具体序列、结构和/或构建过程,而是引证某中国发明专利申请A对载体P1进行说明并要求将A并入B中,但是由于该“被引证申请”A在其公开前被另一专利申请C要求为国内优先权而导致A视撤,从而致使B对A的引证无效。这样所带来的后果就是申请B的说明书中关于载体P1的公开不充分。此时即使想将B对A的引证修改为B对C的引证也是不可以的,因为这样导致修改超范围而不被认可。因而申请B最终难以避免被驳回的结果。尽管申请B的发明对现有技术做出了相当的贡献,但因为引证不当而无法获得专利保护,这确实是令人非常遗憾的。
更常见的情形是,同一申请人可能会在一段连续的时间内申请多个相关专利,比如,申请A是关于具有医药用途的某一类新化合物的,A中描述了该类化合物的药理作用和医药用途;而后申请人又陆续发现了若干具体的效果更好的化合物,则可能会为每种化合物申请一个专利,而其中对于其药理作用和医药用途的描述都是相同的。因此,申请人会在其他专利申请B、C...中引用专利申请A来节省专利申请说明书的长度。而专利申请从提出申请到被公开是需要一段时间的,因此就可能出现开始申请B时,A还没有公开的情况。
那么,在进行专利申请文件的引证时,应该注意哪些问题呢?
根据现行06版<审查指南>中的规定,引证文件应满足以下要求:
(1)引证文件应当是公开出版物,除纸件形式外,还包括电子出版物等形式。
(2)所引证的非专利文件和外国专利文件的公开日应当在本申请的申请日之前;所引证的中国专利文件的公开日不能晚于本申请的公开日。
(3)引证外国专利或非专利文件的,应当以所引证文件公布或发表时的原文所使用的文字写明引证文件的出处以及相关信息,必要时给出中文译文,并将译文放置在括号内。
如果引证文件满足上述要求,则认为本申请说明书中记载了所引证文件中的内容。
特别需要注意其中第(2)条规定,对于所引用的外国专利申请文件来说,其公开日须在本申请申请日之前。笔者自己曾遇到过这样一个案例:本申请中引用的一个外国专利申请文件对于本申请充分公开来说是必不可少的内容,但是该外国专利申请文件的公开日晚于本申请的优先权日,因此审查员在审查意见中认为这种引证是无效的。这时申请人面临两难的境地:仅靠争辩恐难以奏效;要使引证有效就只有放弃优先权,而这又会导致新的检索以及由此很可能带来新颖性和/或创造性的问题。
另外,第(2)条规定中关于引证中国专利文件的要求是公开日在前。这就是说,可以引证申请人本人在申请日前或申请日当天向中国国家知识产权局提出申请、但在申请日尚未公开的专利申请文件,对于后一种专利申请文件来说仅仅在该引证文件早于本申请的公开日前公开时,才能认为本申请说明书中公开了该引证文件中的内容;
还有一种常见的情况是,申请人进入中国的PCT申请引用了该申请人的另外一个已进入中国的PCT申请,笔者认为应该视同上述(2)中后一种情形,即在后进入的PCT申请的在中国的公开应该晚于所引用PCT申请在中国的公开。
那么,如何确保不出现前述第一种引证方式可能出现的无效引证的问题呢?答案很简单,只需把所要引证的内容原原本本地写入说明书中就行了。对于有可能涉及针对充分公开而言不可缺少的内容来说,建议还是本着稳妥起见把这些内容具体写入说明书中。因为有时申请人可能不是很确定,或者即使申请人认为所印证内容对于充分公开而言并非不可缺少,但审查员可能会有不同的意见,这时避免公开不充分的风险和节约篇幅哪一个更重要,答案是不言自明的。
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