产生背景

　　专利实务中，申请人经常选择就同样的发明创造既申请发明又申请实用新型，其原因在于：一方面，相比发明而言实用新型能够较早授权，使得申请人能够较早获得权利，从而发明创造能够较早得到保护；另一方面，相比实用新型而言，发明具有较长的保护期，并且经过实质审查后授予的发明专利权权利更加稳定。因此，既申请发明又申请实用新型的申请策略给申请人带来诸多便利。

　　然而，这种做法曾经也带来一些问题，由于未充分考虑到实务中的可操作性，虽然原专利法实施细则中规定了同样的发明创造只能授予一项专利权，但仍然产生了部分同样的发明创造最终同时存在两个专利权的情况，这给专利工作造成了一定的负面影响。

　　考虑到上述问题的存在，现行的专利法和专利法实施细则中对同样的发明创造既申请发明又申请实用新型的做法进行了限制，加强了程序性的规定，对此类申请获得授权的条件规定的更加清晰和严格。

　　法律法规定义

　　在2008年12月27日颁布的《中华人民共和国专利法》和2010年1月9日颁布的《中华人民共和国专利法实施细则》对相关内容的规定具体如下：

　　专利法第9条规定：同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

　　专利法实施细则第41条第4款和第5款规定：发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由，国务院专利行政部门应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。申请人声明放弃的，国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定，并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。申请人，不同意放弃的，国务院专利行政部门应当驳回该发明专利申请，申请人期满未答复的，视为撤回该发明专利申请。实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。

　　实务中案件的管理

　　应该说修改后的专利法和实施细则对就同样的发明创造既提出发明申请又提出实用新型申请的行为提出了更严格的规定，但就笔者工作中的观察，每年经由笔者所在单位提交的近万件专利申请中，此类案件的数量仍不可小视。那么诸多的申请提出的同时，申请人应当对此类案件的做好哪些管理上的准备呢。以下笔者试图从程序的角度将法9条和细则41条进行拆解，对其中有关同样的发明创造同日申请发明和实用新型所涉及程序的内容予以梳理，并提出自己的看法。

　　首先，关注提出申请时的程序性要求。具体的包括：应当同日提出申请，并且应当分别在请求书中对此类情况予以声明。并且，关于提出专利申请的主体，同一申请人是指发明和实用新型的申请人应当完全一致，这里不包含申请人部分相同的情况。违反上述规定，将依据“同样的发明创造只能授予一项专利权”这一总原则下的其他子原则，如新颖性原则、先申请原则等进行处理。

　　进而，在正确提出发明和实用新型申请后，申请人/权利人是否还有其他需要关注的地方呢。以下笔者对可能出现的情况进行了总结（其中一些情况已在工作实践中出现）。笔者同时提出自己的认识，以抛砖引玉，并借此提醒申请人对此类案件管理的重视。

　　1）发明专利授权前，存在属于同样发明创造的实用新型专利权；并且申请人通过声明放弃实用新型专利权获得发明专利的授权。

　　这种情况较为普遍和正常，按照专利法第9条的规定，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

　　具体的，审查员发现存在已经授权的同一申请人提出的与本发明属于同样发明创造的实用新型专利权，则通常会提醒申请人在对审查意见进行答复时以及对申请文件修改过程中注意该情况，可以修改发明的权利要求使其与已授权的实用新型不属于同样的发明创造，也可以放弃已授权的实用新型专利权，若放弃实用新型专利权则应提供放弃专利权声明作为发明答复文件的附件一并提交。

　　2）发明专利授权前，申请人已取得实用新型专利权，并且所述实用新型专利权已终止，或者实用新型专利权被视为放弃并已生效。

　　上述产生丧失实用新型专利权的原因很多，例如包括：未能及时办理实用新型专利权登记手续，未能及时缴纳年费，申请人声明放弃专利权等等，无论是主动行为或是由于工作疏忽均最终导致实用新型专利权的丧失。本文暂且将这些情况统称为权利人“主动”丧失了实用新型专利权。

　　这种情况显然不会产生同样的发明创造同时存在两项以上专利权的情形，然而，却明显不符合专利法第9条的定义，那么发明专利为什么不能被授权呢。这涉及到对法9条中“先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的”这一规定的理解。

　　笔者认为发明申请不能被授权的原因主要在于：对于一项发明创造的专利保护而言，无论它是由实用新型专利权与发明专利权“衔接”构成的，或是自始至终为发明专利权或是自始至终为实用新型专利权，都不能出现权利“中断”的情况。

　　例如，除特别情况外，我们显然不能允许专利权人声明放弃发明专利权一段时间后又声明重新要拥有该发明的专利权，否则这将对公众产生不公，使公众误入权利陷阱。因此，这一原则也应当适用于同样发明创造实用新型专利权与发明专利权“衔接”的情况。

　　笔者认为，权利人“主动”丧失了实用新型专利权与权利人为了获得发明专利权而选择放弃实用新型专利权所体现的意义是不一样的。我们可以将专利权人“主动”导致实用新型专利权丧失这一事实一定程度上理解为是权利人允许该项发明创造进入公有领域的一种声明或承诺。而另一方面，权利人始终维护实用新型专利权的有效，并在发明专利授权前为了获得发明专利权而选择放弃实用新型专利权，则表达专利权人对该项发明创造继续得到专利保护的意愿。

　　基于上文的认识，笔者认为，申请人对维护实用新型专利权的有效性不能出现疏忽，更不能产生反正同样的技术提出了两个申请，不管中间经过如何，最后都必然会有一个权利的认识。

　　3）发明专利授权前，实用新型专利权已转让他人，或者发明申请权进行转让，导致使得实用新型专利权权利人与发明专利申请的申请人不一致。

　　显然，此种情况不属于实施细则41条第2款规定的情形，而应当以专利法实施细则41条第1款为原则予以处理，即按照法9条“一发明一专利”的原则以及细则41条第1款的规定，审查员可以给予实用新型专利权人与发明申请的申请人自行协商的机会。当然，所谓自行协商即表明是否进行协商以及协商结果如何均不受专利局审查员的影响。当事人双方如果处理不当（如协商不成）将导致发明申请不能被授权，并且导致已获得的实用新型专利权的稳定性出现问题。

　　因此，相关权利的转让人和受让人之间均应对上述风险的存在有充分的认识。原申请人/权利人将相关权利转让时应当注意，避免出现搬起石头砸自己脚的情况；同样的，权利受让人也应注意，避免落得竹篮打水一场空的境况。

　　本质上，一项发明创造只能获得一项专利权，因此，无论是对于是此类专利的申请阶段或是授权后，处置相关权利时，应当把同时申请的发明和实用新型捆绑在一起对待，否则今后容易出现不必要的麻烦。

　　4）实用新型获得专利权并维持有效，发明专利申请在实用新型专利权未被放弃的情况下获得授权，从而出现发明和实用新型专利权同时存在的状况。

　　产生上述状况的原因可能在于：审查员在发明专利授权前可能疏忽了已经存在的实用新型专利权；或者，发明专利实质审查过程中的修改或其他原因（如所述发明是提出的分案申请）导致发明不被认为与实用新型属于同样的发明创造，从而在发明授权时不必放弃实用新型专利权。

　　发明专利授权时，专利权人应对此种情况予以关注，不可认为获得了两个专利权占了便宜，相反，这种情况存在相当大的风险。

　　申请人可能会认为一旦出现问题后，声明放弃实用新型专利权即可。然而，笔者认为，严格按照专利法实施细则第41条的规定，发明专利申请本来不具备授权的条件。即由于实用新型首先获得专利权，并在实用新型专利权维持有效的前提下，对于同样的发明创造不应产生另一专利权，这就得到发明申请不应当被授权的结论。如果他人基于此点对发明提出无效请求，笔者认为权利人很难在无效程序中通过声明放弃实用新型专利权而维持发明专利权的有效。因此，并非如某些申请人所认为的在发明和实用新型专利权之间选择放弃其中一个即可，并且这种主动放弃实用新型专利权的行为无论是否在无效程序中，笔者认为均无法客服上文指出的缺陷。

　　基于上述原因，笔者建议，出现此类情况，专利权人除自行核查外还应当积极主动的联系原审查员，若发明授权前确实依然与实用新型属于同样的发明创造，则笔者认为较可靠的做法是由审查员发出官方通知，基于同一发明创造同时存在两项专利权的情形要求专利权人进行选择，而专利权人基于审查员的要求进行选择，为了获得发明专利权而放弃实用新型专利权，这样才不会产生程序上的瑕疵。

　　在解决以上问题的基础上，两个权利以哪一天为权利“衔接”点则可能需要在今后的司法实践中予以解决。笔者认为，由于上述程序被理解为一个补救更正程序，依然可以认为实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。

　　结束语

　　应该说专利法第9条及实施细则41条的有关规定不仅在实体上对专利实务中如何判断同样的发明创造提出了高的要求外，同样对专利流程程序的管理提出了更高的要求，任何程序上的瑕疵将对权利造成实质上的损失。在对申请权/专利权处置的诸多重要环节，申请人应当强化将二合一的管理思路，充分理解专利法第9条所谓一发明一专利的原则，恰当处理相关事务，避免权利上的损失。