权利要求书作为专利权保护的依据,其限定的范围也就是专利权予以保护的范围,而对于整个权利要求书来说,独权的保护范围即专利权保护的范围,当然,这是以独权具备新颖性和创造性为前提的。因此,在撰写权利要求书时,如果局限于发明人的交底书材料,仅仅用专利语言去描述原始的技术方案,很可能会使保护的范围较窄,不能充分维护客户的利益,对于专利代理人自身来说,也无益于撰写水平的提高,故如何在撰写独权时对客户技术方案进行合理的上位成为每个专利代理人应予关注的问题。
对于此问题,在实务工作中,总结了以下几点经验:
首先,适当上位必须建立在完全了解交底书技术方案的基础之上。尤其是要了解现有技术中存在怎样的技术问题,新的技术方案如何解决了该技术问题,之间的逻辑关系必须清晰。
其次,在了解交底书方案后,需要额外思考新技术方案解决技术问题的原理,原理往往是发明人所需要表达问题的本质,甚至,多数时候,发明人本人并未关注这个本质要点,而这恰恰是一个合格代理人需要考虑的问题。具体地说,在考虑解决技术问题原理时,也就是我们在研究技术方案之后,经常会自问的一个过程,比如“有无其他技术方案可以代替”,或“没有此特征是否仍然可以实现本发明的目的”,既然存在可以替代的技术方案或该技术方案具有多余的技术特征,则说明该技术方案本身并不是解决技术问题的最核心方案,那么在撰写权利要求书时,就可以考虑如何合理地上位。比如,为了解决轮胎打滑的问题,技术方案中提出在轮胎上刻有圆形花纹,则可以考虑,方形或是其他形状的花纹是否也可以实现本发明目的,进一步考虑,解决该技术问题的原理并不是在轮胎上刻圆形花纹或方形花纹,而是通过在轮胎上刻纹路以提高轮胎和路面之间的摩擦力,从而解决轮胎的打滑问题,因此,实际上,在撰写权利要求1时,区别特征部分所需要表达的主要观点,应该仅限于提高摩擦力,无论是刻花纹还是使轮胎的表面具有细小突起(当然,可能存在影响稳定性的问题,此处表达仅是例举)均不是解决本技术问题的必要技术特征,该发明的必要技术特征为“轮胎具有粗糙的表面”。
最后,在找到解决问题的原理之后,上位时仍需要考虑以下问题:由原理提炼的技术方案的保护范围可能会过大,影响创造性,甚至是新颖性,此时,可以结合技术领域的实际情况或通过与发明人的沟通,确定上位的可行性;其次,上位时,不可以仅用效果进行描述,即纯功能性描述,比如在上述轮胎示例中,描述区别特征时,不能进行如下描述“所述轮胎与路面之间具有较高的摩擦力”,必须从材料或结构上描述,并不排除功能性特征加上结构名称的写法;上位后,在进一步的权利要求中通常逐步描述发明人的具体技术方案,在说明书中,除了描述发明人的技术方案之外,还应当列举其他与之并列的技术方案,以支持独权中上位的技术方案。
上述内容仅是在撰写案件过程中的一些心得,如何进行上位是个长期探索的过程,针对不同的案件处理方式也会有所区别,因此,培养如何上位的理念,遇到案件时,具备这样的思维模式,对于专利代理人来才是尤为重要的。
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