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上一期 | 总第319期
 
 
 
 
 
 
 
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对专利法修改前后的避免重复授权原则的理解
文/集佳知识产权代理有限公司 刘向辉
 

  专利权的基本含义是赋予专利权人禁止他人未经其许可实施其发明创造的权利。对于同样的发明创造,无论是同一人提出两件以上专利申请,还是不同人分别提出两件以上专利申请,即使在符合授予专利权条件的情况下,也不能授予两项以上专利权,否则在这些专利权之间就会发生冲突。这就是专利法中“禁止重复授权原则”的立法本意。

  在专利申请和审批实践中,通过抵触申请和狭义的禁止重复授权来避免专利权冲突的发生。以下通过分析对比一下专利法修改前后的抵触申请和避免重复授权给专利审批实践带来的改变和影响。

  1、抵触申请

  涉及抵触申请的专利法第二十二条第二款在专利法修改之前采用相对新颖性标准,抵触申请的范围仅限于“他人”向国务院专利行政部门提出的在先专利申请。以下举例来说抵触申请的这种规定导致出现了一种不公平现象。比如申请人甲提出了一项专利申请A,说明书中包括两个技术方案a和b,但权利要求书中仅请求保护了技术方案a;随后申请人乙提出了另一项专利申请B,请求保护技术方案b,基于抵触申请的定义,申请A构成申请B的抵触申请,因此专利申请B由于不具有新颖性而不能被授予专利权;但是,如果申请人甲随后又提出一件专利申请C,请求保护的技术方案也是b,则由于专利申请A与C为同一申请人甲,因此专利申请A不构成专利申请C的抵触申请,专利申请C可以被授予专利权。相同的专利申请B和C由于申请人的不同而面临完全不同的命运。这对于申请人乙来说是不公平的,也违背的专利法的立法宗旨。

  而修改后的专利法第二十二条第二款采用了绝对新颖性的标准,并且扩大了抵触申请的适用范围,规定“任何单位或者个人”就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出的申请均可构成在后申请的抵触申请,这也包括了申请人自己在先提出的专利申请。也就是说,在上述例子中,专利申请A不仅构成专利申请B的抵触申请,导致专利申请B不能被授予专利权,同时其也构成专利申请C的抵触申请,从而导致专利申请C也不能被授予专利权,也就避免了上述不公平现象的发生。

  专利法修改前的抵触申请的处理上还存在一个问题,假如在上述例子中,申请人甲在提交专利申请A之后将其转让给了公司丙,此后不久,申请人甲就相同的主题提交了新的专利申请D,请求保护申请A中未予保护的技术方案b。此时,由于专利法中未明确给出“同一申请人”的定义,因此将难以判断专利申请A是否构成专利申请D的抵触申请。如果认为同一申请人是指两份申请的有效申请人相同,则专利申请A相对于专利申请D满足构成抵触申请的要件,成为专利申请D的抵触申请,则专利申请D由于不符合专利法第二十二条第二款的规定而不能被授予专利权。如果认为同一申请人是在专利审查的某个阶段时两者的申请人至少是完全相同的,那么A不会构成D的抵触申请,则申请D可以被授予专利权。由此可见,不同的判断方式对于同一份专利申请的命运有着完全不同的影响。

  而在专利法修改之后,由于抵触申请适用范围的扩大,已经无需判断申请人是否相同,只要在先申请公开了在后申请的权利要求的技术方案,即可构成在后申请的抵触申请。

  2、同样的发明创造只能被授予一项专利权

  原专利法实施细则第十三条第一款规定同样的发明创造只能被授予一项专利,该款是比原专利法第九条“先申请原则”更为上位的条款,法和细则中的这种规定造成法律的层次结构不是太合理。修改后的专利法将原细则第十三条第一款上位到了专利法第九条中,从而使得专利法中关于禁止重复授权的有关条款之间的位级关系更加明晰。

  另外,由于20世纪90年代专利申请的大量积压,专利局提倡申请人在提交发明专利申请的同时提交相同内容的实用新型专利申请,由于实用新型的审查周期较短,可以较快的获得专利权,当对发明专利进行授权时,申请人可以通过放弃实用新型专利权而获得发明专利权。这种处理方式也存在一定的问题,从严格意义上来讲,这违反了同样的发明创造只能被授予一项专利权的规定,虽然相同的技术方案没有同时存在两项权利,但是,被授予了两次专利权,稍显不妥。另外,举例来说,如果申请人甲在某年某月某日提交了一份实用新型专利申请,半年以后,在实用新型专利尚未公开时申请人甲又提交了技术方案完全相同的一份发明专利申请,如果发明专利申请具备授予专利权的条件,则可通过放弃实用新型专利来获得发明专利。此时,由于发明专利的保护期限为从申请日起算的20年,而在发明专利申请人之前,实用新型还具有半年的保护期,此时导致该专利的保护期限大于20年,这也不符合专利法“鼓励发明创造,推动发明创造的应用”的立法宗旨。

  专利法修改后对目前专利申请过程中普遍存在的这种相同技术方案的发明创造即申请发明专利又申请实用新型专利的情况作出了明确规定,允许同一申请人对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,但是规定必须同日提出,这样规定,可以避免由于申请人分次提出实用新型和发明专利申请时保护期限可能超过二十年的不合理现象。同时还规定,随后授予发明专利权的另一个条件是“在先获得的实用新型专利权尚未终止”,这一规定就避免了申请人已经放弃或专利权已经届满的权利再次被授予专利权,为社会公众提供一个明确的权利范围界限。

  中国专利法的实施尚不足三十年,历经三次修改。仔细分析此次专利法修改的内容,可以看出,第三次修改与专利法的前两次修改有着很大的不同,前两次专利法修改的主要目的在于履行国际承诺,使专利制度与国际接轨,尤其2000年的那次修改,要符合TRIPS协议的有关规定。而本次修改是在专利法已经完全符合TRIPS协议的情况下启动的,完全是从我国自身的需求出发,为了提高自主创新能力,服务于创新型国家建设而修订的。从这个意义上来说,第三次修改是主动修改,更加灵活和有针对性;也是在我国实施知识产权战略的大背景下作出的,也更加符合我国的发展现状。新专利法的施行,必将对我国经济和社会发展起着更大的推动作用。