摘要：对申请文件的修改是审查中最常遇到的情况，对申请文件修改是否超范围的把握一直是审查工作中的难点。本文试图通过一个案例来探讨一下常见的一种修改类型，即将原申请实施方式或实施例的部分特征补入权利要求中时的修改超范围问题，并提出了采用双向新颖性判断法的设想。

　　关键词：修改超范围 实施例 双向新颖性

　　审查中最常见的修改方式之一是将实施方式或实施例中的技术特征增加到权利要求中，对于这种修改是否超范围，在实践中常常存在争议。本文想通过一个案例来探讨一下对于这种修改方式是否超范围的判断。

　　某申请，原权利要求1如下：一种对物品(19)消毒的设备，该设备能够从气流产生气态等离子体放电后流体，其特征在于：该气流仅包括氮气；该设备包括用于加热所述物品的装置，该加热装置在处理过程中能将所述物品加热到至少为60℃的温度。

　　说明书中涉及设备的相应记载为：图1示意了本发明利的消毒设备。包括用于导入氮气流的导管1，氮气流穿过处于真空状态且受到电场发生器作用的密闭腔，其中该电场发生器由发出2.45GHz微波的发生器3构成，其功率受控制装置5调节。产生的等离子体生成的放电后气体经导管9被导入处理腔7。处理腔7被放置在等离子体的放电后区并与真空泵11连通。真空泵11将处理腔7中的放电后气体抽出并将气体经导管13排放至外部，导管13中设置有过滤器15。处理腔7包括金属物品支架17，用于盛放需消毒物品19。物品支架17设置有加热装置21，该加热装置21的温度由控制装置23控制。

　　基于说明书记载的内容，本领域技术人员可以明确上述划线部分所示的部件是本发明设备的必要结构。

　　对于上述案例，如果申请人为了克服原权利要求1的某些缺陷而试图将设备结构特征加入到权利要求1中，如何修改才能被允许？如果仅将实施方式中必要的设备部件特征加入到原权利要求1中，是否修改超范围？

　　首先，来看一看相关的规定。专利法第33条规定：申请人可以对申请文件进行修改，但是对发明或者实用新型的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

　　审查指南第二部分第八章第5.2.1节规定：原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。指南第二部分第八章第5.2.3节进一步规定：如果申请的内容通过增加、改变和／或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的[1]。

　　2009年1月1日试行的审查操作规程中进一步作出了如下解释：“直接地、毫无疑义地确定的内容”是指：虽然在申请文件中没有明确的文字记载，但所属技术领域的技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容以及说明书附图，可以唯一确定的内容。并提出了三种判断方法，即直接新颖性判断法、间接新颖性判断法和必要技术特征判断法。只要运用上述判断方法的任一种得出修改超范围的结论，就可以认定该修改是不允许的[2]。上述判断方法基本上与EPO的做法相同[3]。

　　按照审查指南和规程的相关规定，如果只是在权利要求中增加上述划线部分的内容，相对于原实施方式部分，相当于删除了技术方案中的部分技术特征或对实施方式进行了上位概括，此时应当按照间接新颖性法来判断。规程中对于技术特征的删除部分有如下规定：如果删除的特征与其他特征之间具有协同作用、相互联系或相互支持，那么删除该特征将产生原说明书和权利要求书中没有记载的各技术特征之间新的组合，因此该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，是不允许的。按照上述规定，如果仅加入上述划线部分的特征，修改就是超范围的。

　　但是，疑问在于，如果申请人在撰写申请文件时就描述了仅包含上述必要部件的概括的技术方案，可能就被授权了。而在目前的情况下，尽管申请人完整地公开了发明，但因为撰写上的缺陷，未进行合理的概括或者概括不到位，就可能必须丧失原本可能获得的保护。那么，这样的结果是否合理呢？

　　对于上述疑问，我们首先回顾一下专利法的立法宗旨，专利法第一章总则第一条中指出：为了保护发明创造专利权，鼓励发明创造，有利于发明创造的推广应用，促进科学技术进步和创新，适应社会主义现代化建设的需要，特制订本法。也就是说，专利法制订的基本目的是为了保护发明创造专利权，鼓励发明创造，而不是相反。

　　此外，专利法第26条第4款规定：权利要求应当以说明书为依据，清楚、简要的限定要求专利保护的范围。审查指南第二部分第二章第3.2.1节中对此做了进一步的解释，即如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式。也就是说，实际上专利法并非是要求申请人只能实际做了什么才允许保护什么，而是允许进行合理的概括。

　　专利法第33条中不允许修改超范围的立法目的在于：由于我国采用的是先申请制，尽可能早地提出专利申请将直接影响到专利权的归属和由此产生的潜在利益归属。如果允许通过修改增加原申请中未记载的内容或“新的信息”从而克服原申请中存在的缺陷，无疑对于其他竞争者或者公众都是不公平的[4]。因此，不允许修改超出原申请记载的范围。

　　考虑到上述立法本意，对于将实施方式或实施例部分的技术特征加入到权利要求中的修改方式，是否可以采用“双向新颖性”的判断标准，如果修改后的内容与原申请记载的内容相比较，二者互不具备新颖性，那么修改就是不超范围的。因为专利法第33条的立法目的在于避免修改增加新的内容，如果修改后的内容与原申请相比，无论采用哪个作为对比文件，二者之间都不具备新颖性，则证明修改未增加新的内容。

　　对于本案，如果采用双向新颖性的标准，当仅将上述划线部分部件的特征增加到权利要求中时，修改是不超范围的。从专利法和专利法第33条的立法精神来看，上述结果显然更合理一些。

　　采用双向新颖性标准判断可能导致的一个结果是，申请人的修改方式可能有多种。例如申请人可以仅添加密闭腔，或添加密闭腔和微波发生器，等等。即修改方式并非唯一。但是，个人认为这也是合理的，专利法第33条的立法精神在于避免修改增加新的内容而给申请人带来不当得利，因而要求修改不得超出原申请记载的范围，但并不是苛求修改必须是唯一确定的。我们完全可以允许这种修改，至于这种修改后的权利要求是否能够被授权，是需要另外判断的。或者说，实际上我们可以从其他角度例如是否能够得到说明书的支持，是否具备创造性等来进一步判断修改后的技术方案是否满足专利法和细则的标准，而无需将过多的问题归于修改超范围的范畴。

　　参考文献：

　　1.《审查指南》，知识产权出版社，2010年

　　2. 《审查操作规程》，知识产权出版社，2009年1月

　　3. 王宵蕙等，“说明书充分公开及申请文件修改超范围研究”，学术委员会一般课题Y060104，2007年2月

　　4. 医药生物发明审查部药剂处，刘洪尊，“对于审查指南中所列不允许的改变的情形(3)的理解与思考”，审查业务通讯，第14卷第3期