摘要

　　PCT国际申请面向众多国家，各国在审查实践中对同样的问题会有不同的把握，因而在处理优先权是否成立、修改是否超范围等问题时，宜尽量保守。对作为优先权基础的在先申请进行修改时，总原则应当是在引入新内容时，不损失原始内容，实质内容只增不损。因而，在对优先权文件进行修改和补充时，要不使新补充的内容与原始内容发生有害的关联，保证两者相互封闭和独立且互不损害，尤其要警惕较为绝对或周延的措辞。在权利要求书方面，应当注意保留原始申请能够支持的骨干权利要求。即使享有优先权，申请人也应当注意尽量避免在PCT国际申请日之前就相关技术主题做出任何形式的公开，包括避免优先权基础申请的公开。

　　前言

　　尽管中国专利法已经不再就某些情况要求先向中国专利局提交专利申请才可以向海外就同样的技术主题提交专利申请，很多申请人还是因为各种现实原因选择先向中国专利局提交发明或实用新型申请，或者同时提出这两种申请，然后再主张优先权提出PCT国际申请。在需要主张优先权来提出PCT国际申请时，有必要就应当注意的问题进行探讨。

　　PCT国际申请面向众多国家，各国在审查实践中对同样的问题会有不同的把握，因而在处理优先权是否成立、修改是否超范围等问题时，宜尽量保守。对作为优先权基础的在先申请进行修改时，总原则应当是在引入新内容时，不损失原始内容，实质内容只增不损。因而，在对优先权文件进行修改和补充时，要不使新补充的内容与原始内容发生有害的关联，保证两者相互封闭和独立且互不损害，尤其要警惕较为绝对或周延的措辞。在权利要求书方面，应当注意保留原始申请能够支持的骨干权利要求。即使享有优先权，申请人也应当注意尽量避免在PCT国际申请日之前就相关技术主题做出任何形式的公开，包括避免优先权基础申请的公开。

　　本文仅针对申请人在提出PCT国际申请时要对技术方案进行主动修改和补充的情况，而不针对技术方案不做实质变动，只是根据国际申请和其他国家专利审查实践在形式方面进行适应性调整的情况。本文也不对单一性有关问题进行讨论。

　　对优先权基础申请进行修改的原因

　　在准备提出PCT国际申请时，要将PCT国际申请在优先权基础申请的基础上进行修改或补充的，往往出于以下原因：

　　1． 优先权基础申请提出之后，有关主题的研发又有了进展，相应提出了新的改进方案。

　　2． 有多项相关的且不尽相同的优先权基础申请，可以合并成一项PCT国际申请，主张多项优先权。

　　3． 发现了新的可能对优先权基础申请新颖性、创造性有影响的现有技术。

　　4． 优先权基础申请存在缺陷。

　　5． 优先权基础申请仅为实用新型，因而说明书中未对有关方法或产品的生产设备、测试设备等技术主题进行充分披露。

　　对于以上第5个原因，建议在最初对实用新型进行撰写时，如果认为有关技术有可能在以后作为发明在国内外提出专利申请，即使仍然决定先提交实用新型申请，也应考虑以发明的标准撰写说明书，对有关方法或产品的生产设备、测试设备等技术主题进行充分披露，仅按实用新型的标准撰写权利要求。如果采用这种方式，前期成本会有一定上升，但一旦以后再提出发明申请，对后续的申请更为有利，也会节约后期费用。

　　优先权基础申请的公开对PCT国际申请的影响

　　在为PCT国际申请做准备时，有一个必须在第一时间核实的情况，就是优先权基础申请何时公开。实际上，即使享有优先权，申请人也应当尽量避免在PCT国际申请日之前就相关技术主题做出任何形式的公开，包括避免优先权基础申请的公开。

　　优先权基础申请是实用新型，或者优先权基础申请是发明且请求了提前公开，将很可能使其公开发生在PCT国际申请提交之前。在这种情况下，如果PCT国际申请中的主题相对于优先权基础申请中的技术方案做出过修改，也就意味着有新的内容加入，则此部分新内容是不能享有优先权的。在PCT国际申请日前公开的优先权文件可以作为PCT国际申请中新内容的现有技术来评价其创造性。这会将申请人置于非常被动的位置。所以从提交PCT国际申请这一角度，在先的优先权申请应尽量采用发明而不是实用新型的形式，且发明不要请求提前公开。如果现实情况相反，则应尽早对技术方案进行清理和确认，如果发觉需要对优先权基础申请中的技术方案进行修改补充，则应争取在优先权文件公开之前将PCT国际申请提交上去。

　　还应当注意，有申请人就相同技术主题同时提出了多件专利申请，例如，同时提出发明和实用新型申请，而在准备提交PCT国际申请时，仅从中择一作为优先权基础。而未作为优先权基础的申请，其公开对在后提交的PCT国际申请的影响，也应按以上精神加以考虑。当这些专利申请的说明书与优先权基础申请的说明书存在不同时，如果不同的部分与PCT国际申请中新加入的内容恰巧近似或等同，那么甚至有可能用其来评价PCT国际申请中这部分新内容的新颖性。

　　PCT国际申请提交之前，如申请人就相关技术主题还做了其他公开，例如学术文章发表、产品发布、涉及相关的技术主题的其他专利申请的在先公开等等，这些公开对PCT国际申请构成的影响，也应参照前述精神加以考虑。如果公开发生在优先权日之前，不利影响会及于优先权申请。尽管有些国家对新颖性宽限期、非出版物公开有较为宽松的规定，另外非专利公开更不易为审查员或第三方发现或举证，这些会使相应公开造成的风险和损害在某些国家略有降低，但申请人还是应当尽量避免PCT国际申请递交前任何形式的公开，以利于保障专利申请的安全。

　　基于优先权基础申请准备PCT国际申请时的原则

　　PCT国际申请面向的是世界上的各PCT缔约国，各国在审查实践层面上就同样的问题会有不同的把握，因而在处理优先权是否能够成立、修改是否超范围等问题时，宜采取最保守的态度。

　　无论出于何种原因对作为优先权基础的在先申请进行修改，本质上是在申请文件中引入优先权基础申请中不存在的新内容。这种修改的总原则应当是在引入新内容时，不损失优先权基础申请中的原始内容，也就是实质内容只增不损。这里所指的“不损”，一方面指原始内容从量上不丢失不减少，另一方面指实质内容没有变化走样，如果表面上原始内容的量没有减，但实质内容变化走样了，也是受损了。

　　因而，在对优先权文件进行修改补充时，要注意不使新补充的内容与原始内容发生有害的关联，尽管其在形式上是一件专利申请，也须保证两者相互封闭和独立且互不损害。这样才能在准确引入新内容的同时不损失优先权基础申请中的原始内容。应当注意，损害可能是两个方向的，新补充的内容可能对原始内容造成损害，原始内容也可能对新补充的内容造成损害，申请人必须加以警惕。

　　要做到只增不损，通常采用的方法是对原始内容不做修改，只增加新内容。但必须加以注意的是，并不是只要在形式上只加不改，就能保证只增不损。新增加的内容与原始内容必然会有关联，在最极端的情况下，虽然只是添加了内容，但添加的内容与原始内容有机结合在一起，无论原始内容还是新增内容都可能因为这种关联变得面目全非甚至荡然无存。例如，在“风”字之后加“筝”字，变成了“风筝”，就不再是原来的“风”和“筝”了。原来两个字在有机结合之后，其相互的有害关联使得两部分的原始含意都已经荡然无存了。这个例子中，有害关联形成了相互损害，使原始内容对新增内容造成了损害，也使新增内容对原始内容造成了损害了。解决的办法是在两个字之间加一个顿号，并且对这个顿号的逻辑含义加以说明，以割裂两者关联，使两者相互封闭和独立且互不损害，这样才做到了内容只增不损。因而，在对优先权文件进行修改和补充新内容时，要注意不使新补充的内容与原始内容发生有害的关联，以保证两者相互是封闭和独立的，不会相互损害。

　　有害关联常常被一些较为绝对或周延的措辞在不知不觉中引入到申请文件中，所以尤其要警惕这些较为绝对或周延的措辞，要多使用非绝对非周延的措辞。例如使用“可以”而不使用“应当”，使用“一些”而不使用“所有”，使用“本发明一些实施例”而不使用“本发明”。如果说明书中使用了带有绝对或周延含义的措辞，同时通过另行加以恰当限制，也能避免不良后果的产生，但还是不如养成良好习惯，主要使用非绝对非周延的措辞，会更加可靠。

　　基于优先权基础申请准备PCT国际申请时的注意事项

　　在基于优先权基础申请准备PCT国际申请时，有以下几点应加以注意：

　　1． 优先权文件原文尽量不做调整变化，尽可能保守

　　优先权文件原文尽量不做调整变化，对待任何修改应尽可能保守，以为主张优先权保证良好的基础。即使原始申请文件存在缺陷，也以保留原貌为宜。例如，申请人对原始内容中的“发光层”一词不够满意，希望改成“发光区”，尽管有些国家的审查员可能不会计较，但还是存在丧失优先权的风险，因而还是建议按新增内容处理，原始内容不做调整，仅在适当地方，如具体实施方式的最后，加一自然段“实施例中的发光层也可以是发光区”。采用这种方法，既保证了优先权成立，又将所需特征补充进了说明书。

　　2． 增加的新内容宜整忌分

　　增加的新内容宜整忌分。增加的内容尽量以独立一个或多个连续段落的形式加入，加入点尽量少，尽量避免拆碎加入。这种做法的目的是尽量保证新增内容与原内容在物理上相对封闭和独立，这虽还不足以保证两者间在逻辑上封闭和独立，不发生有害关联，但至少提供了好的基础。

　　3． 适当选取加入点

　　加入点最好只选在原始说明书相应部分，如发明内容、具体实施方式的最后，切忌插在原说明书连贯叙述的某一内容的中间。以上做法的目的也是为了尽量保证新增内容与原内容在物理上相对封闭和独立，提供更坚实的基础以保证两者间在逻辑上也封闭和独立，避免产生有害的关联。

　　4． 保证新增实施例的封闭性

　　新增加的内容，在撰写时要保证其封闭性，指不对说明书其他部分尤其是原始部分构成影响。新增加的内容通常是技术方案或实施例，行文中应避免对其他实施例可能产生有害的影响或关联的措辞，尤其要警惕一些较为绝对或周延的措辞，以主要防止新增内容对原始内容造成损害。

　　例如，在新增内容中出现“所有的参数f小于30”这种措辞，其中“所有”一词明显是绝对或周延的措辞，原始内容和新增内容间的封闭性和独立性被随之破坏，其意味着“f小于30”这一限制特征被有害关联到了说明书中所有的实施例当中，而不是仅对新增的内容适用。最坏的情况是，如果原始内容中的实施例中可能用到f这一参数，但没有对f做出过限定或做出过小于30的限定，则所有技术主题的优先权都将不能成立。

　　如采用“本发明中参数f小于30”这种措辞，其中“本发明”一词也是绝对或周延的措辞，其可以理解为涵盖本发明范围内所有的实施例和内容。虽然“本发明”一词不如“所有”一词明显和强烈，但有害效果是一样的，反而更加危险，因为它的损害更不易被及时发觉。

　　上述两种措辞应改为“一些实施例中的参数f小于30”。

　　5． 新增内容引用原有实施例时应尤其注意保证其封闭性

　　新增加的内容，尤其是新增加单个技术特征时，在保证其封闭性的基础上，为使申请文件简洁，可以引用说明书中特定或不特定的实施例。在此种情况下，应尤其注意保证封闭性，保证不使新增加的内容回溯到被引用的实施例上，不使新补充的内容与原始内容发生有害的关联，从而在简单引用关系之外不使两者间的封闭性和独立性受到破坏。切忌使用绝对或周延的措辞。这仍主要为防止新增内容对原始内容造成损害。

　　例如，在优先权基础申请中包含实施例A，在准备PCT国际申请时，准备新增实施例B和将实施例A与实施例B相结合得到的实施例C。如果当述及实施例C时，采用了这样的语言：“应当将A与B结合得到C”。其中“应当”一词就属于存在绝对或周延含义的词语，它在实施例A、B、C之间建立起了逻辑关系和有机联系。此时可能产生这样一种理解：只有C是有效的实施例，申请文件中对A和B的介绍仅只是为C做准备，为C提供必要技术特征。在这种情况下，如果说明书中没有对“应当”加以条件限制，例如，在某某情况下才“应当”，也没有使用类似法律中但书的形式，破坏掉其绝对性或周延性，则申请人原本想要的A、B、C三个实施例很可能变成只剩下C，而且C是三个实施例中最具体的范围最小的一个。此申请文件的问题就出在介绍C时，在对A和B的引用中使用了绝对性的“应当”一词，从而破坏了C部分的封闭性，其影响直接延伸到了A和B，在实施例A、B、C之间建立起了逻辑关系和有机联系，这种有害关联使A和B不再具有独立性。如将其改为“还可以将A与B结合得到C”，则就仅形成单纯的引用，不会形成A、B、C三者间的上述有害关联，就能够避免以上问题。

　　6． 对原始内容进行筛查

　　对原始内容进行筛查，重点针对较为绝对或周延的措辞，加以必要修改，以防这些措辞对新增加的内容构成有害的限制和影响，不使新补充的内容与原始内容发生关联，避免损害两者间的封闭性和独立性。对说明书背景技术部分，尤其涉及现有技术缺陷，以及本发明目的及优点等部分，也应仔细复查，避免较为绝对或周延的措辞。这主要为防止原始内容对新增内容造成损害。

　　以上第4点的例子，类似“所有的参数f小于30”、“本发明中参数f小于30”的措辞，当其出现在优先权基础申请的原始内容中时，同理，其影响和限制会延伸到新增加的部分，使新补充的内容与原始内容发生关联。如果这种限制和关联是错误的有损害的，则必须加以纠正。可以参考以上第4点的例子，同样改成“一些实施例中的参数f小于30”这种措辞。此项属于需要对优先权基础申请部分进行修改的特例。

　　7． 适当保留可以享受优先权的权利要求

　　在权利要求书的撰写方面，应当注意保留原始申请能够支持的骨干权利要求，也就是可以享受优先权的权利要求。

　　在说明书修改初步完成后，应按以上几点的要求再仔细检查，并审慎做出适当的适应性修改、文字理顺等。

　　结论

　　PCT国际申请面向的是世界上的各PCT缔约国，各国在审查实践层面上就同样的问题会有不同的把握，因而在处理优先权是否能够成立、修改是否超范围等问题时，宜采取最保守的态度。对作为优先权基础的在先申请进行修改、补充，总原则应当是在引入新内容时，不损失优先权基础申请中的内容，也就是实质内容只增不损。这样将最有利于保护申请人的利益。因而，在对优先权文件进行修改和补充时，要注意不使新补充的内容与原始内容发生有害的关联，保证两者相互封闭和独立且互不损害。尤其要警惕较为绝对或周延的措辞。在权利要求书撰写方面，应当注意保留原始申请能够支持的骨干权利要求。即使享有优先权，申请人也应当注意尽量避免在PCT国际申请日之前就相关技术主题做出任何形式的公开，包括避免优先权基础申请的公开。