笔者日前在一个发明专利办登时发现:此案还有与之同时提交的实用新型专利,两份初始申请的实质内容相同。申请人仅对此申请进行第一次审查意见答复,并没有放弃实用新型专利权,专利局就做出了授予发明专利权的决定。
笔者查询该案的初始提交文件,发现在发明和实用新型的请求书中均有明确声明,表明同时提交了发明和实用新型。按照常理,不声明放弃实用新型专利权,将违反专利法第九条的规定,属于重复授权,发明专利不可能得到授权。此授权行为是否是审查员的疏忽大意导致的失误呢?
笔者仔细研究审查员发出的第一次审查意见通知书,发现审查员提出两大问题:其一为权利要求1至权利要求7没有创造性,其二为权利要求8中的技术特征A缺乏引用基础,导致保护范围不清楚。
同时,笔者仔细研究申请文件发现,权利要求5和权利要求6为并列权利要求,均引用权利要求1至权利要求4,权利要求8引用权利要求6,且权利要求8包括技术特征A和技术特征B,其中,技术特征A在权利要求5中提及,技术特征B在权利要求6中提及。
为了克服第一次审查意见中的缺陷,笔者对申请文件中的权利要求进行修改,将权利要求1、5、6、8中的技术特征进行合并,形成修改后的新的权利要求1,并对其它权利要求重新排序。这样既克服了原权利要求8缺乏引用基础的缺陷,同时也使修改后的权利要求具备新颖性和创造性,符合专利法的授权要求。
而且,由于原说明书中记载了同时具有原权利要求1、权利要求5、权利要求6和权利要求8技术特征的技术方案,因此,上述修改并没有超出原申请文件的记载范围,符合专利法的规定。笔者提交第一次答复意见后,审查员很快发出了授权通知。
笔者重新比对了均已授权的发明和实用新型专利,发现:
授权的发明权利要求1包含原权利要求1、权利要求5、权利要求6和权利要求8的技术特征,为表述方便,可简写为修改后的权利要求1的技术特征为1+5+6+8;
实用新型的权利要求中,由于权利要求5和权利要求6为并列的权利要求,各项权利要求所要求保护的技术方案中均没有同时包括权利要求5和权利要求6所包含的技术特征,即没有一项权利要求保护过1+5+6的技术方案;
因此,被授权的发明专利与实用新型专利所要求保护的技术方案没有一个是重复的,两者要求保护的技术方案完全不同。
而且,由于发明和实用新型专利同一天提交,虽然实用新型专利的说明书与发明专利的说明书内容相同,对发明专利的新颖性和创造性却不会产生影响。
鉴于此,原来同时提交的发明和实用新型专利经过发明的第一次答复审查意见修改后,两者要求保护的技术方案完全不同,不属于重复授权,可以分别授予专利权,审查员做出的授权决定没有错误。
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