随着我国出口专利数量的不断增加,大部分申请人对美国专利法规中的小实体的定义、享受官费减免的政策有所了解,但是对于在专利申请过程或专利授权后,由于企业人数或转让等因素导致实体状态发生变化,尤其因转让或许可等因素,导致实体状态由小实体变成大实体时,部分申请人会因此种实体状态的改变产生一些问题,本文将美国专利申请/专利因转让或许可等专利权转移的原因导致实体状态发生变化时,申请人经常产生疑惑的相关问题列出,以供申请人参考。
假设:当一个企业,本身符合美国专利法规中的小实体资格,将其拥有的部分美国专利申请/专利通过许可给一个大实体。常见问题如下:
Q1. 在将部分美国专利申请/专利许可给大实体后,该企业是否还能继续享有小实体资格?
A1. 否。根据小实体的定义,对于小型企业而言,没有或没有义务将发明的任何权利转让、授予、让与或许可给不具有“小实体”资格的个人、企业或组织,可以享有小实体资格。一旦将专利申请/专利许可给大实体,将丧失小实体资格。
注:若将部分美国专利申请/专利转让给大实体,对于转让的美国专利申请/专利而言,由于所有权人变更为大实体,故该部分专利申请/专利不能再享有小实体的费用减免。
Q2. 如果该企业不再享有小实体资格,是否意味者该企业拥有的所有专利申请/专利都必须按照大实体进行费用的缴纳?
A2. 否。仅对于那些许可给大实体的专利申请/专利而言,丧失小实体的资格。
Q3. 既然不再享有小实体资格,那企业应该在何时、通过什么方式将小实体资格变更为大实体资格?
A3. (1)根据美国专利细则37 CFR 1.27(g)(1),仅当授权费及维持费需要缴纳时,需要对是否享有小实体资格进行新的判断:一件专利申请/专利,一旦小实体资格成立,对于该件专利申请/专利,之后的费用可以按照小实体费用进行支付,不需要考虑实体状态的变化,直至需要缴纳授权费或维持费。
上述条款表明,在一件专利申请程序中,申请人进需要在三个具体的时间点对小实体资格进行判断,一是提交专利申请时;二是缴纳授权费时;三是当维持费需要支付时。
(2)根据美国专利细则37 CFR 1.27(g)(2),当授权费及维持费需要缴纳时,丧失小实体资格的通知是必需的:对于一件专利申请/专利,当不再符合小实体的资格后,丧失小实体资格的通知必须在支付授权费/维持费之前或支付时提交。表明小实体资格不再适用的通知必须由37 CFR 1.33(b)中相关方签名。通过支付非小实体费用并不能够表明小实体资格不再适用。
上述条款表明,对于一件专利申请(已支付提交阶段费用)/专利而言,一旦不再适用小实体,为了通知美国专利商标局相关实体状态的改变,必须提交丧失小实体资格的通知,仅通过提交大实体费用,并不视为小实体资格不再适用。
Q4. 由于将专利申请/专利通过许可给大实体,而丧失小实体资格,那么在通知美国专利商标局相关实体状态的改变时,是否需要同时将相关的专利许可协议提交至美国专利商标局,以作为该专利申请/专利实体状态改变的依据?
A4. 否。对于表明大实体状态的证据并没有要求,书面表明大实体的状态并同时支付大实体费用就可以了。
注:对于专利申请/专利的转让信息,需要在美国专利商标局备案。
Q5. 针对专利申请/专利,企业进行实体状态的变更,相关的费用?
A5. 进行实体状态的变更,并不会产生官费;对于外所准备及提交“丧失小实体资格通知”的代理费,视各外所的收费标准而定,可能包含在相关阶段的代理费中(如包含在缴纳授权费的代理费中),也有可能单独产生一笔代理费。
综上,对于因专利转让或许可等因素导致实体状态改变的情况,通常是针对某一件/多件转让或许可的专利申请/专利而言,一旦所有权人的实体状态发生变化,不再符合小实体定义,在适当的时候,需要书面通知美国专利局,相关专利申请/专利不再享有小实体资格,并支付大实体费用,并不是针对一个企业(拥有的所有专利申请/专利)而言,除非该企业由于企业人员规模或公司合并等原因,导致该企业本身实体状态的改变(此种情况下,如果该企业由小实体变为大实体,该企业拥有的所有专利申请/专利均不能再享有小实体的优惠)。
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