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涉外商标提交使用声明简介
文/集佳知识产权代理有限公司 徐红星
 

  在中国注册商标不需要提交使用声明,因此对于大多数中国企业来讲,提交商标使用声明是一个相对来讲比较陌生的话题。本文就对需要提交使用声明的六个国家及其相关规定进行简单介绍。

  在世界各国商标制度中,需要提交使用声明的国家共有六个:美国、加拿大、菲律宾、柬埔寨、莫桑比克和海地。

  一、 美国

  在美国提交使用声明主要有三种情况,一是在官方核准商标注册时,二是在商标核准注册后第5-6年间,三是在每次续展时。在美国提交商标注册申请时,需要明确说明提交基础,提交基础分为三种,即基于实际使用、基于国内注册和基于意向使用。若提交申请时是基于意向使用,则在商标核准注册时申请人须提交使用声明来说明商标已经在美国实际投入商业使用。因此,在官方核准注册时提交使用声明,不是所有商标的必经程序。但是,所有美国商标在注册后的第5-6年间,都必须提交使用声明,即涉外商标领域中比较有名的一句行业术语:提交5-6年使用声明。

  美国的《商标法》对提交5-6年使用声明有两种规定,即提交5-6年使用声明有两种方式:一种是简单提交使用声明,一种是在提交使用声明的同时提交“不可争辩性声明”。若在提交使用声明时同时提交“不可争辩性声明”,则任何人不能主张缺乏显著性或使用在先等理由对该商标提出撤销。提交使用声明需要提供使用证据,通常需要2-3张在美国在指定商品上使用该商标的图片。如果商标仅使用在部分指定商品上,则须将未投入使用的指定商品删除。

  二、加拿大

  在加拿大提交使用声明不是所有商标的必经程序。同美国一样,在加拿大提交商标注册申请时也需要说明商标提交基础,提交基础也分为三种,即基于实际使用、基于国内注册和基于意向使用。基于意向使用的商标被官方核准注册时,需要提交使用声明,以便官方确定商标在指定商品上在加拿大是否已实际使用。提交使用声明后,商标才能正式被核准注册,并下发注册证。商标注册后不需要再提交使用声明或使用证据。但是,商标有可能被第三方基于连续三年不使用或其他理由提出撤销,若出现这种情况,商标注册人须在官方规定的时间内提交商标在过去三年内的使用证据来证明该商标在加拿大确实已投入商业使用,使用证据须以使用声明的形式提交。若在规定的时间内未提交使用声明,则该商标将被官方撤销。

  三、菲律宾

  在菲律宾注册/申请的商标需提交两次使用声明,第一次是自申请日起三年内提交使用声明,第二次是自注册日起5-6年提交使用声明。两次提交使用声明通常都需要申请人提供2-3张在菲律宾在指定商品/服务上使用该商标的图片,同时提供商品/服务在菲律宾的销售商/提供商的名称及地址、商标在菲律宾的最早使用时间等相关信息。使用声明文件需要商标所有人签字并加盖公章,然后对使用声明和使用证据办理公证手续,最后才能提交到菲律宾官方。若在规定的时间内无法提交使用声明,则可以申请延期六个月提交,但是,申请延期需要缴纳延期费用。

  另外,关于菲律宾提交使用声明,官方对使用证据的审查比较宽松。对于一标多类申请的商标,比如说一标两类,若商标所有人仅能提供一个类别上的使用证据,则可以仅提交该类别上的使用声明,放弃另外一个类别;对于关联类别,比如说在第12和37类上申请/注册的商标,若仅能提供第12类上的使用证证据,无法提供第37类上的使用证据,商标所有人除了可以放弃第37类外,还可以坚持同时提交该商标在第12和37类上的使用声明,但仅提供第12类上的使用证据,最终官方很有可能同时对这两个类别都予以核准。因为第12类是车辆等海、陆、空运载工具,同时申请第12类和第37类的商标主要是车辆及车辆的维修服务,两者关系非常密切,提供第12类的使用证据作为第37类的使用证据也符合逻辑。即便最后官方在审查时认为提供的使用证据不完整而下发审查意见(通常需要六个月),可以再补充相关使用证据。因此,对于一标多类申请的商标,商标所有人不能轻易放弃任何一个类别。

  四、莫桑比克

  商标所有人须在商标申请之日起五年内提交使用声明,证明该商标确实已在莫桑比克实际投入商业使用。若不提交使用声明,商标虽然已注册,但是无法阻止任何其他在后申请的相同或近似商标,也无法追究侵权人的责任,并且任何第三方均可以对该注册商标提出撤销(相当于失效)。在莫桑比克提交使用声明不需要提供使用证据,也不需要商标所有人提供任何文件,只需要申请人缴纳相关费用即可。

  五、柬埔寨

  柬埔寨《商标法》规定,商标所有人须在商标注册后第5-6年间提交商标使用声明或未使用声明,否则,将无法对抗第三方的撤销申请,即若其他人提出撤销,该商标将很容易被撤销掉。

  六、海地

  海地《商标法》规定,商标注册人应在商标核准注册后第六年的前三个月内提交使用或未使用声明,如未能及时提交相关使用证据,或无正当理由,注册商标也没有实际投入商业使用的,则该商标将自动失效。

  提交使用声明是对商标权人的一种敦促,要求商标权人去主动地使用其注册商标。若不提交使用声明,即表明商标权人没有使用其商标,或者不打算以后继续使用其商标,则应把商标权交出来,让可以使用该商标的人去使用或继续使用。这样就防止出现商标一直闲置不用而产生的商标资源浪费。以上几个需要提交商标使用声明的国家,虽然相关规定有所不同,但是,要求提交使用声明的目的是一致的,即确定商标已在本国实际投入商业使用。

  在各国都会存在很多闲置的商标,商标注册后从未投入过商业使用,但是由于其在先存在的缘故,有很多希望使用这些商标或类似商标的企业或个人却无法注册这些商标,也无法在市场上合法使用。以中国为例,商标局的数据库中有太多很早就被核准注册却一直闲置不用的商标。这些商标的注册人中不乏抢注别人在先使用商标来谋取非法利益或者卖给他人进而谋取暴利之辈。从法律的角度讲无可厚非,但是却违背了商标作为无形资产应有的样态和意义。

  当然,提交使用声明肯定无法把所有闲置不用的商标都清除掉。但是,不管怎样,提交使用声明必然会在这个过程中清除一些闲置商标。鉴于中国存在大量闲置商标这一现象和事实,中国是否也可以考虑加入提交商标使用声明这一程序呢?