摘要：

　　本文针对不属于实用新型保护客体的审查意见，从现行相关法条出发，对审查意见进行分析，整理出针对性的答复思路，并结合具体答复案例，对这种类型审查意见的答复方式进行了探讨，同时得到了对于新申请撰写的启示。

　　关键词：实用新型、保护客体、审查意见通知书、权利要求、软件程序

　　一、引言：

　　作为我国专利申请三种类型之一，实用新型凭借其审批周期短的特点扮演着重要的角色，而在接收到的各类实用新型审查意见通知书中，不属于实用新型保护客体问题占据了相当的比例。本文，笔者拟结合实务中处理过的一些案例，针对这种类型的审查意见的答复方式进行探讨。

　　二、现行相关法条

　　我国《专利法》（2008版）第二条第三款规定：“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”。

　　中国知识产权局《专利审查指南》（2010版）第一部分第三章第6.1节（第54页至第55页的内容）中的解释为：“实用新型专利仅保护针对产品形状、构造提出的改进技术方案……权利要求中可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造，但不得包括方法的步骤、工艺条件等……如果权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对方法本身提出的改进，例如含有对产品制造方法、使用方法或计算机程序进行限定的技术特征，则不属于实用新型专利保护的客体”。

　　关于实用新型保护客体的审查意见，主要就集中在涉及软件程序的申请，即“包含对方法本身提出的改进”，且多为“含有对计算机程序进行限定的技术特征”，下面结合将具体案例进行分析。

　　三、审查意见分析

　　这一类型审查意见的核心内容为：某条权利要求所要求保护的方案中包括“某技术特征”，解决本申请所要解决的技术问题及实现上述方案需依靠于计算机软件程序或协议，即其是基于软件编程形成的虚拟功能模块、软件单元，其实质是计算机软件程序或协议的应用，而计算机软件程序或协议是一种方法特征，有的甚至直接指出方案实际为一种控制方法，因此该条权利要求中涉及对方法本身提出的改进，不属于专利法第二条第三款规定的实用新型保护客体。

　　通过上述表述可以看出，审查员的思路基本为：结合说明书和本领域公知常识判断每个功能模块是否需要利用计算机程序或协议实现其功能，如果是就认为该权利要求所要求保护的方案包含对方法本身提出的改进，即判定不属于专利法第二条第三款规定的实用新型保护客体。

　　四、答复思路整理

　　在明确了审查员的上述思路之后，也就可以进行针对性的答复了。

　　笔者认为审查员的上述思路有失公允，其认为只要申请方案所解决的问题是依赖计算机程序或协议（即软件）实现的，就一概认定为不属于实用新型保护客体。然而，根据《专利审查指南》的解释，包含对方法本身提出的改进，才是不属于实用新型专利保护客体的根本性判定原则，这一点也在审查意见的表述逻辑中有所体现。因此，笔者认为应当以此为突破点进行针对性答复，即“方案涉及计算机程序或协议”并不等于“对方法本身提出了改进”，论证申请中涉及软件程序的技术特征，其功能的实现属于现有技术，方案的实质是对硬件部分的组成以及连接关系进行的改进，而并不涉及对软件程序本身进行的改进。

　　五、具体案例答复

　　在某实用新型申请的第一次审查意见中，审查员认为权利要求1所要求保护的方案中包括“用于处理检测图谱的数据分析模块”，上述数据分析模块要实现其功能，必然要依靠计算机软件程序，该模块实质上是基于软件编程形成的虚拟功能模块、软件单元，而计算机软件属于方法特征，该方案涉及对方法本身提出的改进，不属于专利法第二条第三款规定的实用新型保护客体。

　　针对于此，笔者在答复中论述了：

　　“色谱谱图分析方法属于气相色谱数据处理软件开发，目前已有大量成熟产品，如安捷伦和岛津的气相色谱工作站；另外，公开号为US2010299078A1，发明名称为“色谱数据处理方法和系统”的美国专利也已经公开了处理检测图谱的具体方式和装置。

　　可见，本申请权利要求1中“用于处理检测图谱的数据分析模块”，其功能的实现属于现有技术。结合本案的申请文件，权利要求1实际要解决的技术问题是：实现全自动无人值守监测和数据分析，以及仪器设备的模块化集成。参考说明书的有益效果部分可以清楚看到，本申请权利要求1所要保护的方案是通过形状和构造及其结合解决上述技术问题的。

　　因此，本申请的权利要求1实质上是对硬件部分的组成以及连接关系进行的改进，而不涉及对检测图谱处理方法以及该数据分析模块本身进行的改进，即并非对软件程序（方法）本身进行的改进，属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体。”

　　通过上述的答复，明确申请中涉及软件程序的内容其功能实现为现有技术，而非针对方法本身的改进；且方案实质上是对硬件部分的组成以及连接关系进行的改进，通过形状和构造及其结合解决技术问题的，因此属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体。

　　这样的答复思路经过实践是被审查员所认可的，最终均能够获得授权。

　　六、总结以及启示

　　通过以上分析，我们梳理了现行相关法条的规定和解释，审查员关于不属于新型保护客体的判定方式，以及针对性的答复思路。此外，这些分析对于新申请的撰写也能够起到指导作用，即面对涉及软件程序的方案时，在权利要求书部分，强调硬件部分的组成以及连接关系，尽量规避对方法特征的限定，在说明书部分准确确定技术问题，并解释可能涉及到的计算机程序或协议为现有技术，无需改进，以应对实用新型审查部的收紧保护客体审查，和保证授权后权利的稳定性。

　　当然，以上的这些都只是笔者的个人分析，难免有不妥之处，还请读者批评指正。