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上一期 | 总第238期
 
 
 
 
 
 
 
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“永和”豆浆商标香港遭抢注
文/北京集佳知识产权代理有限公司 梁洁泉
 

  2009年4月23日,“王致和”德国维权的胜诉,极大地鼓舞了国内企业进行海外维权的士气,也提高了企业进行维权的信心。

  就在这一天,永和国际发展有限公司委托律师向香港知识产权署提交了“永和”商标的异议申请。

  永和豆浆源自台湾,是永和国际发展有限公司在中国大陆获准注册的商标,并于2005年被认定为中国驰名商标,为中式快餐第一品牌,目前在大陆范围已经拥有380家直营以及加盟连锁店,并计划在未来3年,这个数字将增至1000家。

  随着永和豆浆的知名度以及影响力不断提高,大陆逐渐出现很多“山寨”永和豆浆店。为了维护品牌的统一,维护市场的稳定,永和豆浆加强了对商标以及市场的监控力度。

  经调查,“永和”豆浆商标抢注人郑某是永和豆浆在中国大陆河南省的前合作伙伴的股东之一,曾直接参与了连锁加盟事宜的谈判工作。为此,在律师的指导下,永和豆浆收集了当年谈判的合作文本(有郑某的亲笔签名),调取了郑某所在公司的工商档案,在法定期限内向香港知识产权署提交了上述证据。

  2009年8月14日,永和豆浆接到香港知识产权署的通知,得知对方在法定期限内没有提交反陈述意见,根据《商标规则》第17(4)条规定,该商标视为撤回申请。永和豆浆的香港维权取得了最终的胜利。

  律师评析:

  本案是一件典型的大陆以外地区商标抢注案件,那么,作为国内企业,我们应当从哪些方面应对这种抢注的侵权行为呢?

  1、市场未动,商标先行:有条件的企业,在开拓海外市场之前,一定要进行海外注册。不能够有了产品再去慌忙找个商标,为了进入市场去找个商标,而应在市场未动之前,就有商标方面的详细思路,这样来做方可以全盘策划,步步为营,在复杂的商海中抢得先机。企业首先可以考虑“马德里商标国际注册”(下简称“马德里体系”),以抵御商标被抢注所带来的无形资产损失。“马德里体系”是一种注册人仅提交一件申请即可确保其商标在多国受到保护的国际条约体系,包括《商标国际注册马德里协定》和《马德里议定书》两部分。该体系优点在于:费用较低,注册费用只包括“基础注册费”、“指定国家注册费”、“本国商标主管机关费用”三部分;节省时间,商标国际注册申请人从向中国商标局提交商标国际注册申请书之日起,一般6个月左右即可取得世界知识产权组织(WIPO)国际局颁发的商标国际注册证明;手续简单,申请人向本国商标局递交一份申请即可指定众多国家进行申请保护,后期变更名称/地址、续展等手续也均可以通过单一程序得以实现。可以说,“马德里体系”是一条既保护自身品牌,又不过分增加企业经营费用的经济之途,在“注册优先制”国家尤其适用。而对于非“马德里体系”成员国,企业可依自身需要采取逐一注册方式进行注册申请。

  2、进行全球商标监测:对于知名企业,尤其是已经开发了海外市场的企业,应当注重全球范围,尤其是重点业务国家、地区的商标提前注册工作,如果因为某种原因没有进行注册的,应当委托律师在重点国家、地区进行商标公告的监测,一旦发现侵权商标,及时提起异议,维护商标权利,保护企业在该国家、地区的市场空间。目前,国内的一些大型的知识产权代理公司以及律师事务所均具备这种监测的能力,企业可以委托他们进行全球监测,费用不高,但是效果比较明显,可以及时发现公告中的抢注商标,在公告期内对这些抢注商标采取相应的法律措施。否则,一旦这些抢注的商标核准注册后,企业再申请撤销,不但难度加大,并且所支付的律师费也非常昂贵。并且这些抢注公司往往是“皮包公司”或者个人,即使辛苦胜诉后也不能获得相应的赔偿。抢注成功的商标,将直接威胁到企业出口的市场空间,最终可能不得不花费高价将其购买过来。以上因素直接导致企业不积极维权,更助长了抢注之风。如此恶性循环,何时了?

  3、预防经销商、加盟商、代理商的抢注:根据以往的经验,海外商标抢注的情况,大多数是华人或者是企业在当地的经销商、代理商或者有其他商业贸易往来的企业或者个人进行的抢注。因此,企业一定要警惕在海外的经销商、代理商,尤其是独家代理商抢注企业商标。一些海外商人为获取我国产品在其本国市场的垄断利益,往往提出独家代理权要求,而一旦遭到拒绝,他们便会以自己的名义在其本国注册我国产品商标,利用商标权破坏我国企业在其地区的产品市场,或阻止他人代理我国产品。

  4、及时维权:一旦发生了商标抢注的情况,企业应当首先聘请具有专业经验的律师,弄清当地法律制度,尤其是法律救济的期限、证据要求等。要注意保留与加盟、谈判、代理、经销有关的文件、合同以及发票,甚至包括往来传真等材料,注意在合作合同中约定对方不得申请注册其代理的品牌,还可以在合同中约定对方不得申请注册企业名下的所有品牌,约定对方对在合作过程中知晓企业的商标、专利、版权以及涉及商业秘密的情况负有保密的义务,并约定违反保密义务应承担的责任。