文/北京市集佳律师事务所 戈晓美

　　企业出海的知识产权风险问题，是个老生常谈的话题，也是个常谈常新的话题。世纪之交我国DVD企业出海时曾在知识产权方面遭遇惨痛教训，二十几年过去了，我国企业的技术实力和自主研发水平显著提升，企业的知识产权保护意识和保护水平大幅提高。与此同时，世界经济和贸易发生深刻变化，以美国为首的西方国家以知识产权问题作为主要发力点，不断加强对我国企业的打压态势，企业在进入国际市场时面临着严峻的知识产权风险和应对考验，企业知识产权风险防控及诉讼应对工作的重要性不言而喻。

　　一、中国企业出海面临的新环境

　　（一）知识产权日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素

　　日本早在2002年就提出了知识产权立国的战略，当时日本政府对于世界产业发展规律进行了总结，认识到靠资源和靠设备的时代已经过去了，当今时代要靠知识产权，重视知识产权是产业发展的必然趋势。由此，日本完成了从“贸易立国”、“科技立国”到“知识产权立国”的战略升级。

　　我国在2008年提出《国家知识产权战略纲要》，在2021年又提出了《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》，旨在统筹推进知识产权强国建设，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，这标志着我国从知识产权大国到知识产权强国的转变。

　　2023年1月5日，美国总统拜登签署了《2022保护美国知识产权法案》，该法案规定总统应当将其认为可能或已经对美国的国家安全、外交政策或经济稳定构成重大威胁的外国个人和实体列入报告，实施制裁，不以企业向法院对外国个人和实体提出民事或刑事指控为前提，这意味着美国商业秘密保护体系进一步被加强，并逐渐倾向于运用更加迅速、灵活的行政手段，多角度制裁商业秘密侵权行为，以维护美国本土企业的竞争优势。

　　（二）几个主要国家和地区的知识产权保护特点

　　在美国，需要特别注意NPE（Non-Practicing Entity），据统计显示，2022年美国地区法院近60%的诉讼由NPE发起。NPE，即非专利实施主体，是指本身不进行生产经营，专门依靠购买专利和专利诉讼获利的商业模式，也叫专利蟑螂。德国和法国都是欧盟重要的成员国，尤其在全球展览业领域占据重要角色，对展会知识产权保护力度是非常强的。荷兰的海牙法院，是审理复杂专利侵权诉讼案件的一个重要法院。英国是世界上最早给予知识产权保护的国家，它的知识产权保护制度非常完备，对侵权行为的打击力度也是非常大的。还有2023年6月1日开始启用的欧洲统一法院，这意味着专利权人可以通过一个诉讼在所有成员国范围内主张禁令，将大大降低专利法律保护的复杂性和成本。

　　由此可见，美国和欧洲这些发达国家地区，对于知识产权的保护都是非常强的，对于侵权行为的打击力度也是非常大的。

　　二、企业出海知识产权风险防控

　　（一） 企业出海知识产权风险类型

　　专利权的本质在于以公开换保护，也即企业以专利的形式公开技术方案，国家给予其合法的垄断权。未经专利权人的授权，他人不能制造、销售、许诺销售、进口、使用侵犯专利权的产品或者专利方法。一旦被认定为侵权行为，最直接的后果是：被控侵权人将被要求停止生产、销售行为，下架侵权产品，面临高额的损害赔偿；在展会上的话还可能被要求撤展和扣押展品和人员；专利侵权的间接后果是损害企业的商誉和信誉，损害企业形象。

　　知识产权的风险类型主要包括这四个方面：

　　第一是展会，欧盟执法部门常常会针对我国展台进行大面积的检查，我国企业曾多次在海外参展时因知识产权问题遭遇重创。例如展会前展品被没收，展会进行中展台被查封，参展人员被抓，参展企业被组织方拒绝参展。

　　第二是直接的侵权诉讼，除了前面提到的一旦被认定侵权了，有停产、停售和巨额赔偿的后果之外。临时禁令的情况需要特别注意，临时禁令是指在诉前或诉中程序中，法院应权利人的请求而发出的要求侵权行为人停止制造、销售、许诺销售、进口等行为的临时性命令。临时禁令的特点在于快速、突袭，因其快捷有效的特点，经常被权利人采用。

　　第三是海关扣押，目前大部分国家都实行知识产权海关保护制度。海关基于权利人的知识产权备案，可以对过境的有侵权嫌疑的货物采取强制扣押。

　　第四是知识产权相关贸易调查。知识产权贸易调查是一种准司法调查程序，当前国际上与知识产权贸易相关的贸易调查主要有：美国“337调查”、特别301调查以及欧盟的对相关不公平贸易措施的调查等。以337调查为例，这是美国一种特有制度，是进入美国海外市场必须重点关注的风险，其后果可能导致企业的相关产品、乃至全行业的相关产品都无法进入美国市场。

　　（二）企业出海知识产权风险防控措施

　　企业知识产权的风险防控，核心在于以下两个方面：

　　一是要进行专利风险排查工作，即FTO。

　　专利信息是完全公开的，因此专利的侵权风险是可预知的，这使得企业可以提前排查侵权风险并提前做好风险应对处置预案。FTO全称Free to Operate，即专利的自由实施，是指技术实施人在不侵犯他人专利权的情况下自由实施。FTO的工作步骤包括确定检索主题和检索范围、专利检索、技术标引、风险定级、风险排除五个步骤。FTO工作的本质就是通对专利情报信息的分析，提前排查专利风险并消除专利风险的过程。我们建议，在一开始，在产品的研发阶段，企业的IPR就要介入，就要开始避免知识产权侵权，最晚要在产品上市前彻底排查。

　　二是主动的专利布局及反布局。

　　最好的防御是进攻。进行专利的分析和布局尤为重要，要在自己的优势领域进行专利布局，通过对自有技术的专利布局，可以从被动化为主动，发展出未来能制衡竞争对手的专利。特别是要重视以对抗竞争对手为目标的专利布局，也就是，对标竞争对手的核心产品和研发方向进行专利布局。一旦竞争对手挑起知识产权纠纷，一方面，企业应当积极应诉，另一方面，企业要主动找机会反制对方，以达到互相制衡的目的。

　　三、企业出海知识产权诉讼应对

　　（一）我国企业在美知识产权纠纷概况

　　我国企业在美国知识产权纠纷一直处于高发态势。以下分享一下《2022年中国企业在美知识产权纠纷调查报告》中的几个数据：中企在美知识产权诉讼新立案共986起，环比增长14.39%；在美纠纷共涉及中国企业9569家次，较上年增长75.06%；98.16%的中国企业为被告；专利诉讼平均判赔额382.1万美元；专利诉讼审结平均周期480天。由此可见，一旦在美国卷入专利侵权诉讼，就意味着加入了一场耗时耗资的“马拉松”，如果产品被判定专利侵权，还可能会面临高额的侵权赔偿、丧失市场、损害企业形象与损失业务机会等一系列蝴蝶效应。

　　（二）我国企业在美知识产权诉讼应对策略

　　第一，沉着冷静，耐心周旋，擅于借助外力。

　　自乱阵脚、举手投降不可取，置之不理是最坏的应对。例如，如果企业对收到的律师函置之不理，可能会迫使权利人申请临时禁令或者提起诉讼。如果未来被法院认定侵权成立，侵权人将会因故意侵权承担惩罚性赔偿责任。再例如，如果不按时应诉，则法院作出缺席判决，结果往往是被告败诉，还需要承担因诉讼产生的费用。建议企业在海外遭遇侵权诉讼时，首先应当积极配合当地司法行政部门的协调处理，同时要积极寻找一切维权途径，尽力降低企业损失。

　　知识产权纠纷是专业性较强的领域，建议企业在遭遇侵权纠纷时，一定要寻求专业律师的帮助。日常在可能涉及知识产权海外纠纷的重点国家和地区要维护一些合作伙伴关系，必要时可以向当地或者我国有关部门派驻的知识产权工作站等机构，例如行业协会、产业联盟、知识产权维权援助中心等寻求维权协助。另外，企业还应组建专门的知识产权团队，知识产权纠纷的应对需要知识产权团队与企业的技术部门、市场部门、行政部门、财务部门、公关部门一起，与外部专业律师一起协同工作，并肩作战。

　　第二，熟悉知识产权规则，真正的尊重知识产权。

　　程序方面，被控侵权人可以从对方诉讼主体资格、管辖权异议、诉讼时效等方面进行抗辩；实体方面，可以从专利无效抗辩、不侵权抗辩、现有技术抗辩、权利用尽抗辩、先用权抗辩等方面积极应诉。如企业日常知识产权工作到位的话，企业所遭遇的诉讼所依据的权利基础很可能是在前期FTO工作中排查出来的风险专利，此处的专利无效抗辩也可以是前述FTO排查分析工作中已经事前准备好的证据材料。

　　另外，如果企业自身有一定的知识产权积累，则可以考虑针对对方的产品提出反制诉讼。从对国家司法制度的熟悉程度来考虑，建议反制诉讼地在中国进行。提起反制诉讼，一方面能够向对方表明积极应战的态度，更重要的是给对方施加压力，迫使对方走向谈判桌，谋求和解。

　　世界各国的知识产权制度看起来相似，实际上也有很多不同，呈现明显的地域特征。因此，在企业出海时，还需要对当地的知识产权法律制度、执法形式、司法程序、以及执法案例、司法判例等资料进行调研了解。真正地去熟悉知识产权规则，才能最大程度地运用知识产权规则，从而能够为企业争取更多的竞争优势。

　　四、企业出海知识产权合规建议

　　综合上述分析，对我国企业出海在知识产权工作方面提出如下合规建议：

　　（一）严格按照国际通行的规则参与竞争

　　尊重知识产权、尊重创新是国际市场通行的竞争规则。只有真正的去尊重竞争对手的知识产权、尊重供应商的知识产权、尊重客户的知识产权，才能更好地去参与国际竞争。另一方面，相信专利是可以被挑战、可以被规避的，从而更好的去运用知识产权制度

　　（二）踏实做好日常的知识产权

　　尊重知识产权的同时也要运用好知识产权规则。日常的知识产权工作包括专利的布局、包括专利侵权风险排查、风险预警工作、对于排查出的风险专利的处置工作，例如专利稳定性分析工作、技术规避工作、专利无效准备工作，还包括针对竞争对手的专利反布局工作。日常的知识产权工作是未雨绸缪，能够为企业在未来的战场上提供强有力的战斗武器。

　　（三）正确认识知识产权诉讼

　　诉讼有代价，但是一旦被诉，应当沉着冷静地积极应对，必要时候需要提起反制诉讼。应当认识到，知识产权诉讼的目的是为市场服务，是帮助企业解决纠纷的一种手段，一个工具。专利的价值在于运用，如果一项专利能够被用于诉讼，是实现了专利的价值。