【案情摘要】

原告：慈溪市公牛电器有限公司

（代理人：北京市集佳律师事务所）

被告：温州市公牛电器有限公司

 

      原告诉称：慈溪市公牛电器有限公司（以下简称“慈溪公牛公司”）成立于1995年，登记企业商号为“公牛”。1997年原告在第9类商品取得“公牛”文字及图形组合注册商标。经过多年的发展，原告及原告的注册商标已具有了较高知名度。被告温州公牛电器有限公司（以下简称“温州公牛公司”）在其生产销售的插座等产品上大量突出使用与原告的注册商标的显著部分“公牛”非常近似的“会牛”、“会牛”精品等商业标识，构成商标侵权；温州公牛公司成立于2001年3月，其恶意登记“公牛”为商号并在产品外包装上使用“公牛电器有限公司”字样的行为构成不正当竞争。故原告诉至法院，请求判令：1、两被告停止涉案商标侵权及不正当竞争行为；2、两被告在《中国工商报》和《中国质量报》上刊登声明，消除影响；3、两被告就涉案商标侵权行为赔偿原告经济损失40万元，就涉案不正当竞争行为赔偿原告经济损失10万元；4、被告温州公牛公司不得使用“公牛”商号。

被告温州公牛公司答辩称：第一，本案中的被控侵权产品并非被告所生产，不排除他人假冒我公司名义生产被控侵权产品的可能。第二，被告含有“公牛”商号的企业名称系合法取得，原告诉称被告公司使用企业名称缺乏法律依据。

 

【法院审理】

      2005年9月，北京市第二中级人民法院开庭审理了原告诉被告侵犯其“公牛”注册商标专用权以及不正当竞争一案。

      经审理，北京市第二中级人民法院查明以下事实：慈溪公牛公司成立于1995年1月5日，经营范围包括漏电保护插头和插座等。1997年2月7日慈溪公牛公司经国家商标局核准注册了第942664号“公牛”商标，核定使用商品为第9类电器插头（触点）、插头、插座等。温州公牛公司成立于2001年3月8日，经营范围为制造、加工、销售电器配件。被告温州公牛公司生产、销售的“多位插座转换器”产品外包装上有“会牛电器”、“会牛精品”字样，其中“会”字作了变形处理，近似于“公”，此外还标有“公牛电器有限公司”字样。

      北京市第二中级人民法院认为：涉案被控侵权产品及其包装、合格证使用涉案“会牛”商标与涉案注册商标“公牛”的主要部分“公牛”文字相近似，容易误导相关公众。故被告的行为侵犯了涉案“公牛”注册商标专用权。同时，慈溪公牛公司于1995年注册成立，并于1997年注册取得“公牛”商标，原告及其注册商标在相关公众中已获得了一定知名度。温州公牛公司于2001年注册成立，其企业名称中的商号为公牛，其与慈溪公牛公司同为插座产品的生产者，相关消费者购买插座时仅仅施以一般注意力，容易引起消费者对产品来源的误认和混淆；且相关报刊报道中已经出现了对“公牛”与“会牛”相混淆的事实。温州公牛公司的行为显然具有利用他人商誉的故意，足以使相关消费者对涉案产品的来源以及不同经营者之间具有关联关系产生混淆误认，违反了诚实信用原则，构成不正当竞争。故判决：第一、温州公牛公司于判决生效之日起停止侵权行为，并在经营活动中停止使用含有“公牛”字样的企业名称；第二温州公牛公司于判决生效之日起10日内赔偿慈溪公牛公司经济损失20万元。

      对此结果不服，温州公牛向北京市高级人民法院提出上诉，2005年12月20日北京市高级人民法院判决认为北京市第二中级人民法院关于温州公牛商标侵权及不正当竞争认定事实清楚、适用法律正确，驳回温州公牛上诉请求、维持原审判决。

 

【案件评析】

      本案中，原告和被告争议的核心焦点之一是被告登记并使用含有“公牛”字样的企业名称是否足以使相关混淆、误认，从而构成不正当竞争。

      关于商号与商标冲突，已经成为近年来知识产权权利冲突的重灾区。其表现形式无非是将与他人在先并知名的注册商标登记为商号，如本案中，被告温州公牛公司将与原告在先并知名的“公牛”商标相同的“公牛”文字登记为商号，在插座商品上使用“温州公牛电器有限公司”或者“公牛电器有限公司”的企业名称；或者是将与他人在先并知名的商号申请注册为商标。无论是将在先的注册商标登记为商号，还是将在先的商号申请注册为商标，均反映了商号与商标冲突所带来了法律问题。

      众所周知，商号是指示营业主体的商业性标志，而商标则是指示商品或者服务来源的商业性标志。事实上，商号与商标均属于识别性知识产权，即商号与商标的功能均是识别，即区分不同的指向对象。但是由于商标可以由文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述各种元素任意组合而成，而商号一般只能由文字、字母组成，因此商标所涵盖的范围显然要大于商号。商标与商号冲突也仅仅限于商号与文字商标、字母商标或者与包含有文字或者字母组合的商标形成权利的冲突。商号与注册商标的冲突成因纷繁复杂，有制度性原因，如商号在各地各级工商行政管理部门登记、而商标则需要在国家工商行政管理总局商标局申请注册，商号登记的审查远远弱于商标申请注册的审查；当然也有社会性因素，由于商号一般由文字、字母构成，而已存的文字、字母的资源具有一定的局限性，而商标可以由文字、字母，甚至数字、三维标志和颜色，以上上述任意之组合形成，因此商标的可利用资源显然要比商号丰富。因此随着商事主体的不断设立和更新，可供使用的能够作为商号的文字、字母必然越来越少，因此其与商标的冲突也在所难免。

      世界知识产权组织认为：由于商号或者企业名称与商标都具有标识功能，因而“商号、企业名称和商标之间发生冲突是不可避免的。在先原则和保护消费者对标识所指示的商品或者服务的来源不产生混淆，是解决此类冲突的原则”。“即使企业不将其商号或者企业名称用作其所提供的商品或者服务的商标，如果该商号或者企业名称的使用可能引起该企业所提供的商品或者服务的来源混淆，也会侵犯在先商标，这种观点是供认的。相反，商标、服务商标或者集体商标的使用也可能以这种方式侵犯在先的（注册或者未注册的）商号或者企业名称。”在此，世界知识产权组织实际上提出了解决商号与商标冲突的两项基本原则，即在先原则和误导原则。基于以上认识，在尊重并积极修改现有法律制度，尊重社会习惯的基础上，解决商号与注册商标冲突应当，也必须以民商事法律关系的基本原则——“诚实信用原则”作为根本性的总的指导原则，以尊重并保护在先、合法权利为处理上述冲突的具体原则，以尊重历史现实为补充性原则。诚信原则，是市场经济活动中形成的道德规则。它要求人们在市场活动讲究信用，恪守诺言，诚实不欺，在不损害他人利益和社会利益的前提下追求自己的利益。诚实信用原则为一切市场参加者树立了“诚实商人”和“诚实劳动者”的道德标准，隐约反映了市场经济客观规律的要求。尊重并保护在先合法权利的具体原则，则是运用诚实信用原则处理商号与注册商标冲突纠纷的具体体现。所谓尊重并保护在先合法权利是指在后的任何人在登记商号、或者申请商标时注意合理规避与他人在先的商号、商标，以尽到善良管理人的基本义务，负责应当承担相应的法律责任。所谓尊重历史现实是指在保护在先合法权利的同时，要注意以妥善的方式处理由于历史的原因而形成的权利冲突，不能将所谓的在先权利绝对化和神圣化，否则这也是违背诚实信用原则的表现。因此，司法实践中，针对商号与注册商标冲的案件，一般将其列入反不正当竞争的范畴。

      《反正当竞争法》第二条规定：“经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德”。

      2005年2月17日，最高人民法院民事审判第三庭关于转发(2004)民三他字第10号函的通知（法民三明传[2005]2号）第二条规定：对违反诚实信用原则，使用与他人注册商标中的文字相同或者近似的企业商号，足以使相关公众对其商品或者服务的来源产生混淆的，根据当事人的诉讼请求，可以依照民法通则有关规定以及反不正当竞争法第二条第一、二款规定，审查是否构成不正当竞争行为，追究行为人的民事责任。2004年11月最高人民法院公布的《最高人民法院关于审理涉及知识产权权利冲突民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（意见稿）第二条规定，审理涉及权利冲突的知识产权纠纷案件，人民法院应当依照诚实信用、保护在先权利和公平竞争的原则正确界定当事人的合法权益。2002年12月23日《北京市高级人民法院关于商标与企业名称冲突纠纷案件审理中若干问题的解答》第三条规定，商标与使用企业名称冲突纠纷，从侵权人的行为性质上看，主要是借助于合法的形式侵害他人商誉，表现为使消费者对商品或者服务的来源以及不同经营者之间具有关联关系产生混淆误认，故一般属于不正当竞争纠纷，应当适用《民法通则》、《反不正当竞争法》进行调整；将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上单独或者突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于侵犯他人注册商标专用权的行为，应当适用《商标法》进行调整。

      由此可见，截止目前由于《反不正当竞争法》中并没有关于商号与注册商标冲突如何解决的、具有可操作性的规定，因此对于此类案件涉及的法律关系，目前适用《反不正当竞争法》第二条进行调整。当然，至于在个案中判断商号与注册商标是否构成冲突，以及是否构成不正当竞争，应当综合考虑以下因素：

      1、注册商标的注册日期是否早于商号登记日期。如上所述，既然处理此类权利冲突的具体原则是保护在先合法权利的原则，因此在个案中就需要分析注册商标的注册日期是否早于商号的登记日期。这里需要注意的是，由于注册商标的权利形成的时间不是始自商标申请日，而是产生自注册商标公告日。因此凡是注册商标注册公告日早于商标登记日的，此注册商标就可以称之为在先权利。

      2、在先权利应当是合法的权利。在先的权利应当是合法的权利是指在先的权利的形成是基于合法的事实，而非具有瑕疵的事实。例如在先注册商标侵犯了他人在先合法的商号权，则此已获得注册的商标可以通过商标争议程序予以撤销。尽管从某一时间阶段看，此注册商标属于在先权利，但由于此在先权利并不具有合法的事实基础，因此不能以此所谓的“在先权利”对抗在后的登记的商号，因为此注册商标权利人并非真实的该商业标识的权利人。所以“合法性”的问题在权利冲突中应当被考虑，否则这种情况也与诚实信用原则相违背。

      3、在先的注册商标是否经长期使用和宣传已在相关公众中具有较高知名度。并非任何在先合法的注册商标均可以对抗在后登记的商号。如同商标侵权一样，在给予注册商标这一在先权利予法律保护时，也要充分考虑请求保护商标的显著性和知名度。所谓商标的显著性，是指商标识别商品来源的强弱，商标的显著性越强，区别商品来源的作用就越大，反之越小。所谓知名度，是指商标为相关公众所知晓的程度，权利人为宣传商标的广告投入越多，获得社会荣誉越多，那么该商标为相关公众所知晓的程度就越高。商标的知名度高，则造成混淆、误认的可能性就越大，一般所谓的“搭便车、傍名牌”即如此。

      4、在后登记的商号与在先注册商标是否相同或者近似，并在后登记商号的使用是否足以造成相关公众混淆误认。即，需要考虑在后登记的商号与在先注册商标是否相同或则近似。关于如何判断近似，可以参照2002年10月16日正式实施的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释[2002]32号）第十条关于商标近似判断的有关规定，即所谓商标近似是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字型、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。除此之外，当然也需要考虑在后登记的在后登记的商事主体通过该商号所从事的经营与在先注册商标核定使用的商品或者服务之间是否具有关联关系，更需要考虑上述相同或者近似以及关联性是否足以造成有关公众的混淆、误认。

      5、在后登记的商号的行为人主观状态。在普通的侵犯注册商标专用权案件中，关于侵权的认定中，无须考虑被控侵权人在实施侵权时主观状态（尽管大多的商标侵权中被控侵权人主观均具有恶意）。而在在后登记的商号与在先注册商标冲突是否构成不正当竞争案件中，则需要考虑在后登记商号行为人主观是否具有恶意，亦即行为人的行为是否满足“诚实商人”和“诚实劳动者”的道德标准，是否在不损害他人利益和社会利益的前提下追求自己的利益。

      6、在后登记的商号是否未逾5年。1999年4月5日，国家工商行政管理总局发布的《国家工商行政管理局关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》第七条之（三）自商标注册之日或者企业名称登记之日起五年内提出请求（含已提出请求但尚未处理的），但恶意注册或者恶意登记的不受此限。2002年12月23日《北京市高级人民法院关于商标与企业名称冲突纠纷案件审理中若干问题的解答》第六条规定，商标与使用企业名称发生冲突，商标权人自企业名称登记之日起五年内未提出请求的，不予保护。对恶意将他人驰名商标注册为企业名称的，则不受五年的限制。有关的规范性文件之所以设置五年时间的限制，主要也是为了督促权利人在合理期间内尽快行使其权利，否则一旦社会关系经过多年成为正当、合法秩序的一部分时，权利人再启动法律救济试图推翻已成既定事实的社会关系，则必然会引发混乱。

      结合本案，首先，慈溪公牛第942664号“公牛GONGNIU及图”商标早在1997年2月7日即获准注册，而温州公牛登记商号时间为2001年3月8日，很显然温州公牛登记商号的时间在慈溪公牛第942664号“公牛GONGNIU及图”商标注册之后。其次，温州公牛登记“公牛”商号之时，慈溪公牛的“公牛”商标已经在相关公众中具有较高知名度。并且温州公牛登记的“公牛”商号与第942664号“公牛GONGNIU及图”商标之要部相同，非常容易导致相关消费者的混淆、误认。最后，考虑到温州公牛与慈溪公牛在同一行政辖区（即浙江省），并且两个企业处于同一行业，温州公牛登记“公牛”时主观恶意特别明显，因此温州公牛的行为应当构成了不正当竞争。