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“标用不炒” ——《商标法》第四条修改对权利人的启示

发布时间:2020-03-23

  作者:北京市集佳律师事务所 黄慧

 

 

  “房住不炒”是国家对房地产市场宏观调控的重要政策,也是近年的社会热点。《商标法》第四次修改也因引入“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的驳回机制而引起社会广泛关注和业内人士的热烈讨论。这处变化明显强调了“商标是用来用的,不是用来炒的”,有趣的是,它与“房住不炒”的思路如出一辙。笔者就借用该概念,权且称为“标用不炒”吧。

  据统计,2019年全国商标申请量758,2356件,商标注册617,7791件,有效注册商标2354,3513件。因缺乏商标注册硬性的使用要求、注册成本一再降低和授权期限不断压缩,近年来,我国商标申请量呈现爆发式增长。这其中,绝大部分商标申请是出于申请人正常商业需求,但与此同时,以傍名牌为目的的恶意申请、为转让牟利而大量囤积商标的乱象也不在少数。作为一种“相对稀缺资源”,有人说,炒商标比炒房、炒股还暴利。难怪,即使在商标申请基数和有效商标注册量如此庞大的情况下,商标“市场”依然热度不减。为整治乱象、规范商标申请秩序,经过商标局的不懈努力,打击商标囤积行为成效显著:仅2018年在审查和异议环节累计驳回非正常商标申请就高达约10万件;2019年第二季度,共驳回恶意申请2.4万件。面对激增的商标申请量和“炒标团”们层出不穷的“创意”和打得漂亮的“擦边球”,伴随市场主体要求保护商标专用权、维护公平竞争市场的日益强烈的需求,《商标法》第四次修改后正式明确注册商标须以使用为目的,引入“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的驳回机制,再次重拳出击,对恶意囤积、恶意申请说不!

  在立法和行政机关提高重视程度、加大打击力度商标恶意囤积行为的同时,权利人应该积极响应这一利好机制,在“改革春风”中主动加入维权大战。结合实践,笔者将从以下角度给权利人一些可行的建议:

  1.提前做好品牌战略部署、及早提交商标注册申请

  实践中,由于国内市场潜力巨大,不少国外申请人的产品会通过主动(OEM代工、进口等渠道)或被动(代购、海淘等渠道)方式进入国内,此时申请人才忙不迭地开始部署商标注册申请工作,等到商标被驳回之时方大梦初醒,原来辛苦创立的品牌早已花落别家。更有甚者,在国内做了十余年定牌加工却从未想到申请商标,直到生产商提醒其进行商标注册和海关备案时才来咨询律师意见。如果足够幸运,权利人或许能顺利注册下来商标并继续加工、生产及出口。但是,如果发现商标早已被他人抢注甚至进行了海关备案,损失之大、后果之严重不堪设想。

  正所谓“兵马未动,粮草先行”,在进入或可能进入国内市场前,权利人应当尽早进行可注册性查询,一旦查询结果乐观,应当毫不犹豫在相关类别的产品及服务上提交注册申请,尽量提前获得商标保护。“曾经有一个属于我的商标摆在我面前,但是我没有珍惜。如果非要给这个商标加上一个期限,也只有十年。”希望任何权利人都不要忽视提前布局的重要性,别等到失去自己的商标时才后悔莫及。

  2.做好商标的预防性、防御性注册

  由于加入了“恶意”二字,企业发展所需正常的、预防性和防御性的商标注册就理应被排除在《商标法》第四条的打击对象之外。因此,在预算允许的情况下,笔者建议权利人及早做好预防性注册和防御性注册,包括跨类别申请注册与核心类别已注册的相同商标以及在同类别申请注册与已注册商标的近似商标。这一点上,许多“优等生”们的做法值得借鉴,例如:迪士尼名下申请注册了近5000枚商标;五粮液集团名下申请注册了超过3000枚商标;“国民女神”老干妈几乎把能想到的亲戚注册了个遍;星巴克公司申请注册了各种“巴克”商标。

  “上工治未病”不该只是专业代理机构考虑的问题,权利人更要提高品牌意识,充分了解到预防和防御的重要性。有此意识且预算允许的权利人,参照“优等生”的标准答案“抄作业”即可,不必担心答不对。

  3.遭遇商标恶意注册,及时、准确、主动打击

  撇开成本预算的考虑,由于法律体系和观念的差异,部分国外权利人会抵触防御性注册,不愿在无使用意图的情况下申请商标,结果在发现核心品牌被他人抢注后,维权成本往往更高且成功率也不好说。如果权利人确实不愿做防御性注册,则应高度重视商标监测,一旦发现商标被抢注或被山寨,不妨在“可疑”商标的申请阶段,主动尝试向商标注册部门致函说明情况。在打击“不以使用为目的的恶意商标注册申请”这一重要思想的指导下,主管部门在审查过程中可以根据舆情、举报线索综合考虑,确有可能在申请阶段要求有“嫌疑”的申请人做出相关说明,甚至直接驳回,避免进入后期费时费力的异议、无效宣告程序。如这种方式不能奏效,权利人则应准确适用法律,积极、主动使用异议、无效宣告等手段,予以坚决打击。

  在引入“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的驳回机制后,上述老生常谈的建议又重新具有了一些值得权利人审视的价值和意义。

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