作者：北京市集佳律师事务所 张亚洲

　　导语

　　美国的专利制度，尤其是专利无效程序，体系复杂，特色鲜明。现将与美国专利无效程序有关的情况介绍如下，以供参考（*注：以下介绍不包括原已有且现仍有效的Ex Parte Reexamination EPR程序）。

　　一、美国专利无效的途径

　　2011年9月, 美国颁布了America Invents Act（《美国发明法》，以下简称AIA) , 这是美国近六十年来最重要的专利法修正案，该法对专利授权后的无效制度进行了大幅修改。目前，美国专利无效大体分为行政途径、司法途径和准司法途径这三种。

　　1、行政途径。AIA修改和新增了三种无效（复议）程序，分别是Inter Partes Review (简称IPR)，Covered Business Method Review (简称CBMR)，和Post-Grant Review (简称PGR)，由于找不出妥帖的与之对应的中文翻译，故下文均以简称特指对应的程序。

　　2、司法途径。指被控侵权人向联邦地区法院提起无效（*注：与专利侵权有关的案件系exclusive jurisdiction ，故此类案件初审均应由联邦地区法院行使管辖权），然后由该法院判断主张权利的专利的有效性。

　　3、准司法途径。指被请求人（被控侵权人）向美国国际贸易委员会（International Trade Commission，以下简称ITC）提起无效，由ITC判断主张权利的专利的有效性。

　　二、通过行政途径提起无效（复议）

　　1、新的IPR程序实施后，申请人针对已授权专利均可提起IPR程序挑战其有效性。但需要注意的是，IPR程序可以以授权专利缺少35 U.S.C § 102条规定的新颖性、35 U.S.C § 103条规定的非显而易见性为由提起无效，其中现有技术的证据类型应只限于在先专利和公开出版物这两种情形。另外，IPR程序只能在专利授权日起9个月后或在PGR程序结束后提起（以下第2点会介绍PGR）。

　　2、新的PGR程序实施后，申请人针对已授权的专利可提起PGR程序挑战其有效性。与IPR程序不同的是，PGR大大扩充了提起无效的理由和证据类型，除了以授权专利缺乏新颖性、非显而易见性为由提起无效外，申请人还可以以授权专利违反了35 U.S.C § 101条规定的可专利性主题问题、35 U.S.C § 112条规定的说明书等问题提起无效，此外，证据类型除了在先专利和公开出版物外，也可以提交销售、公开使用、在先申请（未公开）、专利不可实施等在内的任何证据。另外，与IPR程序不同的是，PGR只能在专利授权日起9个月内提起。

　　3、CBMR一般只针对商业方法专利。基于CBMR提起无效的理由和证据类型与PGR相同，与PGR不同而与IPR相同的是提起的时间，即，申请人只能在专利授权日起9个月后或在PGR程序结束后提起。

　　4、基于IPR、PGR和CBMR三种途径发起的无效（复议），均应向Patent Trial and Appeal Board (专利审判及上诉委员会，PTAB)提出，通常PTAB的三个专利法官（审查员，Administrative Patent Judge）会组成APJ审查组负责审理并裁决。各方对于PTAB的裁决不服，可以向The United States Court of Appeals for the Federal Circuit（联邦巡回上诉法院，CAFC）提起诉讼，对于CAFC判决不服，还可向美国联邦最高法院上诉。在此需要注意的是：

　　（1）PTAB类似于我国的原专利复审委员会（PRB），现国家知识产权局专利局复审和无效审理部，专职审查专利无效事务；

　　（2）CAFC审理的基于IPR、PGR和CBMR程序产生的无效案件衍生的诉讼类似与北京知识产权法院审理的涉及专利无效的行政诉讼，系专属管辖；

　　（3）美国联邦最高法院审理的源自CAFC的上诉案件，类似于2019年1月1日之后，我国最高法院（知识产权庭）统一审理的行政诉讼二审案件；

　　（4）与我国专利无效行政诉讼不同的是，基于IPR、PGR和CBMR三种途径而衍生的诉讼（指CAFC审理的诉讼案件以及美国最高法院审理的上诉案件）诉讼参与人为专利权人和无效发起人，不包括PTAB；

　　（5）能够发起IPR、PGR和CBMR程序的申请人应当指除专利权人之外的利害关系人，我国专利无效对于申请人并无特别限制；

　　（6）IPR、PGR和CBMR程序的受理有一定门槛，即，PTAB经过初步审查，只有在认为被请求的专利至少有一项权利要求有被无效的可能性的情况下才会正式受理无效（复议）申请，初步统计显示PTAB对于无效（复议）案件受理率约为60%。我国专利无效对于正式受理，除了形式要求之外，亦并无特别限制。

　　5、根据USPTO（美国专利商标局）公布的2012年9月16日至2018年12月31日美国专利无效案件数据，在IPR、PGR、CBMR三种无效（复议）程序中，IPR占比最多，高达92%，合计为8917件；IPR较少，占比仅为2%，合计150件。从目前的数据观察，IPR是上述三种无效（复议）程序中最受欢迎的方式。

　　6、以下是PGR和IPR两个程序基本流程以及所耗费时间流程图：

　　7、以下是IPR、PGR、CBMR三个程序对比表：

　　三、通过司法途径提起无效

　　如上所述，当专利权人向联邦地区法院提起专利侵权诉讼后，被控侵权人可以直接向审理侵权案件的法院提起无效（且这种方式以前是专利无效的主要途径），具体为：（1）以原告主张权利的授权专利不具备可专利性条件应予以无效为由进行抗辩；（2）以原告主张权利的授权专利不具备可专利性条件应予以无效为由，在被诉案件中提起反诉；（3）以主张权利的授权专利应予无效为由，直接提起确认不侵犯专利权诉讼。联邦地区法院可就以上无效请求直接进行审查，虽然目前我国审理专利侵权案件的法院还不能直接对主张权利的授权专利有效性进行审查，但司法实践中已有个案在做类似尝试。

　　如果申请人通过IPR或PGR程序针对一件已经授权的专利提起了无效，再假设上述专利的权利人随后向联邦地区法院提起了专利侵权诉讼，通常该在后的侵权诉讼案件会中止（初步统计显示中止比例约70%），等待IPR或PGR程序的结果，除非审理法院同意专利权人请求解除中止等动议（stay consideration）。当然有的专利侵权案件也未因有IPR或PGR而中止，法院只是采用了延缓审理的方式，例如IPR程序实施后的佳明（Garmin）公司专利侵权案即如此。在我国是否因无效程序而中止专利侵权诉讼是一个经常被问及的问题，事实上，思考这个问题的现实意义并不大，原因是我国的无效程序进程如此迅速（约6-8个月），可能还未待审理专利侵权案件的法院思考要不要中止之时，无效结果已作出。

　　根据禁反言（Estoppel）规则，为了避免重复、冲突的无效程序，如果PTAB已针对IPR或PGR程序中授权专利作出了无效裁定，那么在联邦地区法院的侵权诉讼以及ITC的337调查程序中，被控侵权人不能再次基于已经提出过的理由或者本应提出的理由（any ground raised or reasonably could have been raised）挑战该专利有效性。

　　对于美国联邦地区法院初审判决不服，应当向CAFC提上诉，对于CAFC的判决不服，可再上诉至美国联邦最高法院。

　　虽然通过司法途径提起无效没有时间限制、没有理由限制，也没有证据形式限制，但其最大的弊端在于由于诉讼程序冗长而导致无效审查费时耗力，尤其是诉讼中使用陪审团判定可专利性问题时，由于那些由普通公众而非专业技术人员组成的陪审团对于专利无效中涉及技术问题一筹莫展，更加拖延了案件进程。因此，权衡利弊后，越来越多的请求人倾向于通过IPR程序发起无效。

　　四、通过准司法途径提起无效

　　美国国际贸易委员会（ITC）可以基于专利权人的请求，根据337条款，就入境美国的货物涉嫌侵犯在美国已授权的专利权进行审查，在此过程中，被申请人可以以专利权人主张权利的授权专利不具备可专利性条件应予以无效为由作为抗辩，ITC可就该无效请求直接进行审查。当然被申请人也可针对主张权利的授权专利向PTAB提起IPR或PGR程序，不确定的是，PTAB对于无效（复议）裁决结果是否必然为ITC所尊重和执行。

　　对于ITC的裁决（涉及无效的部分）不服，应当向CAFC提上诉，对于CAFC的判决不服，亦可再上诉至美国联邦最高法院。

　　参考文献：

　　1、 Peter S. Menell, Mark A. Lemley, Robert P. Merges, Intellectual Property in the New Technological Age: 2018

　　2、 Craig Allen Nard, The Law of Patent (Fourth Edition), 2017

　　3、 www.uspto.com

　　4、 宋蓓蓓、吕利强：《美国专利无效制度的改革进展与思考》，《电子知识产权》，2017