作者：北京市集佳律师事务所 孙长龙

　　摘要：授权阶段和无效阶段专利权人限缩性修改或意见陈述，如果导致技术方案放弃的，一般应适用禁止反悔原则，但是在授权阶段的审查意见通知书中因其一般系审查员主动发起或为中间文件的原因，通常不宜直接作为“明确否定”的依据，需要根据案件的具体情况进行判断。“明确否定”应当是指以明示的方式作出否定性的意思表示，而不能是推定的具有否定性意思表示。如果审查员对于专利权人的限缩性修改或意见陈述未置可否的，不论该限缩性修改或意见陈述是否是维持专利权有效的原因，也不宜作为“明确否定”的依据。

　　关键词：禁止反悔原则 技术方案的放弃 授权确权程序 明确否定

　　1  案件事实

　　J（一审原告、二审被上诉人、再审申请人）系“鲨鱼鳍式天线”发明专利的专利权人，LF公司（一审被告、二审上诉人、再审被申请人）在其生产的汽车上使用了由另一被告HS公司生产的汽车天线。

　　涉案专利涉及一项汽车天线的发明专利，授权专利的权利要求1为“一种鲨鱼鳍式天线，其特征在于具有天线外壳，天线外壳内侧上部设置有无线电接收天线，无线电接收天线一端设有天线信号输出端，天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连接，天线外壳底部装有安装底板；所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部；在天线外壳内侧上部设置有无线电接收天线，所述无线电接收天线采用螺旋状弹簧天线或金属天线；所述无线电接收天线为AM/FM共用天线。”

　　J以该项专利诉LF公司使用的天线产品侵权。LF公司主张被诉侵权产品有二个技术特征与涉案专利不同： a,天线引线直接与天线放大器信号输入端相连接，而涉案专利是通过“天线连接元件”相连；b,天线通过胶粘方式安装在天线外壳内侧上部，而涉案专利天线是通过注塑嵌装或固定卡方式安装。J认为产品的这二个技术特征与涉案专利相同或等同。

　　在针对涉案专利的无效宣告程序中，专利权人主张前述二个技术特征a,b与现有技术构成区别特征。在该现有技术中：天线通过导线与天线放大电路连接，且天线安装在鱼鳍式天线外壳的上部但未限定具体安装方式。在该案的无效决定中【ⅰ】，合议组认定涉案专利与现有技术存在专利权人主张的这二个区别技术特征a,b，但是对于涉案专利是否由于这二个区别技术特征a,b而维持有效未予评述，而是以其他的区别技术特征存在反向教导为由维持了涉案专利有效。

　　LF在诉讼中主张，由于专利权人在专利无效过程中对涉案专利权利要求1的保护范围做了限缩性陈述，导致放弃了与区别特征相关的技术方案，且复审委在无效决定中未予“明确否定”，应该禁止专利权人再行反悔。被告的主张得到二审法院支持，二审判决【ⅱ】 认为：“明确否定”应当是指以明示的方式作出否定性意思表示，而不能是推定具有否定性意思表示。本案中，J某就a,b 区别特征所作限缩性意见陈述，涉及到与专利创造性的实质性判断相关的内容，而专利复审委员会并没有对a,b特征是否使得涉案专利具有创造性作出明确评价，相当于“未予评述”，因而其无论是意思表示的形式还是法律效果均不符合“明确否定”的要求。从文义解释看，专利法司法解释（一）第六条对禁止反悔原则规定了较宽的适用范围，即只要专利申请人、专利权人在专利授权或者无效程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，专利权人在侵犯专利权纠纷案件中又以等同方式纳入专利权保护范围的，都应当禁止反悔。专利法司法解释（二）第十三条对禁止反悔原则的适用范围虽有所限缩，但限缩的程度仅限于“明确否定”，因而适用该条时不能任意扩张，这就要求专利权人在专利授权或者无效程序中发表限制或者部分放弃专利权利要求保护范围的意见，必须持极其审慎的态度。

　　J不服二审判决，向最高院申请再审。J主张：（1）专利权人无论是在专利授权审查程序还是无效审查程序，基于现有技术所做陈述并没有对涉案专利技术特征a,b的字面含义做进一步限制，不属于对技术方案的放弃；（2）前述二个特征a,b没有对专利权的授权和维持专利权有效起到决定性作用，不应适用禁止反悔原则；（3）这二个区别特征a,b复审委已经认定由其他对比文件公开，相当于复审委做出“明确否定”，不应适用禁止反悔原则。

　　另外，J向最高院申请再审时，提交了专利权人在授权阶段的审查档案，其中载明：涉案专利在实审阶段，审查员在《第一次审查意见通知书》中指出，前述二个技术中特征a被对比文件公开，特征b是区别特征但为公知常识。申请人的答复审查意见时申辩第一个技术特征a与现有技术存在区别，同时将第二个技术特征b（权利要求2的附加技术特征）与其他技术特征合并到权利要求1中。审查员在《第二次审查意见通知书》承认特征a与对比文件存在区别，但是认为权利要求中的这二个技术特征a,b都是公知常识。申请人在答复第二次审查意见时，坚持申辩第一个技术特征a与现有技术不同，并在权利要求1中补入新的技术特征。审查员在申请人第二次答复意见的基础上发出涉案专利《授权通知书》。

　　2  法院判旨

　　最高人民法院再审裁【ⅲ 】认定二审判决有关“禁止反悔原则”的事实认定和适用法律错误，并指令二审法院再审此案。

　　最高院在该案的再审裁定中认为：由于专利授权确权程序对于技术特征的认定存在连续性，权利人作出的陈述是否被“明确否定”，应当对专利授权和确权阶段技术特征的审查进行客观全面的判断，着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。由于专利权人作出的限缩性陈述在实质审查中已被明确否定，而无效审查程序并未推翻该认定得出相反的结论，在这种情况下，应当认定存在专利权人的限缩性陈述已被明确否定的事实。这与所作的限缩性陈述并未带来专利权的获得和专利权的维持的事实相符，与"禁止反悔"原则防止权利人"两头得利"的目的不相悖。

　　3  案件评析

　　禁止反悔原则是民法诚实信用原则在专利诉讼案件中的具体应用。其目的在于防止专利权人出尔反尔，即在授权确权审查过程中为了容易地获得专利权或维持专利权有效而对专利保护范围进行各种限缩性的修改或解释，在授权确权之后的侵权诉讼中又试图取消这些限缩，以图应用等同原则来覆盖被控侵权物，进而在授权确权程序和侵权诉讼中二头获利。

　　最高人民法院在2010年1月1日施行的专利法侵权司法解释（一）第六条明确规定“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

　　在2016年4月1日施行的专利法侵权司法解释（二）第13条进一步规定“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”

　　然而，在司法实践中，对于禁止反悔原则的理解和适用存在较大的争议。比如，禁反悔适用的前提是权利人在授权确权程序中因限缩性修改或陈述而放弃了技术方案，但是何为“放弃”，是有了限缩性修改或陈述等行为，表明放弃的意思表示即视为放弃，还是需要放弃的技术方案导致专利授权或维持权利有效的结果才视为放弃。再比如关于不会导致技术方案放弃的“明确否定”，其适用标准和针对的对象也不明确，其明确否定的所放弃的方案本身，还是否定放弃后方案的创造性结论；另外“明确否定”在授权阶段和确权阶段的适用是否有所不同等等。现笔者结合本人代理的前述案件，谈一下对这些问题的粗浅看法，以求方家指正。

　　笔者认为，本案中，再审裁定所认定事实和结论有待商榷，归纳起来主要有以下几个方面：（1）本案是否存在因专利权人做限缩性修改或陈述而导致技术方案的放弃的情形；（2）授权阶段对于申请人的修改和陈述，审查意见通知书是否一定能作为“明确否定”的证据，或者若构成“明确否定”需要满足哪些条件；（3）若授权阶段审查阶段审查意见通知书不能作为“明确否定”证据，无效程序的“未置可否”或者认定由其他对比文件公开的事实能否构成“明确否定”；（4）本案是否能适用禁止反悔原则。具体陈述如下：

　　3.1 本案是否存在因专利权人做限缩性修改或陈述而导致技术方案的放弃的情形

　　在本案中，由于专利权人在授权阶段和确权阶段均对涉案专利的进行了限缩性修改或陈述，需要分别讨论这两个阶段是否存在放弃的情形。

　　首先，关于在授权阶段申请人是否存在申请人因限缩性修改或陈述而导致技术方案被放弃，需要针对争议的两个技术特征分别进行说明：对于技术特征a “天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连接”。审查员在《第一次审查意见通知书》中指出，技术中特征a被对比文件公开。申请人的答复审查意见时申辩第一个技术特征a与现有技术存在连接方式上的区别，对比文件的天线是与天线放大器直接连接而非通过了“天线连接元件”连接。申请人这个意见实际上是限缩性陈述，意即技术特征a不包括天线直接与天线放大器直接连接的方式，天线直连放大器的技术方案被放弃了。

　　对于技术特征b“所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部”。审查员在《第一次审查意见通知书》中指出，特征b是公知常识，申请人的答复审查意见时将技术特征b（权利要求2的附加技术特征）和并到权利要求1中。对于这一技术特征的合并是否属于限缩性修改而导致技术方案的放弃，笔者认为不属于，因为虽然修改后的权利要求1保护范围变小，但是由于原权利要求1中并没有关于天线安装方式的限定，特征b没有原始参照，特征b在修改后权利要求中限定的范围没有发生变化，即修改后的权利要求并未因特征b的并入而导致有关天线安装方式的技术方案被放弃。最高院在中誉电子与九鹰电子再审案件中【ⅳ】 指出，禁止反悔案件通常适用于专利权人通过修改或意见陈述而放弃技术方案的情形，如果从属权利要求中的附加技术特征未被独立权利要求所概括，则因该附加技术特征没有原始参照，不能推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。可见，在授权阶段专利权人针对特征a的限缩性陈述存在技术方案的放弃，而针对特征b的修改不存在放弃的情形。

　　其次，在确权阶段是否存在专利权人因限缩性修改或陈述导致技术方案被放弃的情形。对于在无效阶段专利权人是否进行了相应的限缩性陈述，由于有专利权人在无效程序中的意见陈述书在案佐证，诉讼各方并没有争议，有争议的是该陈述会否导致技术方案的放弃。J主张在无效程序中专利权人虽然强调前述特征a和特征b是区别于现有技术的特征，但是该陈述不是维持专利有效的理由，故不应适用禁止反悔原则。并且在再审中J进一步提出：其进行的限缩性陈述没有导致技术方案的放弃。

　　对此笔者认为，专利权人在无效程序意见陈述书中主张专利与对比文件存在的区别技术特征包括特征a和特征b：即专利在天线和天线放大器之间有天线连接元件而，对比文件没有；专利的天线是通过注塑嵌装和固定卡装安装在天线外壳的上部，而对比文件的天线是安装在天线外壳上部。该意见陈述实质上是把专利保护范围限定在“天线与天线放大器通过天线连接元件连接”的方案上，排除了“天线与天线放大器直接连接”的方案；把天线的安装方式限定在“注塑嵌装和固定卡装在天线外壳的上部”的安装方式上，放弃了“将天线安装在天线外壳上部的其他安装方式”如胶粘方式等。因而在确权程序中，专利权人对技术方案的上述限制性陈述已经构成技术方案的放弃。

　　3.2在授权阶段，对于申请人的修改和陈述，审查意见通知书是否一定能作为“明确否定”的证据，或者若构成“明确否定”需要满足哪些条件

　　首先，审查员在审查意见中主动“否定”不应构成“明确否定”。专利权可以理解为专利权人与国家之间订立的一种“契约”或“合同”，国家的专利审查制度也确保申请人在授予专利权过程中享有充分的意思自治的权利 【Ⅴ】：一方面申请人通过公开换取专利的保护，有权在其所做技术贡献的范围内确定公开的内容和划定保护的范围；另一方面申请人划定的保护范围不能超出其技术贡献和公开的内容，延伸到现有技术的范围内，从而损害社会公众的利益。在此过程中，审查员代替国家承担了相应的审查义务。审查员会针对专利申请提出审查意见，指出专利申请存在的形式的和实质性的缺陷；申请人为保证专利申请文件符合专利的授权条件，可以根据审查意见对专利权利要求进行修改或陈述意见，以克服审查员指出缺陷；也可以主动对专利申请文件进行修改。无论哪种形式的修改或意见陈述，如果该修改或陈述导致专利保护范围缩小，实际上就可能存在对原专利技术方案的放弃，也就存在禁止反悔原则适用的基础，除非该放弃的行为无效。而根据前述司法解释的规定，导致该放弃行为无效的是审查员的“明确否定”。可见，审查员的“明确否定”只能是被动的，是由申请人的限缩性修改或意见陈述行为而触发的。如果审查员针对原始申请文件主动提出的审查意见，由于没有申请人的在先放弃行为，不应成为法律意义上的“明确否定”。在本案中，审查员在《第一次审查意见通知书》中就提出前述技术特征b是本领域的公知常识的审查意见，而在此前申请人并未做过主动修改，没有任何放弃专利技术方案的行为，该通知书仅表达审查员初步审查意见，而非针对申请人限缩性修改和陈述的否定性意见（姑且不论申请人对特征b的修改是否构成放弃），因此并不能作为法律意义上的“明确否定”而就这一特征b排除禁止反悔原则的适用。

　　其次，审查过程中的中间审查意见也不宜作为“明确否定”的依据。专利的授权审查过程更像审查员与申请人之间的“议价谈判”——审查员提出审查意见，而申请人可以通过修改申请文件并答复审查意见而使审查员改变初衷。在这个过程中，双方交替说服和反说服，审查过程的中间审查意见往往不是结论性意见，可能会因申请人的说服而发生改变，而且从审查员最终做出的授权决定中通常也无法体现授权决定是否是在否定了申请人的限缩性修改或陈述的基础上做出的。在这种情况下，中间审查意见不宜作为“明确否定”的依据。在本案中，申请人针对《第一次审查意见通知书》的答复意见中，主张专利技术特征a中的天线连接方式与现有技术不同，而审查员在《第二次审查意见通知书》中承认技术特征a在现有技术中没有公开，构成区别技术特征，但认为该区别技术特征是本领域的公知常识。申请人在答复第二次审查意见时，再次强调技术特征a与现有技术的区别，然后该专利获得授权。在该专利的授权考量因素中，审查员可能考虑了技术方案中其他的技术特征的创新因素，但是并不能确定是排除了考虑技术特征a的创新因素的情形下做出了授权决定，尤其是在授权阶段审查员普遍使用公知常识评价专利申请的创造性的情况下，更难以排除这种考量因素。

　　再次，审查员“明确否定”的对象应是申请人的“限缩性修改或意见陈述”，而不是创造性结论。专利法司法解释（二）第十三条文义解释来看，一方面要求专利申请人在专利授权程序中对申请文件的限缩性修改或者陈述被明确否定，另一方面被“明确否定”的结果是该限缩性修改或者陈述不会导致技术方案的放弃。因此判断审查员明确否定针对的对象，对于确定案件中是否存在排除禁止反悔原则适用的“明确否定”至关重要，如果不是对限缩性修改和陈述本身的“明确否定”，不能导致技术方案的放弃行为无效，并因此排除禁止反悔原则的适用。在本案中审查员虽然指出限缩性陈述所针对的特征是公知常识，但并没有否定存在区别特征的这一事实，即审查员没有否定申请人的放弃行为，而只是认为申请人放弃后的方案仍然不具备创造性，否定的是创造性的结论。笔者认为这并不构成司法解释规定的“明确否定”。

　　最高院在浙江福瑞德与天津联力化工专利侵权纠纷案【Ⅵ】 中认定是否适用禁反悔原则时指出，应当查明权利人是否通过“限缩性修改或者陈述”导致“放弃”了特定的技术方案，而不仅仅是考虑“限缩性修改或者陈述”是否对专利权的效力产生实质性的影响。

　　在本案授权程序中，申请人强调权利要求与对比文件存在连接方式的区别即存在区别技术特征a，意在强调专利申请中天线是通过“天线连接元件”与放大器连接，而不是对比文件中的天线直接与放大器连接，实际上是通过限制性陈述的方式放弃了天线与放大器直接连接的方案。审查员在《第二次审查意见通知书》时认可了专利申请人主张的权利要求1相对于对比文件存在的区别技术特征a，同时认为该区别技术特征a是公知常识，意在否定其创造性贡献。此时审查员的否定并不是针对限制性陈述本身的否定，即审查员并没有否定专利申请与的对比文件存在前述区别技术特征a，仅仅是认为该区别技术特征不会为专利申请带来创造性贡献。另外审查员的这一否定并不会改变申请人放弃天线与天线放大器直接连接这一技术方案的事实，没有达到“明确否定”的法律后果。因此审查员在授权阶段的这一否定并不构成法律意义上的“明确否定”。

　　因此，关于授权阶段的“明确否定”的认定，应该结合授权程序本身的特点和“明确否定”适用条件综合考虑，不宜仅因审查员的否定性评价而一概认定存在“明确否定”。

　　3.3若授权阶段审查阶段审查意见通知书不能作为“明确否定”证据，无效程序的“未置可否”或者认定由其他对比文件公开的事实能否构成“明确否定”的证据

　　在专利授权阶段审查意见通知书不能作为“明确否定”证据的情况下，应该考虑确权阶段专利权人的限缩性修改或意见陈述，并考虑该修改或陈述会否导致技术方案的放弃，以及无效审查机构是否存在“明确否定”的情形存在。如前所述，专利权人在确权阶段有关区别技术特征a,b的限缩性陈述应已导致技术方案的放弃，对此不再赘述。需要讨论的是无效决定中对于区别技术特征a,b“未予评述”是否构成“明确否定”：

　　笔者赞同江苏高院对此问题的看法：“明确否定”应当是指以明示的方式作出否定性意思表示，而不能是推定具有否定性意思表示。专利法司法解释（一）第六条对禁止反悔原则规定了较宽的适用范围，即只要专利申请人、专利权人在专利授权或者无效程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，专利权人在侵犯专利权纠纷案件中又以等同方式纳入专利权保护范围的，都应当禁止反悔。专利法司法解释（二）第十三条对禁止反悔原则的适用范围虽有所限缩，但限缩的程度仅限于“明确否定”，因而适用该条时不能任意扩张。

　　而本案权利人在确权程序认为专利与现有技术存在区别特征a和b，无效决定认可了二者的区别特征a和b，相当于认可了权利人的限缩性陈述，而未予以明确否定。而专利权人在无效中的限缩性陈述，已经导致技术方案的放弃，在复审委没有明确否定的情况下，应该适用禁止反悔的规定。

　　另外，无效决定中关于的区别特征a,b被其他对比文件公开的认定，也不具有“明确否定”的效果，因为无效决定的这一认定的前提是承认存在这两个区别技术特征，即认可了专利权人的限缩性陈述，而不是否认。因此无效决定中该认定也不属于对“限缩性陈述的明确否定”。

　　3.4本案是否能适用禁止反悔原则？

　　根据相关司法解释的规定，适用禁止反悔原则需要满足以下三个要件：（1）在授权确权程序中专利权人通过对权利要求、说明书进行了限缩性修改或者意见陈述；（2）该限缩性修改或意见陈述使得保护范围缩小而存在放弃的技术方案；（3）该限缩性修改或意见陈述没有因“明确否定”而使放弃行为归于无效。

　　本案中，首先，在授权程序中专利申请人强调专利申请与现有技术存在区别技术特征a，即对特征a的限缩性陈述，该限缩性陈述导致天线与放大器直接连接的方案被放弃，而审查员并没有否定该限缩性陈述，相反承认该特征a是区别特征，因此对特征a不存在审查员的“明确否定”。因此对于专利申请人在授权程序针对特征a所做的限缩性陈述应当适用禁止反悔原则。

　　其次，对于授权程序中，专利申请人答复第一次审查意见时将从属权利要求2中的特征b合并到权利要求1中，该修改虽然使得权利要求1的保护范围缩小，但是由于原权利要求1中没有与特征b相关的天线安装方式的限定，并不会导致技术方案的放弃。但是审查员自发出第一次审查意见通知书时即认为特征b是相对于现有技术的区别技术特征，也不构成“明确否定”，更不构成针对“专利申请人限缩性修改或陈述的明确否定”，因为此时还不存在“专利申请人的限缩性修改或陈述”。因此对于专利申请人在授权阶段针对特征b所做限缩性修改不应该适用禁止反悔原则，但是不应适用禁反悔的理由是没有限缩性修改导致的技术方案的放弃，而非“明确否定”。

　　再次，对于确权程序中，专利权人针对特征a和b的限缩性陈述，实际上是导致“天线与放大器直接连接”的方案被放弃，以及除注塑嵌装和固定卡装外的“将天线安装在天线外壳上部的其他安装方式”被放弃。而对于这一放弃，无效决定同样是认可了存在区别技术特征a和b，即确权程序审查员并没有专利权人的限缩性陈述予以“明确否定”。因此对于专利权人在确权程序针对特征a和b所做限缩性陈述也应当适用禁止反悔原则。

　　另外，从禁止反悔原则设置的初衷看，其本意在于防止专利权人出尔反尔，在授权确权程序和侵权诉讼中二头获利。而在本案授权和确权程序中，专利权人正是存在这样的出尔反尔、意图两头获利的行为：在授权、确权程序中，为了与现有技术相区别，主张涉案专利技术方案“天线通过天线连接元件与放大器连接”而不是“天线与放大器直接连接”；“天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部”而不是对比文件的“天线安装在天线外壳内侧上部”。但是在确权诉讼中，又主张被控侵权产品“天线与放大器直接连接”、“天线通过粘接方式安装在天线外壳内侧上部”的技术方案构成等同侵权。可见，专利权人两头获利的意图明显，应当依法予以规制。因此本案按照司法解释的相关规定应当适用禁止反悔原则，认定被诉产品未落入涉案专利的保护范围。

　　参考文献：

　　[1]尹新天《中国专利法详解》（缩编版）， 知识产权出版社，2012年9月

　　注释：

　　【ⅰ】第25637号无效审查决定

　　【ⅱ】（2016）苏民终161号

　　【ⅲ】（2017）最高法民申1826号

　　【ⅳ】（2011）最高法民提字第306号

　　【Ⅴ】尹新天著《中国专利法详解》

　　【Ⅵ】（2018）最高法民再387号