《专利法》第二十九条规定:申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。由此可知,我国的三种专利都可能会遇到优先权的问题,不过外观设计专利不存在本国优先权。为了下文的叙述方便,本文仅探讨发明专利申请中的优先权,其他两种专利如果遇到类似的情形,同样也可以适用于本文的分析。
根据2006版的《审查指南》第二部分第三章的相关规定,不管是外国优先权还是本国优先权,在中国提出在后申请时既可以完全基于某一件在先申请要求优先权,也可以基于在先的多件申请要求多项优先权,甚至还可以在符合单一性要求的前提下,在在后申请中新增加部分新的技术方案而仅要求部分优先权。
《专利法实施细则》第十条规定:除专利法第二十八条和第四十二条规定的情形外,专利法所称申请日,有优先权的,指优先权日。然而,正是由于多项优先权以及部分优先权制度的存在,就使得同一件专利申请中的不同技术方案或者不同权利要求可能会出现多个不同的申请日。这一点如果单纯从理论上来讲是很容易理解并被接受的,但是在专利侵权抗辩以及专利无效宣告的实务过程中,要求了部分优先权或者多项优先权的专利可能会存在多个不同申请日这一事实却往往被很多人忽略了,并因此而丧失了许多成功抗辩的机会。
在笔者经历的实践中,正因为有了《专利法实施细则》第十条规定,而且加上专利授权公告文本中又没有单独就部分优先权予以说明,所以很多当事人甚至代理人在被指控构成某项专利侵权时,并没有认真地去分析主张权利的专利是否存在多项优先权或者部分优先权而存在多个不同申请日的情形,仅仅机械地认为,如果主张权利的专利在申请时要求了优先权,就应该按照优先权日来判断其是否具有新颖性、创造性,也应该按照其优先权日来判断自己是否享有先用权或者是否能够进行公知技术抗辩。而并没有认真去核实到底自己涉嫌侵犯的这个技术方案是否要求了优先权,因为在部分优先权的情况下,完全有可能被指控侵权的这部分技术方案并未在申请时要求任何优先权,而是属于提交申请时另外新增加的部分。特别是国内优先权的情况更是如此,因为根据《审查指南》规定,当申请人要求国内优先权时,作为本国优先权基础的中国首次申请,在中国在后申请提出之日起即被视为撤回,而且这种被视为撤回是不能恢复的。因此,如果申请人不在在后申请中增加新的内容的话,那么申请人就完全没有必要重新提出该在后申请(为了改变申请类型而提出技术方案完全相同在后申请的除外)。由此可知,在同种类型的专利申请中,要求国内优先权的情况下往往就意味着在后申请仅仅要求了部分优先权,而必然在在后申请中另行添加了与在先申请技术方案具有单一性的新的技术方案。所以,遇到这种授权专利时,作为被控侵权的当事人或者代理人就有必要认真地去作为该专利申请优先权基础的文件,然后确定自己被指控的技术方案是否要求了优先权或者属于未要求优先权而另行增加的部分。这样才能准确地判断出被指控侵权的这个技术方案的真正申请日。并据此确定合理的抗辩策略。
同样,对于要求了外国优先权的专利,由于作为优先权的基础申请基本上是外文,所以更少有代理人或者当事人去认真核实授权专利中的哪项技术方案要求的是具体哪一个优先权,也不去核对该专利所要求的优先权是否成立。如果该专利所要求的优先权不成立,那么申请日显然就应该按照其实际提交日计算。
当然,如果不能找到介于优先权日与实际提交日之间的对比文件,也不采用先用权进行抗辩,那么核实优先权对于被指控侵权方来说是没有实际意义的。
在无效过程中,无效宣告请求人或者其代理人也应该进行同样细致的工作,以便确定要求了优先权的授权专利中作为不同权利要求的现有技术的时间分界点,以及某项权利要求是否能得到同一申请日的相关实施例的支持。
对此,笔者建议国家知识产权局对于要求了多项优先权特别是要求了部分优先权的授权专利,应当在公告文本中予以特别说明,以提醒社会公众在遭遇到该专利权利人的侵权指控时及时发现这一问题并充分行使抗辩权。
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