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如何认识外观专利的重复授权
——评(2007)一中行初字第66号判决
北京市集佳律师事务所 梁勇
 
  案情简介:

  2002年8月6日,科万公司向中华人民共和国国家知识产权局同时提出多个外观设计专利申请,其中包括设计相互近似的第02333394.4号外观设计以及第02333393.6号外观设计,2003年,上述两外观专利都获得公告授权。

  2005年9月27日,双喜公司认为同属于科万公司的第02333394.4号外观设计(以下简称本专利)与第02333393.6号外观专利属于“同样的外观设计”,因此对于本专利的授权不符合专利法实施细则第十三条第一款的规定,并以此为由向专利复审委员会提出无效宣告请求,请求宣告本专利无效。

  2006年4月17日,专利复审委员会进行了口头审理。在审理过程中,专利复审委员会按照惯例要求科万公司在口头审理之日起一个月内根据《审查指南》的相关规定提交是否放弃专利权的意见陈述,科万公司于2006年4月25日书面声明不放弃本专利权。

  2006年8月21日,专利复审委员会以本专利与科万公司的02333393.6号专利属于相近似的外观设计、本专利的授权不符合专利法实施细则第十三条第一款之规定为由,作出第8625号决定宣告本专利无效。

  科万公司不服专利复审委作出的第8625号决定,遂向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼,一审法院审理后认为:《审查指南》规定对于外观设计而言,“同样的外观设计是指两项外观设计相同或者相近似”。当不同主体就同一产品申请两项以上相近似的外观设计,以及同一主体先后就同一产品申请两项以上相近似的外观设计时,《审查指南》的上述规定并无不妥。但是,同一主体就相同产品于同一日申请两项以上相近似的外观设计时,《审查指南》的上述规定明显与专利法及专利法实施细则的立法本意不符。这种情况下,“同样的外观设计”仅应解释为外观设计相同,而不应包括相近似的情况。专利复审委员会依据专利法实施细则第十三条关于重复授权的规定宣告本专利权无效属于理解和适用法律错误。原告科万公司关于本专利与其他几项相近似的外观设计不属于重复授权的主张于法有据,本院予以支持。

  法院判决:撤销专利复审委员会第8625号决定。

  评析:

  本案涉及到到底应该如何理解和认识专利重复授权的问题。《专利法实施细则》第十三条第一款规定“同样的发明创造只能被授予一项专利权”,这一规定体现了“专利不重复”原则,即“一发明一专利”原则。毫无疑问,这里的发明创造显然也包括外观设计在内。也就是说,同样的外观设计也只能被授予一项专利权。

  而本案中争议的焦点就在于如何定义“同样的外观设计”。《审查指南》虽然明确规定了“同样的外观设计是指两项外观设计相同或者相近似”,上述定义并没有就申请人是否相同以及同一申请人的申请时间是否相同而有所区别。但是一审法院在判决中明确认为:当不同主体就同一产品申请两项以上相近似的外观设计,以及同一主体先后就同一产品申请两项以上相近似的外观设计时,可以适用《审查指南》的上述规定,但是同一主体就相同产品于同一日申请两项以上相近似的外观设计时,《审查指南》的上述规定明显与专利法及专利法实施细则的立法本意不符。法院做出上述论断的思考逻辑是:申请人的发明创造只要符合相关法律规定,且没有侵犯国家利益、社会公共利益及他人的合法权益,就应当予以保护。实践中,申请人一方面为了扩大其外观设计专利的保护范围,防止他人仿冒其外观设计,另一方面为适应不同消费者的需求,提高其竞争优势,往往在同一日就相同产品申请两个或两个以上相近似的外观设计,这种做法不为法律所禁止,也未侵犯国家利益、社会公共利益及他人的合法权益,符合专利法及专利法实施细则关于鼓励发明创造、促进科技创新和进步的立法本意,所以应当予以认可。

  但是笔者认为,如果按照法院的上述观点,同一个申请人不仅可以同一天申请多款相互近似的外观设计专利,而且即使同一天将完全相同的技术方案同时申请发明专利和实用新型专利,这种行为同样也不为法律所禁止,也未侵犯国家利益、社会公共利益及他人的合法权益,表面上看也符合法律规定。但是,实践中如果这样操作则明显违背了一项发明创造只能授予一项专利权的规定。

  根据本案中法院的观点,两项相互近似的外观专利如果是同一申请人同一天申请,都可以维持有效。由于专利权的转让不同于商标权的转让,现行专利法并没有规定专利权人在转让其外观专利时必须将其拥有的多项相互近似的外观专利一同予以转让。因此,同时拥有两项近似外观专利的专利权人完全可以将其中一项外观专利转让给另一市场主体而自己保留另外一项,在这种情况下如果出现第三人生产的产品外观正好与这两项授权专利都近似,此时应该由谁来主张权利呢?显然,问题就出现了,之所以出现这种矛盾,也就是因为同一项发明创造被授予了两项专利权。

  同样,按照法院在本案中的逻辑,虽然两项近似的外观设计在不同申请人同时申请的情况下不能同时授权,但是完全可以通过两个不同申请人的协商而改为同一申请人同时申请这两项近似的外观设计,在都获得授权以后再将其中一项授权外观专利合法转让给另外一个申请人,这样不就是变相的规避了前面的障碍吗?因此,法院的上述逻辑推理本身也是存在问题的。

  笔者认为,专利权是一种绝对权,具有绝对的独占性。因此,不管申请人是否相同,一项发明创造都只能授予一项专利权。就本案而言,“同样的外观设计”这一定义不能也不应因为申请人是否相同、申请时间是否相同而有所变化,否则就会引发前面所提到的种种不可调和的新问题,这也有损法律的严肃性。因此,笔者认为一审法院在本案中对于我国的专利制度以及相关法律的理解是有待进一步商榷的。