依据专利法第三十一条第一款的规定,“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出”。上述专利法对单一性的规定使得在专利申请的权利要求书中往往会存在多个独立权利要求,如产品、产品的制备方法是最常见的一种合案申请。
在撰写后面的独立权利要求时,常常见到有些申请文件引用在先权利要求的方式来表述后面的独立权利要求。采用引用关系表述的独立权利要求由于受到在先权利要求的限制,所以在专利申请的审查过程中、后续的专利权无效以及侵权诉讼中可能会存在专利权的稳定性问题。下面以产品独权和引用产品独权的制备方法独权为例,说明采用引用方式的在后独立权利要求可能存在的稳定性问题做一简要分析。
例如,申请文件中记载了下面的两项独立权利要求。
权利要求1: 一种xxx产品,其特征在于a和b。
权利要求2: 权利要求1所述产品的制备方法,其特征在于步骤A和B。
在专利申请的审查过程中,审查员指出了权利要求1不具有新颖性或创造性的实质性问题,不能被授予专利权,但未指出权利要求2存在问题,即以工艺特征组成的制备方法具有授权前景。在答复审查意见时,申请人依据说明书公开的内容对权利要求1做出如下进一步限定,其中对a特征进一步限定为a+c,并论述了这种限定具有创造性的理由,权利要求2仍引用权利要求1,其内容未作任何改动。
申请人在做出上述修改后,在后续的审查过程中存在两种可能:一是,审查员不认可进一步限定的权利要求1具有创造性的理由,申请人也不再继续争辩,删除权利要求1,对权利要求2中引用权利要求1的字眼删除,之后审查员对权利要求2的制备方法做出授权;二是,审查员认可了进一步限定后的权利要求1具有创造性的理由,并最终对权利要求1和2做出授权决定。下面就上述意见陈述中由于对权利要求1修改可能出现的两种情况,分别对权利要求保护范围及专利权的稳定性带来的影响做一简要分析。
对于第一种情况,申请人放弃了权利要求1,并对权利要求2中引用权利要求1的字眼删除后,权利要求2的保护范围不再受被引用的权利要求1的限定,得到了xxx产品制备方法的最大保护范围,其专利权的稳定性不会因权利要求1的修改而受到影响。
对于第二种情况,修改后的权利要求1将原来的技术特征a限定为a+c,权利要求1的保护范围缩小。由于权利要求2引用权利要求1,所以按照权利要求2的方法应该得到权利要求1的包含技术特征a+c和b的产品,而审查过程中权利要求2的内容未做改动,此时就可能出现依据权利要求2记述的方法步骤得不到权利要求1的产品,而只能得到原权利要求1包含技术特征a和b的产品。权利要求2的方法要得到进一步限定后的权利要求1的产品,可能需要对原来的工艺步骤做出进一步的限定,引入新的工艺特征才能得到包含技术特征a+c和b的产品。在实质审查过程中,审查员经检索分析对原具有授权前景的权利要求2一般不会再进行重复审查,而申请人在修改权利要求1后一般也不主动对权利要求2做进一步的限定以致缩小保护范围。在这种前提下,引用权利要求1表述的独立权利要求2可能由于缺少必要技术特征以至得不到权利要求1所述的产品,不符合《专利法实施细则》第21条的规定,因此可能影响权利要求2的稳定性。
采用引用关系表述的独立权利要求的保护范围可能会受到被引用权利要求的影响,尤其是在审查过程中对被引用权利要求做出修改并做进一步限定后可能会影响与其具有引用关系的在后独立权利要求的保护范围。另外,在前面的例子中,对权利要求1的产品技术特征做出进一步限定后,引用权利要求1的方法独权可能需要对其中的工艺特征做出进一步限定,否则可能因缺乏必要的技术特征而引起权利不稳定。
笔者认为,采用引用关系表述在后独立权利要求虽然符合专利法的要求,但鉴于前面提到的可能出现的权利不稳定的情况,所以最好不采用这种撰写方式,在撰写在后独权时,直接正面描述技术主题,例如上面的例子中方法独权可以直接写成“一种xxx产品的制备方法,其特征在于步骤A和B。”。当然,采用这种撰写方式提交专利申请时需要注意产品独权和方法独权的单一性问题。前面谈到的只是由于撰写方式影响权利要求保护范围或稳定性的可能性,并不是说所有采用引用关系表述的在后独立权利要求均会受到影响,影响专利权稳定性的因素很多,但根本还是应具备新颖性、创造性和实用性,即专利的三性。
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