说明书和权利要求书是记载发明及确定其保护范围的法律文件。专利法第二十六条第一款规定:“说明书应当对发明或者实用新型做出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。权利要求书应当以说明书为依据,说明要求专利保护的范围。”
专利法第五十六条第一款还规定:“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。”
专利法这两处分别对说明书应当满足的要求和说明书的作用做出了说明。可以看出,说明书在专利申请文件中的作用十分重要。尽管申请文件的权利要求才是真正声明的要求保护的范围,但是说明书撰写质量的好坏,关系到是否支持权利要求,也就是说权利要求是否能够成立由说明书决定。而且,在整个专利申请过程中,说明书部分的改动余地是相当有限的。一般地,修改、删除或增加技术方案或技术特征,往往会遇到修改超范围的问题。而权利要求部分可以在主动修改,或接到审查意见通知书后,相对说明书来讲做较为灵活的修改,但是这个修改仍然需要以说明书为依据,而不能超出说明书记载的范围。这就决定了在撰写申请文件的过程中,说明书要尽量满足专利法、实施细则和审查指南的规定,而且要求撰写质量尽量要好,这样才能打好专利申请的基础,并在专利申请的后续环节中留下较佳的回旋余地。
专利法实施细则和审查指南规定了说明书需要包括发明名称、技术领域、背景技术、发明内容和具体实施方式这些部分。其中,具体实施方式是说明书的重要组成部分,它对于公开充分,对于理解和实现发明,支持和解释权利要求都是极为重要的。限于篇幅,这里简单讨论一下在撰写具体实施方式时笔者的一些体会。
首先,撰写之前的准备。撰写之前的准备是十分必要和重要的。拿到一份技术交底书,没有撰写之前的准备就匆忙下手开始撰写,那么在撰写过程中很可能发现很多问题,包括技术问题与技术方案和技术效果的一致性,技术方案的理解,技术要素的作用等等,会出现撰写进行不下去,甚至需要删除已写的方案重新再来。这样会严重耽误时间,降低效率。
当弄清楚技术问题之后,就是考虑技术方案了。无论什么领域、什么类型的发明,在考虑技术方案时,都应该从一个大的原则去思考,这个大的原则就是技术问题。每一个技术要素都是朝着解决技术问题的方向构成技术方案的,尽管它们可能是直接的或间接的对解决技术问题、实现技术效果做出了贡献。把握好这个原则,对技术方案进行分解,才能抓住哪些技术特征是对解决技术问题必不可少的,哪些技术特征是对实现技术效果起更加完善的作用的;在与发明人沟通的过程中,才不会陷入技术本身,才能更快捷的得到想要的问题的答案。
考虑每一项技术要素在方案中的地位和作用是确定权利要求中必要技术特征、附加技术特征的根本,也是进行技术方案的拓展和挖掘的前提。往往这项工作在撰写过程中是最难、最费心思的,也是最考验代理人代理水平的。发明人提供的方案,以方法为例,往往是实现一个功能、完成一件事情的完整过程,在发明人眼中,可能是业界的一个全面的、完善的解决方案,这样就很可能存在一些技术要素,其贡献作用与本篇专利的技术问题没有直接的联系,这正是发明人的思路与代理人的思路的不同之处。因此,就需要排除干扰,对发明人提供的交底书中每一个技术要素,尤其是对其所起的作用进行考虑,哪些技术要素是必不可少的,哪些技术要素是发明点所在,哪些技术要素是为了本发明构成一个完整的方案而出现的。弄清楚了这些之后,就可以进一步考虑,那些为了方案更加完整的技术要素,如果没有的话是否本发明的方案仍然可行,只不过相对于发明人提供的方案是一个“简化版”,也就是考虑至少将哪些技术要素相结合后就能实现技术效果。尽管这样的考虑有时候发明人看了之后可能会认为对其发明有“损失”,但是这仍然是代理过程所值得推崇的,因为这样做才能有效的扩大保护范围。
有效的扩大保护范围还须从技术方案的拓展着手。也许发明人所提供的技术方案仅仅是一个或两个实施例,直接拿来进行抽象的概括和上位并不容易。弄清了每个技术要素所起的作用,或者是所要完成的功能,这些作用和功能是相对技术要素而言更高的一层,从这些更高一层的功能着眼,有利于对技术要素进行抽象的概括和上位。技术要素必然是对其进行了概括和上位的内容中的一个子集,那么加以概括和上位之后,也就自然而然的存在替代方案的可能,之后需要的是对替代方案的设想和构思。通过这样做,能有效的支持得出的概括和上位,并能充分的堵住后来者,有力的扩大保护范围。
第二,撰写过程。撰写前的准备做的充分而且到位,展开撰写看来是水到渠成的事,但是在这个过程中仍有需要注意的地方。将发明人提出的方案清楚、完整的表达出来,根本在于对逻辑的准确把握。大的逻辑是前面提到的技术问题-技术方案-技术效果一条线。描述技术方案时,应当严谨的遵循这一主线,其中,尤其是由本发明提出的技术方案通过严密的逻辑正确的推导出解决的技术问题或达到的技术效果。较合理的做法是,不只是针对每一必要的步骤结合整体方案对其作用进行推理说明,还要对每一附加的步骤的效果,即使方案能达到更好效果的那些步骤加以推理说明,推论其如何达到更好的效果。每一技术要素都有其对应的效果,实现发明目的不可缺少的要素是必要技术特征,实现进一步效果的是附加技术特征。但是还可以这样讲,附加技术特征在实现其对应的进一步效果的方案中也是“必要技术特征”。
小的逻辑是行文、结构方面。该先说什么,后说什么都是有一定原因和道理的,合理的顺序才能使得对方案的论证有力,层层递进。而且,应该注意段落间不是孤立的,而是相互有联系的,因为与方案无关的或是关系不大的,尽管在撰写过程中看不出什么问题,但是很有可能导致在后续的过程中这些部分没有起到对方案的佐证作用,反而可能会阻碍或者限制方案甚至权利要求。这些可能带来的负面作用都应该在撰写过程中引起注意,预先排除。前一段与后一段之间存在联系,具体的讲,前一段应该是后一段的前提、原因、预先铺垫、触发条件等,相应地,后一段应当是前一段基础上进行的进一步的步骤、或者是导致的必然结果等。小到前一句话与后一句话之间也应当有相应的逻辑关系。
尽管权利要求记载的应该是从具体实施例中抽象出来的技术方案,而不应该与说明书的具体实施方式毫无区别,而是提炼出的技术特征,但是,笔者认为,在撰写具体实施方式时,摆出一个或者几个实施例后没有一个对给出的实施例加以初步归纳总结的过程,而直接在权利要求中得到上位,这中间是隔了层次的,给任何人看了都不免产生突兀之感。这个涉及到使实施例更好的支持的权利要求的问题。申请文件是为了使读者了解发明内容的,与使读者不需创造性的劳动即可重现技术方案类似的,还应使读者不需过多的进行逻辑推理即可感到权利要求能够涵盖给出的实施例。因此,在给出实施例后,再给出这些实施例的初步归纳总结是有益的。实施例的数目应当根据要求保护的范围等因素决定。如果用一个实施例就足以支持权利要求所概括的技术方案时,可以只给出一个实施例;如果权利要求覆盖的保护范围较宽,且该技术领域的现有技术状况下用一个实施例不足以支持这样的宽的保护范围时,则需要给出多个实施例以达到支持的作用。另外,对已知的技术要素,可以不做详细的描述,但对于区别于现有技术的要素或者是发明点相关的要素应当给出足够详细的描述。
还有一个问题是清楚的问题。根据涉及该问题的技术要素的地位和作用,该问题有的可以通过答复通知书过程中的论述得到克服,但是有些严重的却是会涉及到公开不充分的问题。应当注意的是,该问题如果出现,则是专利申请中绝对无法挽救的缺陷,因此申请文件必须符合公开充分的要求,否则就谈不上得到专利权的问题。从不清楚到公开不充分,在给予审查意见时往往审查员心中都有一把尺在衡量,而代理人在撰写过程中对这一点也是应该事先可以预见到一些的,这样才能尽力避免丧失专利权,或者是为发明人保守技术秘密,而且,还可以预期在收到该问题的审查意见时如何进行抗辩。关于不清楚的问题,代理人在答复审查意见通知书时也是有一些需要注意的地方,限于篇幅,在此不细说。
实际上,一般来讲,如果给出的方案处于中间层,初步的归纳和总结是上层,那么,如果能在实施例中给出下层,即剖析这个中间层的技术要素进一步又是如何实现的,这样做,是有足够的理由达到公开充分且支持权利要求的目的。以上就是上下三层次的实践方法和好处。
而且,应该认识到,有益效果不是只可以出现在发明内容的最后部分,正如前面提到的,有益效果也应当出现在每个方案之后,甚至是一个技术要素的有益效果,特别是那些能使方案达到进一步效果的技术要素所产生的有益效果,也应该出现在相应的技术要素之后并加以逻辑推论得到。这样才能更好的达到说理充分、论证有力的目的。
现在往往还需要在方法发明之后增加对应的系统或装置的产品类技术方案,以期能够从实体的角度使发明得到保护。在专利保护中,产品权利要求的保护是绝对的,而方法权利要求的保护则不是绝对的,这一点是由产品或方法本身的性质决定的。方法技术方案限定的是一系列活动,尽管方法的保护范围理论上更广,但是在侵权纠纷中,需要对判断一系列活动是否与专利保护的一系列活动相同,这样的取证过程是有一定困难的。而且,由于方法是活动的,这一系列活动中可以有稍许的变化而难以鉴定其是否侵权。而产品所限定的技术方位是一种物体,在侵权纠纷中被诉讼的侵权对象显然也是一种物体,该物体在取证情况下不会改变。相比之下,方法类的方案和权利要求不如产品类的方案和权利要求的保护力度强。
在代理过程中,对相应的产品类技术方案的构思,能够使代理人更加深入的思考方法的技术方案描述是否合理,对一些技术要素是否进行了足够的挖掘。因为如果仅仅是将方法简单对应的产品,会发现有时很难理清构成系统、装置的单元或模块间的连接或信号传递关系,或是其它相互作用关系,这就是方法与产品之间的相互校验的作用。通过对相应的产品技术方案的思考,对完善技术方案,支持和充实权利要求是有很大好处的。
当然,在撰写具体实施方式过程中还有很多问题需要注意,如果结合申请文件在审查过程中可能遇到的问题,结合复审、无效过程和侵权诉讼等,代理人需要想到东西必须更加深远,需要的经验积累更加深厚,当然花费的时间也会更长。
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