一件专利申请案件的实质审查过程中,针对该案件的可授权性,审查员会将审查意见以审查意见通知书的形式通知申请人,并要求其在指定期限内陈述意见或修改申请文件。实践中,对于一些专利申请案件,其技术方案的内容、申请文件的撰写、所要求的保护范围上均符合《专利法》和《实施细则》的规定,会在进入实质审查后直接被授予专利权,但这种情况在专利申请实践中来说属于少数,更多数情况下需要代理人会同申请人对审查意见进行答复,即陈述意见并需要对申请文件进行修改,才能进一步进行审查并最终得以授权。
就需要进行答复的审查意见而言,总体来说存在三种情况。一种是审查员认为可以对申请文件进行修改来满足授权要求,申请文件所涉及的缺陷不足以影响该技术方案对现有技术作出贡献的实质内容,会在审查意见通知书正文中给出具体的修改建议和理由,同时要求申请人按照所给出的修改建议进行修改。一种是审查员认为申请文件中没有可以授权的实质内容,或者存在不可能通过修改予以克服的实质性缺陷,这种情况下会在审查意见通知书中提出反对意见并说明理由,以及该申请将被驳回的概括性结论,并通常不会要求申请人作任何修改。上述两种情况可分别简称为肯定性审查意见和否定性审查意见,在专利申请实践中均比较常见。除此二者之外,还有一种情况,即审查员认为由于对申请文件中技术方案内容的理解、对专利三性尤其是新颖性和创造性的判断存在不确定性,使得该案件最终是否能够授权并不确定,这时不会直接给出肯定或否定该案件的结论,而是会将审查意见在通知书中进行客观的陈述,对申请文件的形式缺陷通常也会给出修改建议并要求进行相应的修改,这种情况简称为不定性审查意见。通过审查意见通知书表格的结论性意见和通知书正文内容,可以判断出审查意见所针对的案件属于以上三种情况的具体一种。本文将结合案例,重点对三种情况中的不定性审查意见作一分析。
首先,要完成这种不定性审查意见的答复工作,需要从申请文件所要求的保护范围、技术方案、对比文件的公开内容等多个方面进行分析,以得出产生这种不定性审查意见的原因。一种常见的情况是,由于专利申请案件的技术方案在技术上的复杂性,而审查员由于自身技术背景、对技术方案的理解、主观判断因素所限,对该案件的可授权性持保留态度。这可能是审查员认为该案件很可能不能通过修改来克服实质性缺陷,但对其中的技术问题并不确定,需要申请人陈述意见加以明确,然后才能作进一步的判断。也可能是审查员认为该案件虽然具有一定的授权前景,但与现有技术相比的实质性特点和进步并不足以直接授权,需要申请人陈述意见进行答复或者对申请文件如权利要求书进行修改。
要注意的是,相比于肯定性和否定性的审查意见,答复此类不定性审查意见,在某种情况下更需要代理人、申请人以及发明人的配合。这类审查意见的答复思路、角度、侧重点和申请文件合理的修改,在案件后续的审查结果上会产生更多的变数。以下将对各种情况进行具体的阐述,为便于说明和理解,对有关案例的技术细节进行了简化。
在这种不定性审查意见的答复中,有以下几种情况。
一种情况是,申请人通过陈述意见和合理的修改申请文件,使这种不定性审查意见转为了肯定性审查意见,如果一并克服了应当克服的形式性缺陷,也有可能直接授权而不会再收到后续的审查意见。例如,申请文件权利要求1的技术特征为:串并转换单元、并串转换单元、数据存储单元压缩矩阵、地址比较单元、存储控制单元。对比文件1所披露的技术特征为:串并转换单元、并串转换单元、数据存储单元、存储控制单元。对比文件2所披露的技术特征为:地址控制存储单元。审查员认为本申请与对比文件1的区别技术特征在于本申请的“地址比较单元”,而对比文件2已经公开了这一区别技术特征,即对比文件2中的“地址控制存储单元”,并在审查意见中指出对比文件1和2的结合使本申请不满足创造性,同时一并指出了其他一些需要进行修改的形式缺陷。对于这种不定性审查意见,申请人在意见陈述中指出:对比文件2中的“地址控制存储单元”包括读、写存储器,用于控制所存储数据的存储地址,而本申请的“地址比较单元”包括比较器、第一和第二选择器,用于控制数据存储单元压缩矩阵,二者在所解决的技术问题、技术方案和所达到的技术效果上均不相同,所以对比文件2中的“地址控制存储单元”并没有公开本申请权利要求1的“地址比较单元”,对比文件1和对比文件2的结合并不能得到本申请权利要求1的技术方案。该意见陈述最终被审查员所接受。所以,类似的这种情况中,审查员给出的审查意见由于种种原因并不一定十分准确,对于技术方案的理解也可能不够全面,采用与审查员相同的思路来说服审查员,较容易说清楚分歧所在。
另一种情况是,申请人所陈述的意见没有说服审查员或仍没有澄清某个问题,对申请文件的修改仍没有克服授权的实质性缺陷,这时后续收到的审查意见很可能仍然还是不定性审查意见,需要继续进行修改,也可能通过几个月的审查和答复,仍然悬而未决,或者授权之路漫漫。例如,本申请的权利要求1要求保护的方法包括:判断网络工作路径是否跨环;如果跨环则建立跨环保护路径,该跨环保护路径旁路出环节点和入环节点;将跨环保护路径与工作路径绑定。对比文件公开的方法包括:建立节点i至节点j的工作路径i<—>PS1<—>j;建立节点i到节点j的备份路径i<—>SS1<—>j;当工作路径故障时,采用备份路径进行通信。申请人在第一次审查意见通知书的答复中没有对申请文件进行修改,陈述了本申请权利要求1与对比文件的区别:按照本申请权利要求1的技术方案,在出环节点和入环节点均故障时,仍然能够建立跨环保护路径进行通信;按照对比文件的技术方案,两相邻环的共有节点均故障时,备份路径也同时故障,这时两节点i和j无法进行通信。后续审查意见中,审查员接受了申请人的上述争辩,同时指出了本申请需要克服的其他缺陷并给出了修改建议,具体包括:对权利要求1中出现的出环节点和入环节点的概念进行定义,以满足权利要求清楚的要求等。这时就需要继续进行答复和修改。所以,针对申请文件中存在的具体问题和对比文件的具体情况对审查进行答复,找出与审查员的分歧所在,对于说服审查员接受答复意见,或者为申请人争取进一步修改的机会,是很重要的。
还存在一种情况是,申请人没有准确把握答复和修改方向、没有把握机会及时修改申请文件或者不小心掉进了审查意见的“陷阱”里,这样很可能会在后续收到否定性审查意见,处理难度增大,争辩和修改更艰难。这种情况下,代理人应当与发明人和申请人密切配合,从专利角度给予发明人和申请人以建议和引导,对于给出有说服力的答复和争辩更为有利。不再详细举例。
此外,在涉外案件中,各国的审查和代理实践虽然存在一些不同,但也存在前述的各种情况。例如,在欧洲专利局的审查意见中,对于肯定性、否定性和不定性审查意见也会体现的比较明显。具体来说,对于认为专利申请有授权前景,但可授权性不确定的不定性审查意见,出于节约审查流程和周期考虑,在审查意见中会要求申请人进行形式缺陷的修改,比如引用相关背景技术文献、给权利要求书添加附图标记等,对于实质性缺陷会给出审查员认为的可行修改方式的建议,或者直接将可行的修改方式连同审查意见一并提供给申请人。而对于认为专利申请没有授权前景的否定性审查意见,不会给出上述修改建议。
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