产品权利要求一般要求用产品的结构特征来描述,但在产品的结构难以描述,例如在化学领域,产品的微观结构复杂、难以清楚表征;甚或结构本身并不十分清楚,但有依据可以表明所述产品不同于现有产品的结构和/组成时,则允许借助参数进行表征。对此,《审查指南》分别在II.II-3.2.2关于权利要求书“清楚”的部分,及II.III-3.2.5关于“新颖性”的部分有所规定。
从实践中来看,参数特征常出现于化学材料相关的权利要求中,例如金属材料、树脂粒子、纳米材料等。在这类发明中,通常为了获得某种特定性能,而对原始材料进行特定方法的加工、处理,从而获得在微观结构上发生了新的变化的产品,而这种新产品的鉴定,通常只能通过各种参数特征来实现。在此,参数特征一般是产品结构特征的外在表现方式,一种结构会对应于一个参数值,而一个参数值可能会对应于多种结构,即,结构和参数之间并不是一一对应的关系。因此,当用参数特征对用特定方法制成的具有特定性能的新产品进行表征时,就会出现参数特征所“覆盖”的产品结构可能过广,不能清楚、唯一地“映射”出产品的结构的情况。也就是说,一方面有可能已有产品就处于该参数特征保护范围之中,另一方面,有可能存在处于该参数特征范围内的而非本发明的方法制得的产品的结构,而如果对如此覆盖较广的用参数特征表征的权利要求进行保护,显然对于公众而言是不尽合理的。因此,审查员通常会发出如下审查意见:
以用参数特征表征的产品无法与现有产品相区别(即参数特征也可能覆盖到了现有产品)为由,发出不具有新颖性的审查意见(A22.2);
或者,直接以“不清楚”为由要求加入方法特征来作进一步限定,以确保参数特征加方法特征能特异性地反映出本发明产品的结构(R20.1);
或者,以所述参数特征保护范围过广,得不到说明书支持为由,要求对参数的测量方法等相关条件作进一步限定(R26.4);
或者,以相应的组成、制备方法是发明要解决其技术问题不可缺少的技术特征为由,而要求将所述组成或方法特征加入原权利要求中(R21.2)。
总之,审查员要求对参数特征的范围进行明确和缩小。在此,笔者举出几个实务中遇到的关于参数特征的审查意见及相应答复的实例,以期对上述问题有进一步的认识和探讨。
例1:
权利要求:发泡性苯乙烯系树脂粒子,它是在聚苯乙烯系树脂粒子的表面设置有使交联性单体和苯乙烯系单体聚合而形成的表层,并在其中浸渗易挥发性发泡剂而成的发泡成形用的发泡性聚苯乙烯系树脂粒子,其特征为,将该树脂粒子饱和膨润于四氢呋喃中时的表层厚度为3~100μm的范围,且相对于该树脂粒子的总量,不溶于四氢呋喃的凝胶成分为10~50质量%的范围。
审查员认为:(1)权利要求中的参数特征并不能对产品的结构特征进行充分清楚的表征,而与参数部分结合的方法特征过于概况,因而认为该权利要求不清楚,应该将更具体的制备方法与该权利要求中的参数特征相结合才能对该化学产品进行充分清楚的表征(不符合R20.1)。
(2)权利要求中的参数特征“表层厚度为3~100μm的范围”,根据说明书的记载,是采用特定的测定工序获得的,即本申请限定的“表层厚度”是在特定条件下确定的,因而认为该权利要求得不到说明书的支持(不符合R26.4)。
对于上述意见(1),我们通过研读说明书,认为所记载的方法特征确有过于概况之嫌,加之审查员的意见明确,故建议申请人审慎处理,后经申请人同意而采纳了审查员的意见,将更具体的制备方法(一项从属权利要求中的具体的制备方法)与参数相结合而对其进行表征。
对于上述意见(2),我们建议申请人进行争辩:“由于用物化参数限定的表层厚度(3~100μm)是一个独立的客观特征,它并不依赖于测定工序而存在;而且,本发明所记载的测定工序仅是对测定方法提供的一种方式,并不仅限于此,也就是说,即使是本领域技术人员用其他方法测得的表层厚度,只要其精度在可容许的误差范围内,就是本领域技术人员能够理解并接受的。”
通过上述应答,该申请已获得授权。可见,对于参数特征而言,并不一定要记入并限定其测定方法,《审查指南》中仅规定:“所使用的参数必须是所属技术领域的技术人员根据说明书教导或通过所述技术领域的惯用手段可以清楚而可靠地加以确定的”,因此参数的测定方法并不限于说明书所记载的方法,关键在于用其它方法测定的参数值的误差是否在可容许的范围内,是否是是本领域技术人员能够理解并接受的。
在本例中,申请人接受了审查员的意见将具体的制备方法加入到权利要求中而与参数特征相结合进行表征。应说明的是,视具体情况不同,并非所有的参数特征都必须按审查员的意见加入具体制备方法来限定,试举下例进行说明。
例2
权利要求:发泡性聚苯乙烯系树脂粒子,其是在聚苯乙烯系树脂粒种的表面上设置使含有交联性单体的苯乙烯系单体聚合而形成的聚苯乙烯系树脂外层,在其中浸渗有易挥发性发泡剂而成的发泡成形用的发泡性聚苯乙烯系树脂粒子,其特征为,构成该粒子的聚苯乙烯系树脂的凝胶率为10~50质量%,用四氢呋喃提取出的聚苯乙烯系树脂的重均分子量Mw1和在大致通过粒子重心的面将粒子分割2份后提取出的聚苯乙烯系树脂的重均分子量Mw2的比Mw1/Mw2为0.5~0.8的范围,且该Mw2为15万~40万的范围。
审查员认为,“重均分子量比值及凝胶率”是本发明要达到的目的,而制备条件决定了反应后产物的重均分子量及凝胶率,因此,制备条件是使得树脂粒子达到预期的重均分子量及凝胶率并解决本发明技术问题的必要技术特征(不符合R21.2)。
对此,通过研读说明书,我们发现本发明的目的是得到能够解决“保存油性食品时油成分容易渗出”这一技术课题的发泡成形品。因而建议申请人进行如下争辩:“权利要求是用理化参数具体限定的化学产品,由于通过“重均分子量的比和凝胶率”的参数就可以明确限定该权利要求所述的化学产品,因此,其即为本发明的技术特征从而构成本发明的技术方案。也就是说,只要是该参数所限定的树脂粒子,就可以解决上述本发明要解决的技术问题,实现本发明的目的。因此,仅用“重均分子量的比和凝胶率”这一技术特征,就可以充分构成权利要求的必要技术特征,符合专利法实施细则第21条第2款的规定。”审查员接受了上述意见,该申请已获授权。
总之,用参数特征限定的权利要求往往保护的范围广,因而审查员或要求申请人证明参数特征所限定的产品与现有产品之间存在结构区别(没有新颖性),或以各种理由(不清楚、不支持、缺少必要的技术特征)为由,要求加入方法、组成、测定条件等技术特征。通过上述例子可见,申请人可以根据具体情况来应对,以期在可能的范围内最大限度地争取申请人的利益。当然,上述授权专利还未经确权阶段的检验,仅是笔者经验所及的个案示例,目的在于抛砖引玉,探讨如何实现申请人利益与公众利益的平衡。
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