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上一期 | 总第211期
 
 
 
 
 
 
 
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浅析针对“独立权利要求缺少必要技术特征”
审查意见的答复
文/北京集佳知识产权代理有限公司 石小雨
 

  根据专利法实施细则第21条第2款的规定,独立权利要求应当从整体上反映发明或实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。必要技术特征是指发明或实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征,其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案,使之区别于背景技术中所述的其它技术方案。

  判断某一技术特征是否为必要技术特征,应当从所解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容,而不应简单地将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。缺少必要技术特征只是针对独立权利要求,而且与所要解决的技术问题密切相关。如果独立权利要求的技术方案能够达到本发明的目的,则不缺少必要技术特征。

  因此,当审查意见通知书指出独立权利要求缺少必要技术特征这一实质性缺陷时,仅根据审查意见通知书一般不能确定审查员关于独立权利要求缺少必要技术特征的审查意见是否可以接受,必须认真阅读审查意见、说明书和权利要求书,从背景技术特别是本发明要解决的技术问题出发,在理解说明书的技术内容的基础上,判断独立权利要求所限定的技术特征是否能够解决本发明所要解决的技术问题。

  具体而言,审查员作出“独立权利要求缺少必要技术特征”审查意见的原因一般涉及以下几种情况:

  1. 审查员认为优选实施例为必要技术特征

  独立权利要求采用了上位概念或概念性描述,而审查员认为该上位概念的优选实施例为必要技术特征,应当写入独立权利要求。

  在这种情况下,在答复审查意见时可以陈述目前的独立权利要求的技术方案在本申请中虽然不是最优选的,但是其能够基本上解决本发明所要解决的技术问题。而审查员所指出的“必要技术特征”是在独立权利要求的技术方案基础上的优选实施例,能够更好地解决技术问题并达到更好的技术效果,但却不是必须具备的技术特征。

  2. 审查员认为独立权利要求的前序部分缺少必要技术特征

  虽然有时权利要求并没有明确区分前序部分和特征部分,但可以确定审查员所指出的“缺少的必要技术特征”属于现有技术的内容。

  根据审查指南的规定,在独立权利要求的前序部分中,除写明要求保护的发明或实用新型的技术方案的主题名称外,仅需写明那些与发明或实用新型的技术方案密切相关的、共有的必要技术特征。例如,一项涉及照相机的发明,该发明的实质在于照相机布帘式快门的改进,其权利要求的前序部分只要写出“一种照相机,包括布帘式快门”就可以了,不需要将其它共有特征如透镜和取景窗等照相机零部件都写在前序部分中。

  因此,针对这种情况,在答复审查意见时可以陈述审查员所说的必要技术特征虽然在实现发明创造的过程中是必不可少的,但是如果其本身在专利申请的主题中相对于现有技术未进行任何改进,而且其材料组成、设置方式、位置关系、连接关系或控制关系以及所发挥的作用都对于解决技术问题没有直接作出贡献,这样的技术特征就不应当被认为是必要技术特征。

  3. 审查员认为独立权利要求中的功能性描述缺少必要技术特征

  也就是说,审查员进行了错误的判断,将独立权利要求中的功能性描述得不到说明书的支持的情况误认为是缺少必要技术特征。

  从缺少必要技术特征的角度来看,这种功能性描述也限定了解决技术问题的方案,因为所限定的组成部分能够实现所述的功能,因而也就解决了发明所要解决的技术问题,因此不应当被认为是缺少必要技术特征。

  但是如果这样简单地答复,即使审查员能够接受,也会提示审查员原先的审查意见是不准确的,从而导致审查员再次发出不支持或不清楚的审查意见,这样反而延长了审查程序。

  因此,在这种情况下,在答复审查意见时可以将所述功能的具体技术特征加入独立权利要求中,并阐述修改后的独立权利要求既不“缺少必要技术特征”,也能够得到说明书支持,从而克服了审查员所指出的缺陷。

  除了上述三种情况之外,还应当注意的是,在审查指南中规定,从独立权利要求中删除技术特征从而导致该权利要求请求保护的范围扩大的修改是不允许的。因此,在答复“独立权利要求缺少必要技术特征”审查意见时需要删除独立权利要求的技术特征时,应尽量陈述是对技术方案的修改,删除后并没有扩大保护范围。

  综上所述,对于缺少必要技术特征的审查意见,审查员潜在要求的克服缺陷的方式都是向独立权利要求中加入某些技术特征,以达到缩小保护范围的目的。因此应当努力发现审查意见所存在的问题,争取不向独立权利要求中加入技术特征,只通过意见陈述来说服审查员接受原先的独立权利要求,从而尽量地维护客户的利益。