在专利侵权诉讼中，被告可能的抗辩策略通常包括：滥用专利权抗辩、诉讼主体资格抗辩、诉讼时效抗辩、不视为侵犯专利权抗辩（具体包括权利用尽、先用权、临时过境、科学研究和实验等）、公知技术抗辩、未落入专利保护范围的抗辩、禁止反悔抗辩、专利无效抗辩、非生产经营目的抗辩等等。在上述抗辩策略中，被告采用任何一种抗辩成功，法院通常都会驳回原告的全部诉讼请求。然而在专利侵权的司法实践中，还存在一种有争议的抗辩方式，那就是“合同抗辩”。

　　1、合同抗辩的定义：

　　合同抗辩并没有明确的法律定义，北京市高级人民法院下发的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（以下简称《意见》）第104条规定：合同抗辩，是指专利侵权诉讼的被告，以其实施的技术是通过技术转让合同从第三人处合法取得的为理由进行侵权抗辩。

　　2、合同抗辩的实质：

　　《意见》同时规定：专利侵权中的合同抗辩理由不属于对抗侵犯专利权的理由，只是承担侵权责任的抗辩理由。笔者认为北京高院之所以做出如此规定，其理由在于：根据现行专利法第十一条的明确规定，发明创造被授予专利权以后，除专利法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得为生产经营目的实施其专利。由此可知，专利权主要体现为一种禁止权，没有经过权利人的许可，除法律另有规定外，任何人都负有不得为生产经营目的而实施他人专利的义务，这是一种要求行为人不作为的义务。由此可以看出，虽然专利侵权中的被告可以采用合同抗辩，但是如果这种合同未经权利人的认可，显然是不能对抗专利权人的。因此，笔者认为《意见》中规定合同抗辩不能作为侵犯专利权的抗辩理由，除了本文后面提到的一种例外情形外，这一认识总体上是与现行专利法律体系相一致的。

　　也就是说，在专利侵权诉讼中，即使被控侵权人所实施的技术是通过技术转让合同而合法获得，但如果其实施的技术确实落入了专利权人相应专利的保护范围，那么被告实施该受让技术的行为从法律定性上来说依然是一种专利侵权行为，而对于技术受让人所应承担的法律责任则需要通过其他相关的法律予以认定。因此，合同抗辩的实质不属于不侵犯专利权的抗辩，而仅仅是一种不承担相应法律责任的抗辩。

　　3、合同抗辩的法律依据：

　　现行《合同法》第三百五十三条规定：受让人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的，由让与人承担责任，但当事人另有约定的除外。根据合同法第三百四十二条规定，这里的受让人显然包括了专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同等各种情况下的受让人。

　　《技术进出口管理条例》第二十四条也规定：技术进口合同的让与人应当保证自己是所提供技术的合法拥有者或者有权转让、许可者。技术进口合同的受让人按照合同约定使用让与人提供的技术，被第三方指控侵权的，受让人应当立即通知让与人；让与人接到通知后，应当协助受让人排除妨碍。技术进口合同的受让人按照合同约定使用让与人提供的技术，侵害他人合法权益的，由让与人承担责任。

　　因此，《合同法》与《技术进出口管理条例》的相关规定则成为了专利侵权诉讼中技术受让人进行合同抗辩的直接法律依据。

　　4、合同抗辩与责任承担：

　　根据《合同法》第三百五十三条的规定，按技术转让合同的约定而实施受让技术的受让人在被控专利侵权时，可以基于该技术转让合同而提出合同抗辩，并免于承担相应的侵权责任，但是如果在技术转让合同中双方约定了这种侵权责任的承担方式，则应当按照该合同约定来承担责任。

　　《技术进出口管理条例》第二十四条的规定相比较《合同法》第三百五十三条的规定而言，似乎在更大程度上保护了技术进口方（受让人）的利益。笔者认为这也许是立法者在立法时充分考虑到我国的许多企业在技术进口的谈判过程中缺乏相关的经验，因而往往处于弱势地位。在这种形势下，为了充分保护国内企业在进口相应技术时的合同权益，降低其潜在的法律风险，立法者直接通过立法来规定，不管合同双方在技术进口合同中是否存在关于实施该转让技术而导致侵权的法律责任分担方面的特别约定，一旦进口方按照约定实施受让技术被认定侵权时，一概由让与人承担责任。也就是说，为了保护国内企业的利益，技术进口合同中不得约定关于实施该转让技术而导致侵权的法律责任分担方式，即使有了约定，由于这种约定本身违法而必然属于无效条款。由此可知，专利侵权诉讼中，如果被告以技术进口合同作为免于承担专利侵权责任的抗辩，法院应当予以支持。

　　然而，北京市高级人民法院的《意见》105条规定：技术转让合同的受让方按照合同的约定实施受让技术，侵犯他人专利权的，合同的转让方与受让方构成共同侵权。在合同双方作为专利侵权诉讼的共同被告时，除合同另有约定外，在确定责任时，应当由转让方首先承担侵权责任，受让方承担一般连带责任。根据这一规定，即使技术受让方完全按照合同约定而实施受让技术，只要被认定为侵权，受让人至少需要承担一般连带责任。笔者认为：这一规定似乎与《合同法》以及《技术进出口管理条例》的相关规定都存在冲突。因为在法律法规对于侵权责任的承担有明确规定的情况下，显然应该根据法律法规的明确规定进行裁判。如前所述，立法层面之所以通过法律规定有条件或无条件免除技术受让人的侵权责任，主要原因是考虑到技术交易中的受让方往往处于明显弱势的地位，而技术转让方基于诚实信用的交易原则，显然应当向受让方明示实施所转让技术可能存在的侵权风险，并明确约定合同双方如何分担由此而可能导致的侵权责任，如果没有约定，则视为转让方故意隐瞒了相关对自己不利的事实，那么在这种情况下，转让方必然应当对自己所提供的技术承担相应的权利瑕疵担保责任。而对于技术进口合同，立法者则更进一步加强了对于作为技术受让方的国内当事人的保护。

　　5、诉讼中如何追加转让人作为诉讼当事人：

　　通过前面的分析可知，如果在专利侵权诉讼中，被告进行合同抗辩，则可能会涉及到是否应当追加技术转让方作为诉讼当事人的问题。对此，北京市高级人民法院的《意见》106规定：专利侵权诉讼中的被告以合同抗辩的同时，要求追加合同的转让方为共同被告的，如果原告同意追加，则应当将合同的转让方追加为共同被告；如果原告坚持不同意追加，在合同的受让方承担侵权责任后，可以另行通过合同诉讼或仲裁解决合同纠纷。对于北京高院的这一规定，笔者认为在一定程度上是值得商榷的。

　　首先，作为权利人的原告在得知被控侵权技术是由他人转让给本案被告时，应当有权直接申请追加技术转让方作为本案的共同被告，并且要求技术转让方依法独立承担全部侵权责任。否则，根据前述相关法律规定，如果被告合同抗辩成功，虽然法院会认定其同样构成专利侵权，但是却不能判定其承担相应的法律责任。此时，对于提起诉讼的原告来说，其被侵犯的专利权显然不能得到充分的救济。因此，作为原告显然是有权独立申请法院追加技术转让方作为共同被告的。

　　其次，基于同样的道理，作为技术受让方的被告当然也可以申请法院追加转让方作为共同被告或者有利害关系的第三人，而且不需考虑本案原告是否同意。否则，如果按照北京市高级人民法院上述《意见》的规定，作为技术受让方的被告则只能首先承担相应的专利侵权责任，然后再通过合同法律关系转移相应的法律责任。这样的操作方式一方面与现行法律规定的责任承担方式相冲突，另一方面浪费了司法资源并加重了技术受让方的诉讼成本。

　　最后，根据《民事诉讼法》第五十六条的规定：对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利义务。因此，在涉及到合同抗辩的专利侵权诉讼中，技术转让方完全可以主动向法院申请作为本案中有利害关系的第三人参加诉讼或者由法院主动通知其参加该专利侵权诉讼。否则，技术转让方如果不能参加到该专利侵权诉讼程序中，而技术受让方由于可以通过合同法律关系或者直接的法律规定来转移侵权责任，所以很可能就会导致技术受让方在侵权诉讼中不积极进行抗辩或者怠于行使相关的诉讼权利，从而间接损害技术转让方的相关权益。

　　6、例外情形：

　　经过前面的分析可知，在通常情况下的专利侵权诉讼中，根据《合同法》以及《技术进出口管理条例》的规定，虽然作为技术受让方的被告依然会被法院认定为构成专利侵权，但是却可以免于承担相应的侵权法律责任。然而在司法实践中可能会存在以下例外情形：

　　（1）受让方明知实施受让技术会构成专利侵权：

　　根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十二条第二款规定：当事人双方恶意串通或者一方知道或者应当知道另一方侵权仍与其订立或者履行合同的，属于共同侵权，人民法院应当判令侵权人承担连带赔偿责任和保密义务，因此取得技术秘密的当事人不得继续使用该技术秘密。虽然这一规定是针对技术秘密转让合同的，但是笔者认为关于认定恶意串通双方当事人构成共同侵权以及应当承担连带赔偿责任的规定同样适用于其他技术转让合同的情形。理由很简单，如果技术受让方明知其实施受让技术必然会侵犯第三人专利权，那么主观上具有故意，所签订的技术转让合同仅仅是“以合法形式掩盖非法目的”而已。否则，如果侵权人刻意与一个不具有相应赔偿能力的小公司签订技术转让合同，在侵权诉讼中声称被控侵权该技术受让于这个小公司，就可以变相逃避相应的侵权赔偿责任。因此，如果权利人有证据证明技术转让合同的受让方明知其实施受让技术会构成专利侵权，则可以主张技术转让的双方当事人承担连带赔偿责任，而不仅仅是由技术转让方来承担全部侵权赔偿责任。

　　（2）专利权人滥用其许可权：

　　众所周知，专利的许可分为独占许可、排他许可、普通许可三种许可方式，而独占被许可人作为利害关系人可以独立提出专利侵权诉讼。因此在实践中就存在这种可能性，专利权人将其某专利首先独占许可给某甲公司，在甲公司独占实施该专利的过程中，专利权人又将其该专利以普通许可的方式许可给某乙公司，前后的两次许可都没有进行专利实施许可合同的备案。在这种情况下，当甲公司发现乙公司也在实施该专利技术时，虽独立起诉乙公司构成专利侵权，但在应诉的过程中，乙公司向法院提交了其与该专利权人之间的普通许可实施合同而进行合同抗辩。在这种情况下，法院通常会认定由于甲公司与该专利权人签订的独占许可合同没有进行备案，所以不能对抗与该专利权人存在普通实施许可关系的乙公司（善意第三人），乙公司的被控行为经过了专利权人的许可，因此不构成专利侵权。在这种情况下，甲公司则只能通过合同法律关系向该专利权人主张相应违约法律责任。

　　（3）受让方未按照技术转让合同约定的实施行为：

　　在部分专利侵权案中，如果作为技术受让方的被告严格按照技术转让合同的约定来实施受让技术就不会导致侵犯他人的专利权，但往往因为技术受让方擅自超出合同约定而在元首让技术方案的基础上又另外附加了其他技术特征，因此就技术受让方得总体行为而言就构成侵犯他人专利权。在这种情况下，显然应当由技术受让方独自承担专利侵权的法律责任，而与技术转让方无关。比较典型的情形可能是：技术转让方甲公司作为某一基本专利的专利权人将其基本专利许可给受让方乙公司实施；丙公司在甲公司基本专利的基础上进行了后续的改进，并获得了相应的从属专利；乙公司在实施所受让的基本专利时又进行了后续改进，但是改进时间在丙公司申请从属专利的申请日之后；于是丙公司起诉乙公司侵犯其从属专利权。这种情况下，显然就只能要求乙公司独立承担侵犯该从属专利权的法律责任，而与作为技术转让方的甲公司无关，理由是因为乙公司所实施技术方案本身已经超出了其与甲公司之间的合同约定。