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上一期 | 总第223期
 
 
 
 
 
 
 
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浅谈专利申请中的发明人与专利代理人
文/北京集佳知识产权代理有限公司 畅文芬
 

  随着知识产权制度在中国的发展,企业及个人都逐步认识到了专利的重要性和紧迫性,因此越来越多的企业和个人都想以最快的速度将自己的研发成果转化为专利。众所周知,一个专利的诞生是与发明人的努力分不开的,这也使得许多人认为仅仅发明人就可以完成一个专利的研发和申请,而不清楚专利代理人在专利申请中充当的角色。

  那么专利代理人在专利申请中的作用是什么?发明人自己申请专利又存在哪些弊端呢?笔者根据实践经验总结为以下几点:

  第一、发明人和专利代理人所处的领域不同,从而使得发明人和专利代理人对一个技术方案的认识的角度不同。

  发明人通常是技术研发人员,而其研究的领域通常是一个很专的领域,例如发明人在一个汽车企业,那么其研发通常是针对汽车进行的,因此其考虑的也仅仅是在应用在汽车上的发明。例如,为了解决汽车座椅的不可调节问题,其研究了一种可升降的汽车座椅,其具有升降装置,那么发明人可能仅仅考虑到要保护一种具有这种升降装置的汽车座椅,而不会去考虑这种升降装置是否可以应用在其它的与汽车不同或者不相关的领域,例如电脑椅或者千斤顶。通常情况下,如果发明人去撰写专利申请的话,权利要求书中可能仅仅是保护汽车座椅,那么一旦别人将这种升降装置应用在电脑椅或者千斤顶上就不会对其侵权,从而可以看出,这样保护的范围大大缩小。

  因为专利代理人不是该领域的技术研发人员,并且专利代理人受过专业的学习和训练,因此在接触发明人提供的技术方案时,不会局限于发明人所处的领域,而会考虑该技术方案能否应用到其它的技术领域中,从而将该技术方案延伸到相关领域,甚至完全不同的领域。例如对于汽车座椅的升降装置,专利代理人通常会考虑该升降装置是否还能应用到其它产品中,从而可以将该升降装置延伸到电脑椅、千斤顶或其它产品中。因此专利代理人可以从解决问题的角度出发,对发明人提供的技术方案进行扩展,将保护的范围扩大,例如,就汽车座椅升降装置的发明,要求保护一种升降装置,这样保护的范围就涉及任何使用该升降装置的产品,而不仅仅局限于汽车座椅,从而在该发明获得专利权之后就获得了更大的保护范围。

  第二、因为专利代理人专业从事知识产权保护领域的工作,所以对专利法更熟悉,因此在专利申请文件的撰写中,专利代理人对专利保护范围的确定会把握得更准确。

  在专利法第二十六条第四款对专利申请文件的法律效力作了明确的规定:“权利要求书应当以说明书为依据,说明要求保护的范围”。为了确保专利制度的正常运行,权利要求书用来确定专利权的保护范围,也就是说权利要求书中所要求保护的技术方案包含的技术特征表明了要求专利保护的范围,也就是日后进行侵权判定的依据。

  发明人是技术研发人员,因此通常关注的是技术方案本身,为了取得更好的技术效果,会在一个技术方案中提供多个发明点,也就是说为了解决一个技术问题进行了多项改进。例如,我们常用的一个电脑椅的发明,通常包括了多个发明点:电脑椅的升降装置、电脑椅的旋转装置、电脑椅的移动滑轮装置和电脑椅的靠背调节装置等等。但发明人在研发得到电脑椅的技术方案之后通常认为将这些技术特征结合起来才能达到一个可操作、效果最好的电脑椅。

  在我们的工作中发现,发明人通常不愿意将这些发明点拆开,他们认为拆开就不是最好的技术方案,甚至有的发明人认为拆开就不是他们的发明。可想,如果让发明人自己来撰写专利申请文件,则很容易存在下述两种情况:第一,将包括了全部发明点的技术方案作为一条独立权利要求保护,例如将电脑椅的升降装置、电脑椅的旋转装置、电脑椅的移动滑轮装置、电脑椅的靠背调节装置等等写到一条独立权利要求中,这样就使得该专利申请的范围被限定到包括了上述全部发明点的技术方案,那么如果其他人制造的产品仅仅利用了一个发明点,例如电脑椅的升降装置,则不构成侵权;第二,将包括了一些非必要的技术特征和发明点的技术方案,作为一条独立权利要求保护,例如将电脑椅的方形椅座和电脑椅的升降装置写到同一条独立权利要求中,,可见电脑椅的椅座形状跟本发明无关,是非必要技术特征,这样就使得该专利申请的范围被限定到包括了电脑椅的方形椅座和电脑椅的升降装置的技术方案,那么如果其他人制造的产品仅仅利用了一个电脑椅的升降装置,而没有使用方形椅座,则不构成侵权,从而可以看出上述两种情况实际上就使该发明损失了很大的范围。

  在以往的侵权案件中也存在这样的案例,发明人发现了与其很类似的产品,但在提出侵权上诉过程中,由于在专利申请文件的一条独立权利要求中包括了全部的技术特征,致使被告人在仅做了很小的改动后就避开了该专利,例如电脑椅的专利中,对于第一种情况只要被告人将电脑椅的移动滑轮装置进行改进,那么就不在本发明的保护范围内。

  在撰写专利申请文件时,专利代理人通常首先会从解决的技术问题出发,找出该技术方案的主线,整理出解决问题的必要技术特征,而将非必要特征去除,然后在一条独立权利要求中写入构成一个能够解决该技术问题的完整方案的必要技术特征。例如在电脑椅的技术方案中,如果电脑椅的升降装置、电脑椅的旋转装置、电脑椅的移动滑轮装置、电脑椅的靠背调节装置都是发明人的发明,那么专利代理人会将其解决的技术问题拆分为升降问题、滑动问题、旋转问题等等几个问题,将和每个问题对应的一个技术方案作为一个专利保护,这样就为该专利获得了最大的保护范围。例如,将电脑椅的升降装置的必要技术特征写进独立权利要求,而不将电脑椅的旋转装置、电脑椅的移动滑轮装置、电脑椅的靠背调节装置,或者电脑椅的方形椅座写入该独立权利要求中,这样在侵权的案件中,只要被告人具有该电脑椅的可升降装置就构成侵权。同样,还可以将电脑椅的旋转装置、电脑椅的移动滑轮装置、电脑椅的靠背调节装置再作为另外的专利来申请,这样不仅使与该电脑椅的相关的技术方案得到了全方位的保护,而且获得了最大的保护范围。

  第三、因为专利代理人对专利法及相关规定更熟悉,因此对专利法中关于专利申请文件的要求更加熟悉,这样为该专利申请的授权创造了有利条件。

  专利法及相关规定中又对专利申请文件的要求进行了限定,例如专利法二十六条第三款:“说明书应当对发明或者实用新型做出清楚、完整的说明,以所述技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。”另外专利实施细则第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十八条……都对专利申请文件作了规定。

  因为发明人的本职工作是技术研发,因此对专利法及相关规定可能不熟悉,在我们的工作中发现,一种情况是发明人认为其技术方案中的具体参数、实验数据或者原理是技术秘密,不愿意公开,这样如果把握不好就可能造成公开不充分。例如,有的技术方案完全是靠实验获得,但没有实验结果的数据,使得在审查过程中不能判断该技术方案是否能获得预期的效果,或者发明人不公开该技术方案实施的实验参数,这样会使本领域技术人员无法实施。而有的申请文件中不写明原理,而该原理又不是本领域技术人员公知的,这样也同样会造成在审查过程中不能判断该技术方案是否能获得预期的效果,或者发明人不公开具体的实施方式,使本领域技术人员无法实施。上述原因都会造成该技术方案不能被授权,而且该技术方案也已经被部分公开,使他人容易效仿,这样就使得申请人蒙受很大损失。

  另一种情况是,发明人可能把所有的技术细节都公开了,这样又会造成将不能获得保护的内容也全部进行了公开,一旦公开后很容易被效仿,同样也使得申请人蒙受损失。

  在我们和发明人沟通中还发现,有的发明人不熟悉专利法,提供的图片是照片或者带有底色,很不清楚,这样会为专利申请过程造成麻烦,例如需要反复的补正,影响获得授权的时间,或者根本不能补正,造成专利申请的失败。

  因为专利代理人对专利申请文件的相关规定都比较熟悉,可以高效地撰写符合专利法规定的专利申请文件,避免了一些不必要的补正,而且专利申请文件格式符合规定也为审查员的审查带来方便,这些都为专利申请的授权赢得了时间,而且授权的几率也大大提高。

  第四、发明人和专利代理人分工明确,有利于提高工作效率。

  发明人是技术研发人员,因此发明人如果还要花大量的时间去研究专利法及相关规定,以及专利申请中的实务,就会造成发明人的精力分散,浪费发明人的时间,从企业的效率角度来讲,分工不明确也会造成企业效率下降。而发明人潜心研究技术方案,专利代理人来处理专利申请的相关事物,这样就提高了专利申请的效率,从技术方案的研发到专利权的获得所需的时间大大缩短。

  其实,除了上述的几点之外,还有很多方面能够体现专利代理人处理专利申请要比发明人更加熟练、高效,例如在专利审查答复审查意见中,对于审查意见的理解和答复,以及与审查员的沟通中,由于审查员都是从专利法角度出发,因此如果对专利法不熟悉,就很难在沟通中明确审查员的意图。

  总之,在专利申请中发明人与专利代理人所扮演的角色是完全不同的,只有分工明确,相互配合,才能高效地完成高质量的专利申请,为专利权的获得创造条件。